05 Ene TIFFANY VS COSTCO. CASO FASHION LAW 2021
CONOCE EL CASO QUE HA ENFRENTADO A LA FIRMA DE JOYERÍA TIFFANY CON LA EMPRESA DE RETAIL DE GRAN CONSUMO COSTCO.
En esta entrada conoceremos uno de los casos más largos y relevantes de Fashion Law que enfrentó a la icónica firma de joyería Tiffany con el retailer de gran consumo Costco. Este caso inició en el año 2013 cuando Tiffany demandó a Costco por comercializar anillos de un diamante como si fueran de Tiffany.
El caso pasó por diversas etapas, hasta que finalmente en 2021, Tiffany, ahora perteneciente al conglomerado LVMH, y Costco llegaron a un acuerdo que le puso fin a este largo conflicto. Así que comencemos a conocer más detalles este caso.
CONOCE A LA PARTE DEMANDANTE: TIFFANY & CO.
Tiffany & Co es la casa de joyería por excelencia de los Estados Unidos. Fundada en el año 1838 por Charles L. Tiffany y su socio J.B. Young, entonces denominada Tiffany & Young, que se dedicaba a la comercialización de artículos de platería y porcelana, ubicada en Broadway, Nueva York. Pocos años después se unió otro socio.
Sin embargo, en el año 1853, Charles Tiffany quedó con el control total de la empresa, cambiando su denominación a Tiffany & Co, dedicada a la comercialización de joyas, debido a que Charles Tiffany comenzó a adquirir las joyas de los exiliados aristócratas franceses.
En el año 1886, Tiffany lanzó al mercado su popular Setting, el anillo de compromiso cuya montura es de un solo diamante, el cual se distingue de los anillos de compromisos recargados de la época donde el diamante estaba “insertado” en el anillo.
Este modelo de Tiffany se convirtió en todo un éxito justamente porque permitía que el diamante destacara en todo su esplendor, convirtiéndose en un icono de los anillos de compromiso, y convirtiendo a Tiffany en todo un emblema del amor y romance. Además, también es reconocida por su distintivo color azul, el cual ya es una marca comercial registrada, y por la película “Desayuno con Diamantes” protagonizada por Audrey Hepburn.
En el año 2021, Tiffany & Co fue adquirida por el gigante francés del lujo LVMH, por un monto de 15,8 mil millones de dólares, convirtiéndose en la nueva joya de la corona de dicho conglomerado, y que está buscando atraer a un consumidor más joven gracias a su colaboración con Supreme y que también tiene a la pareja conformada por Beyonce y Jay Z como sus nuevos embajadores.
CONOCE A LA PARTE DEMANDADA: COSTCO
Costco Wholesale Corporation es una empresa fundada en el año 1976, por James Sinegal y Jeffrey Brotman, en un principio denominada Price Club, dedicada a la venta por suscripción de artículos sobrantes o fuera de temporada de marcas de prestigio a precios competitivos.
En el año 1997, la empresa cambió su denominación a Costco Wholesale Corporation. En la actualidad, tiene un estimado de 803 locales alrededor del mundo, convirtiéndose en la cadena de ventas del tipo club más relevante del mundo, y la segunda cadena de retailer minorista más relevante del mundo (siendo la primera Walmart) y por delante de Carrefour.
Costco ha tenido problemas legales con otras empresas de artículos de lujo, como la relojera Omega, por la comercialización de sus artículos, logrando salir victoriosa.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE TIFFANY VS COSTCO.
Los origines del conflicto datan de noviembre de 2012, cuando una clienta informó a Tiffany que en el local de Costo, ubicado en Huntington Beach, California, se estaba comercializando anillos como si fueran los famosos anillos de un solo diamante de Tiffany.
Posteriormente, Tiffany continuó investigando a Costco descubriendo que los vendedores de los locales de Costco promocionaban los anillos como de Tiffany. Costco estuvo muchos años refiriéndose a los anillos como si fueran de Tiffany dentro de sus locales, pero no en su página web, lo que le permitió escapara del monitoreo de la empresa de joyería.
En diciembre de 2012, Tiffany & Co envió una carta de cese de uso a Costco para que dejara de usar la marca Tiffany en los anillos que comercializaba. Costco en un principio aceptó dejar de usar “Tiffany”, sin embargo, en la práctica, no lo cumplió.
LA DEMANDA DE TIFFANY.
En vista de que Costco seguía haciendo uso del término Tiffany, Tiffany & Co presentó demanda contra Costco Wholesale Corporation, el día 14 de febrero de 2014 (fecha bastante simbólica para Tiffany), ante un Tribunal de Nueva York, alegando que durante más de 175 ha estado usando la marca Tiffany en relación a artículos de joyería, porcelana, platería, cristales, entre otros (en este punto es preciso recordar que en los Estados Unidos el derecho sobre una marca nace por su uso y no por su registro).
En este sentido, Tiffany alegó tener los registros marcarios “Tiffany”, “Tiffany &Co”, “Tiffany Blue Box”, “T&CO”, entre otras, todas en conexión a artículos de joyería. Debido al intenso uso que Tiffany ha hecho de estas marcas, las mismas se han convertido en marcas notorias no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo, siendo una de las marcas más relevantes de la joyería en general.
Costco hizo uso de la marca Tiffany sin autorización de la empresa promocionándolos como si los fueran, con la intención de hacer creer al público que son de la casa, o que existe alguna conexión o asociación entre Tiffany y Costco, incurriendo en infracción de marcas y en competencia desleal, establecidas en el Lanham Act (la ley federal que rige la materia de marcas en Estados Unidos) como las leyes del Estado de Nueva York.
Por ello, Tiffany solicitó al Tribunal que ordene que Costco se abstenga de hacer uso de las marcas de Tiffany o alguna referencia a ellas, la destrucción de todo el material publicitario donde aparezca la marca Tiffany o similares, y el pago de una indemnización por una cantidad estimada en un mínimo de 2 millones de dólares.
En su contestación, Costco alegó el anillo que comercializa se conoce como el “Setting de Tiffany”, que es un término genérico que designa al anillo de un solo diamante que usualmente se otorga como anillo de compromiso. De esta forma, Costco retó el carácter distintivo de Tiffany como marca comercial, por lo que cualquiera podría usar el término Tiffany ya que es una denominación usual para los anillos de un solo diamante.
En septiembre de 2015, la jueza que conoció el caso dictaminó que las evidencias presentadas por Costco no fueron suficientes para demostrar el carácter genérico de Tiffany, además, de actuar de mala fe al momento comercializar los anillos como si fueran de Tiffany, por lo que condenó al pagó de la cantidad de 13,8 millones de dólares (cantidad que después fue aumentada a 21 millones de dólares) y la prohibición de usar el término Tiffany o alguna de sus marcas registradas.
LA APELACIÓN DE COSTCO.
En el año 2017, Costco presentó apelación a la decisión en su contra ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. En esta ocasión Costco mantuvo su argumento de que el “Setting Tiffany” se trata de la denominación del anillo de un solo diamante de compromiso, por lo tanto, no estaba infringiendo los derechos de marcas de Tiffany, además, el público que ha adquirido los anillos sabe que no provienen de Tiffany, por lo que no hay ninguna conexión entre ambos. Además, alegó que se le negó el derecho a un juicio con jurado.
En este sentido, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito le dio la razón a Costco, alegando que, en efecto, Settin de Tiffany es loa denominación de un tipo de anillo creado en el anillo 1886 por Tiffany, y así se demuestra en publicaciones tales como revistas y diccionarios que han hecho referencia a este tipo de anillos como Setting Tiffany.
En este sentido, el Tribunal revocó la sentencia y devolvió el caso a primera instancia para la repetición del juicio, esta vez con un jurado.
EL ACUERDO ENTRE TIFFANY Y COSTCO.
A pesar de que la vocería de Tiffany manifestó estar preparada para un nuevo juicio, ya en los medios se estaba rumorando que las partes estaban negociando. Además, Tiffany salió a la venta, siendo adquirida por el conglomerado LVMH, sin embargo, la adquisición se volvió bastante engorrosa con amenazas de demanda entre Tiffany y LVMH. Al final, las aguas siguieron su cauce siendo la casa de joyería adquirida por el gigante francés en enero de 2021.
Una vez verificada la entrada de Tiffany al conglomerado, una de las cosas que hizo la nueva gerencia de Tiffany fue prescindir de su equipo legal y contratar uno nuevo.
En este sentido, ambas partes, finalmente, llegaron a un acuerdo extrajudicial que le puso fin al conflicto, solicitando ambas partes al Tribunal que le pusiera fin al caso. Los términos del acuerdo entre Tiffany y Costco son confidenciales, sin embargo, lo único que se sabe es que Tiffany no podrá demandar a Costco nuevamente por el mismo motivo.
Sin duda este es uno de los casos insignias del Fashion Law, debido a que nos muestra como a veces la gran fama de una marca trasciende a su empresa de origen para convertirse en denominación usual del producto, siendo esto conocido como vulgarización de la marca. Por ello, las marcas tienen que ser muy cuidadosas en su marketing de los productos, ya que a veces el intento por posicionar la marca es tan agresivo que se convierte en sinónimo del producto en el consumidor.
PARA LEER LA DEMANDA DE TIFFANY A COSTCO HACER CLIC AQUI (EN INGLÉS)
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