19 Ene HERMÈS GANA CASO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES EN ITALIA 2022
En esta entrada conoceremos el caso en el cual la casa de lujo Hermès logró que el diseño de los icónicos bolsos Kelly y Birkin fueron reconocidos tanto como marcas tridimensionales y ratificando que han adquirido una distintividad por lo que pueden ser protegidas como marcas comerciales, según la más alta instancia de la justicia italiana.
Este caso es una muestra de que para poder registrar el diseño de un producto como marca registrada, lo importante es el reconocimiento que tenga y que el diseño tenga un elemento que lo haga. Asī que vayamos conociendo los detalles de este caso, cuya decisión final lo que hace es confirmar que los diseños Kelly y Birkin han alcanzado un nivel de reconocimiento y fama alrededor del mundo.
LOS BOLSOS KELLY Y BIRKIN DE HERMÈS
in duda estos bolsos le han dado a la casa francesa Hermès el aura de sofisticación y lujo que caracteriza a esta empresa. En este sentido, haremos un breve recuento de la historia de ambos bolos, comenzando con el Kelly.Como ya es conocido, la denominación del bolso Kelly es un homenaje a la actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly, quien fue fotografiada usando el bolso de la empresa en varias ocasiones, sobre todo en su época como princesa.
Pero este la historia de este bolso comienza mucho antes que el bolso se hiciera famoso gracias a Grace Kelly, por cuanto el diseño fue creado por Robert Dumas en 1930, inspirándose en su diseño en las bolsas de sillín que se usan en el mundo ecuestre (la raíces de Hermès se encuentran en el mundo ecuestre), teniendo la denominación Le Torpedo.
El bolso se caracteriza por su forma de trapezoide y un diseño muy sencillo, pero sofisticado y sin ningún tipo de logotipo. En 1954, la entonces actriz Grace Kelly adquirió este modelo, el cual se volvió famoso cuando en una foto la ya princesa usó el bolso para ocultar su embarazo que aún no era oficial. Debido a la asociación que se hizo entre la actriz y el bolso, la empresa decidió renombrar el bolso como Kelly.
Por su parte, el bolso Birkin tiene su origen en un encuentro que durante un vuelo tuvieron la actriz y cantante Jane Birkin y Jean-Louis Dumas, CEO de Hermès. En el encuentro, Birkin le dijo a Dumas que era muy difícil encontrar un bolso que sea práctico para su día a día como madre pero que a la vez fuera elegante.
Con las indicaciones de la actriz fue creado el bolso en 1984, llevando como denominación Birkin, el apellido de la actriz Rápidamente el bolso se convirtió en un sinónimo de lujo y glamour. Debido a que la demanda supera su producción, para hacerse con este bolso hay que anotarse en una lista de espera y demostrar que se cuenta con los medios para adquir el bolso.
Tanto el Kelly como el Birkin están confeccionados con los mejores materiales del sector, y ensamblados a manos por artesanos. Esto garantiza su lujo y exclusividad. Estos bolsos han sido usados por celebridades de todas las áreas, bien sean cantantes, actrices, modelos, socialités y hasta miembros de la realeza.
LA PROTECCIÓN DE LOS BOLSOS KELLY Y HERMÉS
Debido a la fama y relevancia que han alcanzado en el sector de la moda, es indudable que Hermès buscaría la protección de sus más importantes activos a través de la propiedad industrial. En este sentido, la primera protección de estos bolsos se hizo a través de la figura de la patente de diseño o diseño industrial, en el cual se protege la parte ornamental de un producto utilitario, siempre y cuando no sea funcional y sea novedoso.
Sin embargo, la protección de la patente de diseño es limitada, porque llega un momento en el cual el diseño pasará al dominio público. Entre esta y otras razones, es que ha surgido el registro de marcas tridimensionales, es decir la protección como marcas de diseño, envases o paquetes.
En este sentido, Hermès no ha perdido el tiempo y ha logrado el registro como marca de los diseños de los bolsos Kelly y Birkin en Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Japón. Pero lograr el registro como marca de un objeto no es una tarea fácil, ya que el objeto debe tener un diseño original y posicionarse en la mente del consumidor como proveniente de una empresa determinada.
EL PLEITO DE HERMÈS EN ITALIA
Ahora bien, el caso comenzó en 2009 cuando Hermès presentó demanda contra la empresa italiana Buti di Buti Amerigo (Buti), una empresa toscana que se dedica a la comercialización de peletería y accesorios. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Florencia y en ella, la empresa francesa de lujo acusa a Buti de cometer actos de infracción de marcas y de competencia desleal.
En relación a la infracción de marcas, Hermès alega que la empresa italiana está infringiendo las marcas tridimensionales consistentes en los diseños de los bolsos Kelly y Birkin, al comercializar, sin su autorización, los bolsos que imitan los diseños de los mencionados bolsos, los cuales son exclusivos de Hermès. Los diseños de los bolsos Kelly y Birkin se encuentran protegidos como marcas tanto a nivel europeo como a nivel interno (italiano), como ya se mencionó previamente.
En cuanto a los actos de competencia desleal debido a que se aprovecha de la fama lograda por los bolsos Kelly y Birkin de la empresa francesa con la intención de hacer creer la público que se trataban de los productos de la empresa francesa o que son productos autorizados por ella.
Por su parte, la empresa demandada en su contestación de la demanda alego que no esta cometiendo infracción de marca debido a que las marcas tridimensionales de Hermès no eran validas, ya que carecían de distintividad. El Tribunal que conoció el caso le dio la razón a la empresa demandada, alegando que las marcas tridimensionales de Hermès no eran validas, debido que carecían de distitividad, ya que no se trataban de modelo novedosos, por lo tanto el público no podía asociar dichos bolsos con una empresa determinada.
Hermés presentó apelación de esta decisión ante el tribunal superior de Florencia. Sin embargo, dicho Tribunal mantuvo la decisión de primera instancia, alegando que Hermès no pudo presentar pruebas concluyentes de que los diseños de los bolsos Kelly y Birkin han adquirido distintividad en el público.
EL RECURSO DE HERMÈS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE ITALIA
Con estos reveses judiciales, Hermès no se quedó con los brazos cruzados, por lo que presentó recurso ante el Tribunal Supremo de Italia (Corte Suprema Di Cassazione), la instancia mayor de las justicia italiana. En su recurso, Hermès alegó que los Tribunales no tomó en cuenta las pruebas que presentó, tales como niveles de venta, campañas publicitarias y reseñas de medios. Además, la empresa que demandó debió ser la que presentara las pruebas de la falta de distintividad de las marcas tridimensionales de Hermès.
En Diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Italia emitió su decisión en relación a este caso. En este sentido, el Tribunal destaca el art.9 del Código de la Propiedad Industrial de Italia establece los requisitos que deben tener los objetos tridimensionales para ser registrados como marcas, que señala que un objeto que esté constituido exclusivamente por la forma natural del producto, por partes que sean imprescindibles para su funcionamiento y que de una ventaja sobre sus competidores, no puede ser registrado como marca tridimensional.
En este sentido, el Tribunal Supremo italiano en su decisión estableció que Hermès, al momento de presentar las solicitudes de registro de los diseños de los bolsos Kelly y Birkin, demostró ante la Oficina de Marcas de Italia que reunía los requisitos para obtener los registros como marcas tridimensionales.
Además, el Tribunal Supremo italiano tomó en cuenta las pruebas presentadas por la casa Hermès, considerando que las mismas demostraban que los marcas tridimensionales son distintivas debido a la relevancia que tienen en el público consumidor, ya que las asocia con la empresa. El Tribunal también hizo mención a que la empresa demandada por Hermès, Buti, no presentó pruebas concluyentes en relación a la falta de distintividad de las marcas tridimensionales de Hermès, siendo que fue la parte que alegó la invalidez de las marcas.
Por ello, Buti no cumplió con el deber de presentar pruebas de sus alegaciones, tal como lo menciona la legislación italiana. Además, el Tribunal también menciona que documentos como las encuestas y los niveles de ventas son considerados como pruebas para demostrar la distintividad de un producto, sin embargo, no deben ser las únicas, ya que se deben tomar en cuenta situaciones como el carácter no convencional de la marca y la habilidad que tiene para ser asociada con la empresa.
Por todo lo expuesto, el Tribunal Supremo italiano declaró con lugar la apelación presentada por Hermès, por lo que sus marcas tridimensionales correspondientes a los diseños de los bolsos Kelly y Birkin se mantienen vigentes. Poniendole fin a un pleito que duró más de 10 años.
Sin duda otra victoria para la casa francesa de lujo Hermès que garantiza su exclusividad sobre sus dos bolsos más relevantes. Pero también este caso, aunque resultó en una victoria para la casa francesa, nos demuestra que el registro de las marcas tridimensionales sigue siendo un tema complejo y que solo unas pocas empresas han logrado proteger sus objetos como marcas.
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