TOUS VS ZHEIJANG CHINA. STGUE DE 7 DE JULIO DE 2021

19 Jul TOUS VS ZHEIJANG CHINA. STGUE DE 7 DE JULIO DE 2021

CONOCE EL CASO ZHEJIANG CHINA BEST IMPORT- EXPORT- TOUS.

La empresa Tous en su litigio con la empresa Zheijang China ha protagonizado un nuevo caso de Fashion Law europeo.

El 7 de julio de 2021 el Tribunal General de la UE (TGUE) emitió la sentencia relativa a un procedimiento de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado que había instado la empresa Tous. El Tribunal ha rechazado el recurso presentado por Tous contra la decisión de la EUIPO, permitiendo así que el registro de la lámpara con forma de oso siga vigente (diseño nº4422343‑0012).

 

Antecedentes.

 

La empresa china Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd es titular del diseño comunitario nº4422343‑0012 (es una lámpara con forma de oso), el cual fue solicitado y registrado el 26 de octubre de 2017.

En consecuencia, el 10 de julio de 2018, Tous presentó ante la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad del diseño controvertido alegando: i) falta de carácter singular del diseño (art. 25.1.b del Reglamento nº 6/2002) y ii) uso no autorizado del signo distintivo anterior de Tous ya que el registro del diseño era incompatible con los registros anteriores – las marcas registradas anteriores de Tous – (art. 25.1.e del mismo Reglamento).

Para ello, Tous invocó las siguientes marcas anteriores:

• Marca figurativa de la Unión nº 1755636 registrada el 7 de septiembre de 2001 y renovada para productos comprendidos en las clases 3, 9, 14, 18 y 25:
• Marca figurativa de la Unión nº 8127128 registrada el 26 de enero de 2010 y renovada para productos comprendidos en las clases 14, 18 y 25:

 

Tanto la División de Anulación como la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimaron las pretensiones de Tous al considerar que el diseño controvertido tenía carácter singular y que no existía riesgo de confusión con las marcas anteriores invocadas por la recurrente. Es por ello que Tous presenta el recurso ante el TGUE, invocando los siguientes motivos:

• Infracción del artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento, debido a la falta de carácter singular del dibujo o modelo controvertido.
• Infracción del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 6/2002, en relación con el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea debido a la incorporación de un signo distintivo renombrado en el dibujo o modelo controvertido.

 

Vamos a repasar qué argumentos ha dado el Tribunal para rechazar las pretensiones de la empresa española.

 

Sobre la falta de carácter singular.

 

Tous alega que existen múltiples coincidencias entre los signos en conflicto y que producen, en su conjunto, la misma impresión general en el usuario informado.

La empresa china, a pesar de la libertad de creación que tienen los diseñadores de lámparas, ha escogido la figura de un oso muy similar al de Tous, diferenciándose únicamente en detalles secundarios o irrelevantes, con el único fin de aprovecharse de la reputación alcanzada por las marcas anteriores entre los consumidores, los cuales relacionarán el diseño con la marca Tous.

En cuanto al usuario informado, Tous aduce que no se trata de un experto técnico sino más bien un consumidor medio cuya percepción del signo es imperfecta.

Según lo dispuesto en el art. 6.1.b) del Reglamento nº 6/2002, el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario registrado debe apreciarse a la vista de la impresión general que este produce en el usuario de que se trate. Dicha impresión general ha de ser diferente de la que produce todo dibujo o modelo hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiera reivindicado prioridad, antes de dicha fecha. Además, en la apreciación del carácter singular, se debe tener en cuenta la libertad del autor al desarrollar el diseño.

La jurisprudencia observa a este respecto que el carácter singular de un diseño debe resultar de una impresión general de desemejanza o de ausencia de efecto “déjà vu” con respecto a cualquier otro diseño anterior. Desde esta perspectiva, las diferencias que no sean lo suficientemente marcadas como para incidir en esa impresión general no pueden tenerse en cuenta, resultando únicamente determinantes las diferencias lo suficientemente marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares.

En cuanto al grado de libertad del autor, se debe tener en cuenta las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto así como de las prescripciones legales aplicables al producto porque en algunos casos determinadas características pasan a ser comunes a todos los diseños aplicados al producto de que se trate. Un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un diseño apoya la conclusión de que los diseños entre los que no existen diferentes significativas producen la misma impresión general en el usuario informado.

En este caso, la EUIPO consideró que en los aparatos de alumbrado, el grado de libertad del autor es medio y dicha libertad no está sujeta a ninguna limitación en lo que respecta a las formas gráficas (en cambio, una lámpara está más limitada con respecto a otras partes como con la base o el dispositivo de iluminación). Por tanto, el TGUE concluye que la libertad del autor era alta en relación a las formas gráficas y media con respecto a los aparatos de alumbrado.

En cuanto al usuario informado, la EUIPO confirmó que en este caso el usuario informado es una persona que conoce bien la categoría de productos en la que puede utilizarse el dibujo o modelo controvertido. De la jurisprudencia se desprende que el usuario informado, como usuario final, conoce las lámparas disponibles en el mercado debido a la lectura de material publicitario, de catálogos y de visitas a locales de venta conocidos o ferias. El TGUE también está conforme con esta afirmación de la EUIPO.

En cuanto a la impresión general, cabe recordar que el diseño controvertido representa un objeto tridimensional – es una lámpara/espejo con forma de oso de peluche sobre una base – y los derechos anteriores son formas gráficas, representando la figura de un oso de peluche.

Según el Tribunal, hay claras diferencias entre los signos controvertidos. Por ejemplo, en el caso del diseño, no pasa desapercibido el efecto producido por la combinación del espejo y las lamparitas – que no está en las marcas anteriores – y la forma y el contorno del marco del diseño controvertido también es diferente al de las marcas anteriores, es menos desproporcionado (en las marcas anteriores el oso parece más voluminoso en su parte inferior).

Por tanto, según el TGUE, la Sala de Recurso concluyó acertadamente en la resolución impugnada al considerar que la impresión general producida por el dibujo o modelo controvertido era diferente de las producidas por las marcas anteriores. Se aplicaron correctamente los artículos 25.1.b) y art. 6.2 del Reglamento nº 6/2002 ya que los derechos anteriores no se oponían al carácter singular del diseño controvertido.

 

Sobre la incorporación de un signo distintivo renombrado en el diseño controvertido 

 

Según lo dispuesto en el art. 25.1.e) del Reglamento nº 6/2002, un dibujo o modelo comunitario deberá declararse nulo si utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior y el Derecho de la Unión o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso.

Con arreglo al artículo 9.2.c) Reglamento 2017/1001, el titular de una marca de la Unión estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión.

Todo ello, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Por tanto, el derecho de prohibición recogido en dicho artículo está supeditado a tres requisitos acumulativos: i) identidad o similitud del signo controvertido con la marca anterior, ii) el renombre de la marca anterior y iii) el riesgo de que el uso sin justa causa del signo conlleve la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para dicho carácter distintivo o de renombre.

En cuanto al renombre de las marcas, según el TGUE, Tous no aportó prueba del renombre de las dos marcas anteriores en conflicto con respecto a los productos sobre cuya base se había presentado la declaración de nulidad (productos de alumbrado).

Los documentos aportados hacían referencia a las marcas Tous y no a las marcas figurativas sin texto en conflicto; también la certificación expedida por la Asociación española para la Defensa de la Marca (Andema) y aportada por la recurrente no distingue entre el elemento denominativo “tous” y las referidas marcas figurativas sin texto.

El TGUE concluyó que todos los documentos aportados no bastaban para acreditar el renombre de las marcas anteriores, en una parte sustancial de la Unión, con respecto a los productos designados.

Por consiguiente, no puede prosperar la alegación relativa a la existencia de una ventaja desleal porque no se cumplen los tres requisitos acumulativos que mencionado anteriormente.

Por tanto, Tribunal desestimó también el segundo motivo invocado y, en consecuencia, el recurso presentado por Tous en su totalidad.

 

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