WENDYS LA BATALLA POR SU MARCA EUROPEA.

04 Ene WENDYS LA BATALLA POR SU MARCA EUROPEA.

WENDY´S Y LA PROTECCIÓN DE SU MARCA EN EUROPA.

 

Wendy’s, la cadena de fast-food americana que utiliza el modelo de fraquicia, que no puede cumplir su sueño europeo y su periplo con su marca en Europa.

Que no son buenos tiempos para la comida rápida es algo que ya conocemos, muchas son las empresas de comida rápida que están adaptando sus menús abrazando lo denominado healthy, y adaptando sus marcas y logos creando atracción hacia esa nueva forma de alimentación.

No obstante, no es momento de hablar de hábitos saludables o de comida, sino del varapalo judicial que ha sufrido la firma americana de comida rápida Wendy’s, quien, aparentemente, no podrá utilizar su afamada marca en la Unión Europea.

Como ya he señalado, Wendy’s es una empresa de comida rápida americana, con sede en Ohio,  fundada en 1969 por Dave Thomas.

Dentro de su sector es la tercera cadena más grande de Estados Unidos, por detrás de Mcdonald’s y Burger King. El Sr. Thomas, que en el momento de lanzar su restaurante ya contaba con experiencia en el mundo de las franquicias -fue franquiciado de Kentucky Fried Chicken, hoy en día KFC-, utilizó para denominar a sus restaurantes el apodo con el que, cariñosamente, llamaba a su hija, Wendy’s. Marca que le catapultó a la fama mundial.

 

La empresa americana tuvo presencia en Europa, abriendo su primer restaurante en Múnich en 1978, pero en la década de los 80 tuvo que cerrarlos todos.

 

Por otro lado, corría el año 1987 cuando un vecino de la localidad holandesa de Goes, decidió abrir un restaurante de hamburguesas, servicio idéntico al que la compañía americana tenía y, sobre todo, usando la misma denominación Wendy’s -que en el año 1995 registró como marca en el Benelux-. Casualidad que su hija se llamaba igual que el apodo de la hija del Sr. Thomas.

 

 

LA  MARCA WENDY´S EN EUROPA. EL USO DE LA MARCA.

 

Cuando Wendy’s americano se estableció en Europa, lo cierto es que registró como la denominación “WENDY’S” como marca denominativa y figurativa, con y sin la imagen de la niña pizpireta de coletas, para servicios de restauración y, además, para una multitud de productos y servicios adicionales. Pero esto no ha sido suficiente para que puedan explotar sus establecimientos en la Unión Europea ya que la empresa holandesa se muestra rotunda ante su negativa de dejarles utilizar la marca Enel Benelux y, además, los Tribunales les dan la razón.

 

Hace más de 21 años que empezó la batalla judicial por la marca Wendy’s.

 

La compañía americana presentó una demanda en el año 2000 pues consideraba que el holandés, que tenía una marca registrada en el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), solo hacía uso de ella en Holanda y, para ser más exactos, en un pequeño lugar, no habiendo abierto otro establecimiento en todos los años que contaba registrada su marca. Así, Wendy’s americano consideraba que no se estaba haciendo un uso en todo el territorio de registro y, por ende, la marca tenía que caducarse por falta de uso en su totalidad. No estando fallando a su favor el Tribunal de primera instancia, recientemente se ha resuelto el recurso presentado por los americanos.

El Tribunal de Apelación de Den Bosch, ha confirmado recientemente la sentencia del juez de primera instancia, señalando que no es necesario tener sucursales en todo el Benelux para que se entienda que se está haciendo un uso de la marca en todo el territorio, además que sí que se hace uso de la marca Wendy’s para el sector de la comida rápida, estando presente en la fachada, recibos, bolsas y servilletas del establecimiento, amén de camisetas y publicidad de distinto tipo. Es decir, un uso en toda regla para dichos servicios y productos; no obstante, no ha conseguido acreditar el uso para los productos que venden.

Pues bien, llama la atención a este abogado la osadía con la que han actuado los americanos y no puede más que estar de acuerdo -en su mayor parte- con los Tribunales holandeses, por los motivos que se exponen a continuación aplicando la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales europeos ya que, si sirven para vehicular la protección marcaría en toda la Unión, se puede aplicar mutatis mutandis al Benelux.

El Tribunal General de Luxemburgo (entre otras, Sentencia de 7 de noviembre de 2019, asunto T-380/19,  INTAS/INDAS) ha resuelto, en multitud de ocasiones, el hecho de que una marca de la Unión Europea -que si seguimos el criterio de la empresa americana, debería utilizarse en los 27 Estados miembros- se entienda que ha habido uso de la marca cuando dicho uso se ha producido en un único Estado miembro o incluso en una única ciudad de un Estado miembro, esto es suficiente para satisfacer el criterio del ámbito territorial que es necesario cuando se ha de acreditar el uso de un signo.

El ámbito territorial es solamente un criterio más en el análisis del uso, por lo que si reducimos todo a este criterio, la mayoría de las marcas que hoy en día se encuentran registradas y protegidas en un país o región deberían de caducarse por falta de uso. Ni siquiera se puede establecer a priori una regla de mínimos, simplemente habrá que analizar caso por caso y en conjunto con otros criterios.

Entre estos criterios que se han de tener en cuenta, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11, ONEL/OMEL, señala que habrá de valorarse el mercado de referencia, la naturaleza de los productos o servicios para los que se utiliza la marca, el ámbito territorial y su extensión cuantitativa, además, de la frecuencia y regularidad de su uso.

 

EL USO DE LA MARCA WENDY´S EN EUROPA.

 

En el caso Wendy’s es evidente que un establecimiento que lleva abierto desde el año 1987, que tiene buenas reseñas en internet y que normalmente está lleno de clientes, pese a contar con un único establecimiento en un lugar determinado, hay uso de la marca.

Asimismo, anteriormente se ha mencionado que la empresa americana tiene su marca registrada en la Unión Europea y en distintos países desde hace años, incluso desde antes del registro del holandés, entonces, ¿por qué no utilizan su marca?.

Pues bien, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que dicho sea de paso es una norma de mínimos para lo Estados miembros, señala que si la marca no se usa en un plazo de 5 años, y no se tienen causas justificativas para su falta de uso, puede ser objeto de caducidad (por falta de uso).

Es más que evidente que Wendy’s americana cuando dejó de tener presencia en Europa, dejó de utilizar su marca aquí, por lo que intentar despojar al empresario holandés de su signo sobre la base de las marcas anteriores no va a tener éxito, ya que éste podría instar la caducidad de los signos y que, a la postre, la fast-food americana se vea desposeído de sus derechos. Además, incluso podrían alegar que ha habido un permiso (tolerancia) del uso que venían realizando y, por ende, igualmente no ver la empresa americana satisfechas sus pretensiones.

 

Entonces, ¿no vamos a disfrutar en Europa de los Frosty de la marca Wendy’s americana?.

 

Sí, ya que el holandés solo tiene una marca en Benelux, territorio que está bloqueando a los americanos, pero éstos pueden utilizar y registrar sus marcas en el resto de Europa, obviando Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Estamos ante un caso en el que si los americanos quieren poder tener su marca en toda la Unión Europea, deben dejar de lado los tribunales y sentarse a negociar un acuerdo con el holandés, que muy seguro sacará un rédito económico importante.

Otra opción podría ser valerse del subterfugio que ha dejado el Tribunal de apelación al caducar a la empresa holandesa la marca para los productos que comercializa y, en este sentido, empezar a comercializar en un establecimiento solo con la marca figurativa estos productos denominándolos Wendy’s y que adquiera la marca distintividad por el uso. Para ello los americanos tienen mucho trabajo por delante y mucha documentación que ir armando y guardando, veremos que ocurre en los próximos años.

 

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