MCDONALD’S PIERDE SU MARCA BIG MAC

04 May MCDONALD’S PIERDE SU MARCA BIG MAC

Todos hemos disfrutado jugando con el regalo que contiene un Happy Meal o tomándonos un McFlurry. Además, quién no se ha deleitado con una Big Mac, algo que sólo es posible en McDonald’s. ¿No?

Quédate con nosotros para saber cómo y por qué McDonald’s ha perdido una de sus marcas más icónicas.

DATOS DEL CASO

Decisión de Anulación (Revocación) de la División de Anulación de la EUIPO

PROCEDIMIENTO

Nº. 14 788 C

PARTE ACTORA

Supermac Ltd Holdings

PARTE DEMANDADA 

McDonald’s International Property Company, Ltd

MATERIA

Propiedad Industrial; Marcas; Caducidad de la marca por falta de uso.

CONTEXTO DEL CASO

Antes de analizar los detalles, vamos a plantear, en líneas generales, el conflicto. Quédate con los conceptos que destacamos, son la clave del asunto.

1998 – A solicitud de McDonald’s International Property Company, Ltd (McDonald’s) se registra en la EUIPO la marca de la Unión Europea nº. 62638¸”BIG MAC”, para las Clases 29, 30 y 42.

2014 – Supermac Ltd Holdings (Supermac) presenta una solicitud para registrar la marca de la Unión Europea “SUPERMAC’S”, para las Clases 29, 30 y 43.

2014 – McDonald’s se opone a dicho registro alegando riesgo de confusión con algunas de sus marcas, entre ellas, “BIG MAC”.

2016 – La EUIPO estima parcialmente la oposición, permitiendo el registro de “SUPERMAC’S” para determinados productos dentro de las clases solicitadas. En su evaluación, declara que existe riesgo de confusión con la marca “BIG MAC”.

2017 – El 11 de abril, Supermac Ltd Holdings (Supermac) presenta una solicitud de cancelación de la marca “BIG MAC” ante la EUIPO, con base en la falta de uso de la misma.

2017 – El 25 de abril, la EUIPO remite a McDonald’s la notificación de haberse presentado y admitido a trámite dicha solicitud de cancelación. Se le insta a presentar prueba de uso.

2019 – El 11 de enero, tras la valoración de la prueba y las alegaciones de las partes, la EUIPO emite su resolución acordando la cancelación de la marca “BIG MAC”, al apreciar la caducidad por falta de uso de la misma.

 

MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN

 

En la solicitud de cancelación, Supermac indicaba que:

(1) A su parecer, la marca en liza no había sido usada, de manera continuada, en el periodo de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación.

(2) La marca no ha sido usada en los términos que requiere la legislación sobre marcas de la UE en relación con los productos y servicios para los que fue registrada (Clase 29: alimentos preparados a base de carne…; Clase 30: sándwiches, bocadillos, etc.; y Clase 42: servicios de restauración).

(3) No hay razones adecuadas para esta falta de uso.

En consecuencia, solicitó la cancelación de la marca nº. 62638 ”BIG MAC”.

 

LOS ARGUMENTOS DE MCDONALD’S

 

McDonald’s presenta prueba de uso de la marca. En concreto:

• 3 declaraciones juradas, firmadas por los representantes de las filiales de McDonald’s en Reino Unido, Alemania y Francia. En ellas, se establecen las cifras de venta en relación al producto Big Mac entre 2011 y 2016.
• Material publicitario en francés, inglés y alemán, envases de los productos, folletos, etc., en el periodo 2011-2016.
• Impresiones de diferentes páginas webs de McDonald’s en las que se publicita la Big Mac.
• La página de Wikipedia ® sobre la Big Mac.

Concluye indicando que esta prueba demuestra el uso de la marca en embalajes, publicidad, etc. y la venta de productos bajo esta marca.

 

ALEGACIONES DE SUPERMAC A LOS ARGUMENTOS DE MCDONALD’S

 

Vista la prueba de uso aportada, Supermac realiza, en resumidas cuentas, las siguientes alegaciones a la misma:

*Se debe tener en cuenta que las dimensiones en las que se debe probar el uso de la marca son: tiempo, lugar, naturaleza del uso y alcance del mismo.

(1) La prueba de uso debería comprender el periodo entre el 11/04/2012 al 11/04/2017. Sin embargo, McDonald’s ha aportado pruebas de uso del año 2011, irrelevantes para este procedimiento.

(2) Además, la prueba aportada no contiene las fechas de los materiales, o dicha fecha está escrita a mano, o es ilegible.

(3) De acuerdo con la naturaleza del uso, lo que se aporta es material publicitario y de packaging. No se demuestra que se use para identificar los productos en los restaurantes y menos para identificar los servicios de restaurante (Clase 42).

(4) La venta de los productos no implica que la marca se esté usando para ofrecer el servicio.

(5) El lugar de uso que se indica sería Francia, Alemania y Reino Unido, pero nada se dice de los otros países de la UE en los que tiene efecto esta marca.

Las conclusiones de Supermac son, por tanto:

• No se ha mostrado evidencia del uso de la marca en relación con los servicios de restauración.
• El uso de “Big MAC” se reduciría a la hamburguesa.

 

DECISIÓN DE LA EUIPO

 

Tras el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por las partes; y de acuerdo con el razonamiento hecho por la EUIPO (que veremos a continuación), el órgano europeo decide que:

1. Se estima la solicitud de revocación.
2. Se revocan los derechos del titular sobre la marca de la Unión Europea “BIG MAC” (nº. 62638), para todas las clases para las que fue registrada, con efectos desde el 11/04/2017.
3. Se condena en costas a McDonald’s (1.080 euros).

 

MOTIVOS DE LA DECISIÓN (I): EL USO EFECTIVO

 

“Utilización de la marca para identificar el origen empresarial de los productos y servicios para los que se ha registrado.

Después de conocer la decisión de la EUIPO, quizá te preguntes: ¿cómo es posible que McDonald’s no haya sido capaz de probar que usa la marca “BIG MAC”?

Vamos a echar un vistazo a las razones por las que el órgano europeo toma esta decisión.

Toda esta cuestión gira en torno a la falta de uso. Pero no de cualquier uso, sino de un uso efectivo.

(1) ¿Qué es ese “uso efectivo”? La EUIPO comienza su argumentación recordando que dicho uso implica la utilización de la marca para identificar el origen empresarial de los productos y servicios para los que se ha registrado, con el objetivo de crear un mercado para esos servicios.

• • En este caso, recordemos, la marca “BIG MAC” se ha registrado para la Clase 29 (alimentos preparados a base de carne); Clase 30 (sándwiches, bocadillos… de carne); y Clase 42 (servicios de restauración).

 

(2) La prueba del uso efectivo requiere demostrar dicho uso en cuatro dimensiones: lugar, tiempo, naturaleza y alcance del mismo.

• • Todas ellas deberán ser probadas por el titular de la marca impugnada que, en este caso, es McDonald’s.

 

(3) Recuerda la EUIPO, que la evaluación se basa en dos criterios:

• • Evaluación conjunta de la totalidad de los hechos y circunstancias aportados;
  • Interdependencia entre esos cuatro factores. De esta manera, dependiendo de las circunstancias, un uso limitado geográficamente, puede ser compensado si ese uso es muy intensivo (mucha facturación), por ejemplo.

 

MOTIVOS DE LA DECISIÓN (II): ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE USO

 

Por tanto, la EUIPO procede a analizar la prueba de uso aportada por McDonald’s.

(1) Las declaraciones juradas firmadas por los representantes de la compañía en Francia, Alemania y Reino Unido.

• • La EUIPO indica que, si bien son medios de prueba admitidos, su valor probatorio es muy limitado, al tratarse de documentos creados por el propio titular de la marca.
  • Por sí solas no son determinantes, por lo que se evaluarán conjuntamente con las demás pruebas.

 

(2)  Listados obtenidos de las páginas web de McDonald’s en los que aparecen los productos o servicios designados con la marca en cuestión.

• • Esta prueba puede mostrar que los productos y servicios se ofrecen al público. Sin embargo, esta presencia, por sí misma, no es determinante de un uso efectivo.
  • Debería completarse con otros datos como el lugar, tiempo en que se ha ofrecido y su alcance (por ejemplo, a través del número de pedidos online).
  • No se ha probado que se pudieran adquirir por internet y, en caso de ser posible, no se ha aportado ningún justificante de ello.

 

 

(3) Folletos publicitarios, envases, etc.

• • Aunque muestran la marca, no se prueba cómo se distribuyen los folletos al público, ni si estas acciones publicitarias se han traducido en ventas reales.
  • No se prueba que los envases contuvieran finalmente los productos, ni que se ofrecieran para la venta.
  • Los medios de prueba (2) y (3) no sirven para justificar el alcance del uso, ni para justificar las cifras de ventas contenidas en las declaraciones juradas.

 

(4) La página de Wikipedia ® sobre la Big Mac.

• • No puede ser considerada una fuente fiable, dada la naturaleza de las entradas de esta web.

 

MOTIVOS DE LA DECISIÓN (III): CONCLUSIONES DE LA EUIPO

 

Se recuerda que los requisitos de prueba del tiempo, lugar, naturaleza y alcance del uso efectivo son cumulativos, es decir, deben cumplirse todos. Una vez se cumplan es cuando entran en juego los principios de interdependencia y valoración conjunta.

Tras analizar los medios de prueba, la EUIPO concluye que el alcance del uso no ha sido probado, por lo que, al faltar una de las dimensiones, no procede, siquiera, entrar a analizar las demás.

El órgano hace hincapié en que los medios de prueba son ilimitados. La conclusión, en este caso, de que no se ha probado el uso efectivo no se debe a unos estándares de prueba excesivos. La razón es que McDonald’s no ha aportado pruebas concluyentes que permitan apreciar dicho uso.

• De las pruebas aportadas por McDonald’s, la EUIPO concluye que no se ha podido probar el uso efectivo de la marca para ninguno de los bienes y servicios para los que está registrada.
• En consecuencia, procede estimar la solicitud de cancelación de la marca de la UE, consecuencia de su caducidad por falta de uso.

 

MCDONALD’S RECURRE LA DECISIÓN

 

El 08/03/2019 se tiene por presentado el recurso de McDonald’s, ante la Sala de Recurso, contra la resolución de la División de Anulación.

Aunque no está disponible el documento con los motivos de apelación alegados, es de suponer que McDonald’s aprovechará esta ocasión para aportar pruebas más contundentes sobre el uso efectivo de la marca “BIG MAC”.

En relación con la aportación de pruebas en el procedimiento de recurso, el art. 95.2 Reglamento de Marca Comunitaria indica que “la Sala de Recurso “podrá no tener en cuenta (…) las pruebas que [las partes] no hubieren presentado dentro de plazo”.

En relación con esa potestad de la Sala, el art.  27.4 del Reglamento Delegado 2018/625 (que complementa el Reglamento de Marca Comunitaria) establece:

“La sala de recurso únicamente podrá aceptar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella” cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. “que (…) puedan ser relevantes para la resolución del asunto”; y
2. “que no hayan sido aportados en el momento oportuno por causas justificadas”. Dichas causas de justificación son:

 

i. que sea pruebas que complementen las ya presentadas en primera instancia; o

ii. que dichas pruebas vayan dirigidas a contestar a la resolución de primera instancia.

 

La decisión de cancelación de la marca viene dada por una insuficiencia de valor probatorio en los medios aportados, como recalca la División de Anulación de la EUIPO.

Esto abre la puerta a que, si McDonald’s es capaz de probar el uso efectivo en el procedimiento de recurso, se pueda revocar esa decisión y mantener sus derechos sobre la marca “BIG MAC”.