24 Ene LA MARCA OLFATIVA. EL CASO KECOFA/LANCÔME. 2006.
LA MARCA OLFATIVA: EL CASO KECOFA-LANCÔME.
LA MARCA ES UNO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS POR MEDIO DE LA CUAL ES POSIBLE DIFERENCIAR EN EL MERCADO LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE COMPETIDORES. LA MARCA ESTÁ DISCIPLINADA TANTO POR EL ORDENAMIENTO NACIONAL COMO POR EL ORDENAMIENTO COMUNITARIO INTERNACIONAL, EN EL CASO DE SER UNA COMPAÑÍA TRANSNACIONAL. HASTA ESTE PUNTO, EL COCEPTO DE MARCA ESTÁ CLARO. SIN EMBARGO, EN EL PRESENTE ARTÍCULO AHONDAREMOS SOBRE LA MARCA OLFATIVA, ESPECÍFICAMENTE CON EL CASO DE KEKO.
Hay que decir, que la representación gráfica de un signo olfativo ya fue examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 12 de diciembre, en el caso Sieckmann, del cual nos ocuparemos en otro artículo.
Después del caso de Sieckmann, no se ha vuelto a repetirse otra solicitud de marca olfativa que haya sido concedida.
En el caso de las marcas olfativas, en lo primero que piensa todo el mundo son en las perfumerías tipo Dior, Jean Paul Gautier, Channel. De hecho, cada colonia o perfume tiene su propia protección intelectual basada en sus ingredientes, cantidades de éstos y cómo huele. De esta manera, que si se intenta copiar el producto, es relativamente sencillo determinar si se ha cometido plagio o no.
Especialmente, si el elemento gráfico que acompaña el producto falsificado pretende copiar a la marca, aunque en ese caso entraríamos en el concepto de “marca tradicional” y “marca de equivalencia”
LA MARCA OLFATIVA.
Previo el análisis del asunto neerlandés, conviene profundizar en lo que se entiende por marca olfativa. Se trata de un activo intangible de carácter especial y no convencional mediante el cual se percibe un aroma u olor que permite al consumidor identificar la empresa que lo distribuye y comercializa.
Con carácter general, las solicitudes presentadas para obtener el registro de una fragancia de un perfume, deben contar con un aroma especial, es rechazada, tal y como ha sucedido en reiteradas ocasiones, como fue el perfume Chanel nº. 5 en el año 1992 en Reino Unido. A pesar de que se pueda solventar el principal punto controvertido, esto es, la función del producto, surgen otros problemas como es la estabilidad y la duración a lo largo del tiempo.
Dado que no existe un único criterio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido afinando el concepto y los requisitos, señaló que resulta imprescindible comprender que además de los requisitos generales de cualquier marca, es necesario que se cumplan con las particularidades de esta modalidad.
EL CASO KECOFA /LANCÔME.
En el presente artículo se analizará el caso Kecofa – Lancôme, HR: 2006: AU8940. Se trata de uno de los casos que marcaron un hito en la protección de las marcas olfativas desde la perspectiva de los derechos de autor. A continuación, más información al respecto:
INTRODUCCIÓN.
El Tribunal Supremo resolvió con fecha 16 de Junio de 2006 el caso C04/327HR, perteneciente al orden jurisdiccional civil. Concretamente, el caso analiza la protección de los derechos de autor de las fragancias de perfumes originales, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de 1912. Adicionalmente, se valora la definición acerca del ámbito de aplicación de la Ley de Derechos de Autor, así como la admisibilidad de las pruebas y el valor probatorio del informe pericial.
Fue la sociedad francesa LancômeParfums et Beauté et Cie, S.N.C. con sede en Francia la demandada.
ANÁLISIS DE FONDO.
Lancôme interpuso recurso de apelación al ahora demandante, esto es Kecofa, los cuales fueron citados para comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia de Maastrich reclamando resolución mediante Sentencia de lo siguiente:
- Ordenar a Kecofa así como a otros, al cese y al desistimiento con efecto inmediato de cualquier vulneración de los derechos exclusivos inherentes a la marca y a la propiedad intelectual de Lancôme, además de cesar y desistir en la producción, comercio, venta, almacenamiento, importación y exportación de cualquier artículo cosmético que pertenezca a la marca FemaleTreasure, así como de la reproducción de la fragancia Tresor de Lancôme.
- Subsidiariamente se solicitaba que Kecofa y otros, cesaran y desistieran también inmediatamente de cualquier otro acto ilícito desarrollado en las pretensiones de la demanda, incluyendo cualquier acción anteriormente mencionada de cualquier fragancia o diluyente similar a Tresor de Lancôme, bajo la marca Female Treasure, evitando la publicidad de carácter ilícito.
- Para el caso en el que no se admitiesen tales pretensiones, alternativamente se solicitaba la sanción de 10.000 FI por infracción y día de continuar total o parcialmente.
A mayor abundamiento de lo anteriormente reseñado, también a elección de Lancôme indemnización por daños y perjuicios en función del rédito económico obtenido, para lo que se debe atender a la información aportada. De no ser adecuada la sanción impuesta por la parte, el Tribunal podrá considerar razonable y justa otra, debiendo incluirse los intereses legales debidos desde el día de la citación hasta el pago completo.
Se condena por su parte a pagar a Lancôme el rédito económico obtenido por la venta de los artículos de FemaleTreasure, declarándose la nulidad del registro de la marca y, por consiguiente, su correspondiente cancelación del registro de la misma. Adicionalmente, que se condene a Kecofa, al pago de las costas del procedimiento.
Se dictó Sentencia con fecha 17 de Abril de 2002, siendo restablecida con fecha 23 de Mayo, en donde el Tribunal admitía a Lancôme y a Kecofa a la declaración, lo que supuso que Lancôme recurriese la Sentencia ante el Tribunal de Apelación. Frente a esto, Kecofa y otros interpusieron recurso incidental.
Ello fue resuelto con fecha 9 de Junio de 2004, anulando la sentencia de Primera Instancia y señalando que:
- Se ordene a Kecofa al cese y desistimiento de cualquier infracción de la propiedad intelectual de Lancôme, con especial hincapié en las actividades de producción, comercio, oferta de venta, almacenamiento, importación y exportación, so pena de sanción monetaria por día de incumplimiento tras la notificación de la sentencia.
- Debe proporcionar el abogado de Kecofa al de Lancôme una declaración jurada relativas a la cantidad total de productos que infringían los derechos, así como los precios de la compra y las ventas y, el nombre y domicilio a efectos de notificación de las personas a las que Kecofa había suministrado tales artículos. También debía dar datos de las personas implicadas en la producción y comercialización, así como el stock actual.
En cuanto a las multas coercitivas, deben ser renunciadas por Kecofa como consecuencia del incumplimiento en atención a lo anteriormente expuesto. Concretamente, la empresa tenía que pagar a Lancôme la suma de 16.398,51 euros, así como los intereses legales. La sentencia desestimó las restantes reclamaciones, declarándose provisionalmente ejecutiva.
APELACIÓN – CASACIÓN.
Kecofa recurrió en casación la Sentencia, interponiendo Lancôme recurso incidental condicional de la casación. Ambas partes solicitaban la desestimación de los recursos. El Abogado General D.W.F. Verkade fue quien señaló a que el recurso de casación debía ser anulado y devuelto al órgano correspondiente.
Por su parte, el Abogado de Lancôme respondió a ello con fecha 2005. En su momento, el Tribunal de Apelación planteó si el perfume Trésor era susceptible de ser protegido mediante derechos de autor, para lo cual valoró si existía o no, una obra que por su naturaleza fuese susceptible de tal protección, debiendo tener carácter original y el sello personal del creador.
Para ello, era necesario distinguir entre la sustancia odorífera y el olor, interpretando que a lo que Lancôme aludía era la sustancia odorífera. Sin embargó, el Tribunal de Apelación señaló que no era necesario debatir tal cuestión en tanto en cuanto Lancômeno había invocado la protección mediante derechos de autor para el aroma de su artículo. Sin embargo, la compañía invocaba que podía ser protegido desde el punto de vista sensorial, además de contener las características de concreto, estable y objetivo, lo que cumplía con los requisitos establecidos por la normativa.
El órgano competente, atendiendo a los argumentos dados por Kecofa contra la supuesta originalidad, señaló que para la protección de los derechos de autor no se requiere de novedad en sentido objetivo, sino que sea original desde la perspectiva del autor, con independencia de que exista una obra anterior, salvo que sea una derivación. Todo lo anterior llevó al Tribuna de Apelación a considerar que el perfume Trésor podía ser considerado como una obra en virtud del artículo 4.13 de la normativa de derechos de autor.
Con posterioridad, se examinó si la fragancia FemaleTreasure de Kecofa infringía el perfume Trésor de Lancôme. Para ello se han utilizado distintos criterios llegando a la conclusión de que es casi imposible considerar que se trata de una creación independiente.
El Tribunal de Apelación se basó en un informe pericial, si bien Kecofa alegó que no había realizado por un organismo independiente, dicho informe concluyó en que podía considerarse como una reproducción ilícita del perfume protegido por derechos de autor, infringiendo la propiedad intelectual de Lancôme.
En cuanto a los daños y perjuicios, resultó de aplicación el artículo 27 bis de la Aw, la cual reconoce que no se puede conceder más del importe equivalente a la cantidad más elevadas por los motivos, admitiéndose meramente la reclamación por lucro cesante, así como los restantes costes.
OTROS DATOS RELEVANTES Y FALLO.
Debe tenerse en cuenta que en este pleito no se discute que un olor pueda ser susceptible o no de protección mediante derechos de autor. El artículo 10 de la normativa describe lo que se entiende por obra, enumerando de manera no exhaustiva su tipología, lo que significa que el olor puede ser susceptible de su protección siempre que concurran las siguientes características: que pueda ser percibida por el ser humano, que tenga carácter propio y original y que cuente con el sello personal del autor.
El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación principal, condenando a Kecofa al pago de las costas del procedimiento de casación.
UNA NUEVA REALIDAD.
Tras esta Sentencia, la normativa europea ha ido adaptándose a la era moderna. Pero, ¿qué significa ello? Con fecha 16 de Diciembre de 2015 se publicó el nuevo Reglamento de Marca de la Unión Europea en virtud del cual el registro de marcas olfativas tanto en el territorio nacional como en la EUIPO era nulo. A pesar de que no se prohibía de manera expresa, sí que debían cumplirse una serie de requisitos que volvían casi imposible su protección.
Esto es un límite claro al registro de las marcas olfativas, lo que ya se mantuvo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 12 de Diciembre de 2002, caso Sieckmann en donde se rechazó el registro de una marca olfativa ya que era casi imposible que cumpliera los siguientes requisitos: claridad, precisión, que estuviese completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y de carácter objetivo.
Dados estos requisitos tan exhaustivos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogió como conclusiones los siguientes puntos:
- No se puede representar el olor, tan sólo la sustancia.
- No concurren los requisitos de claridad, precisión y del carácter objetivo.
- No es ni estable ni duradero, ya que las muestras pierden sus propiedades y su esencia con el paso del tiempo.
No obstante, lo anterior, conviene destacar que hay algunos ejemplos de productos registrados a pesar de no contar con la aprobación de la EUIPO, como es la marca olfativa de las pelotas de tenis con olor a césped recién cortado.
Con el cambio de la normativa, esto es, de la aplicación del ahora vigente reglamento que entró en vigor el pasado 1 de Octubre de 2017, al suprimirse el requisito de representación gráfica. Todavía existen dudas al respecto, destacando que, sí que pueden ser protegidas mediante derechos de autor y competencia desleal tal y como se reconoció en el caso anteriormente explicado.
La conclusión a la que se puede llegar, por tanto, es que, se espera que sea dentro de pronto la creación de un registro específico y especial de marcas olfativas, modernizando el sistema ahora existente y adaptándose, por tanto, a la era actual en la que las compañías del sector de la perfumería y de la cosmética se desenvuelven, un nicho totalmente vinculado a la pérdida anual de millones de ingresos dado el aumento imparable de las falsificaciones.
Obviamente, el olor es algo no convencional en el mundo de las marcas, pero el mismo andar de las industrias presionan para se haga jurisprudencia en este aspecto. Para las grandes compañías resulta inadmisible cada vez más que otras pequeñas empresas copien sus fórmulas y produzcan cremas, perfumes u otros productos con un olor similar a las originales.
Es un tema muy profundo a tratar y hay que evaluar las marcas de equivalencia, las marcas originales y los argumentos de cada uno de ellos. No obstante, queda pendiente tener una jurisprudencia clara y diáfana, que no deje espacios a ambigüedades ni dudas.
Con el andar del mercado y la evolución de las grandes empresas, el olor puede ser un elemento determinante en muchos productos en el futuro, lo que deja mucho que pensar.
En este sentido, hay que tener claro y como un antecedente muy presente este tipo de casos. Los abogados deben estudiarlo al igual que los jueces, y los legisladores de cada país deben actuar en base a ello. Obviamente, tener criterios similares ante este tipo de casos es complicado, pero si pueden llegar a puntos de encuentro, a conveniencias y tratar de acercarse a una jurisdicción que reparta igualdad y equidad. La justicia imparte normas, y es claro que en este aspecto hacen falta normal realmente claras.
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