29 Mar KENZO VS KENZO TSUJIMOTO (2008-2018)
CONOCE EL CASO QUE ENFRENTÓ A KENZO TSUJIMOTO CONTRA LA MARCA KENZO DEL GRUPO LVMH.
En esta entrada conoceremos el caso que enfrentó a la marca de moda Kenzo, perteneciente al conglomerado francés LVMH contra la solicitud de registro de la marca Kenzo Estate, solicitada por el empresario japonés Kenzo Tsujimoto, fundador de la empresa de videojuegos Capcom, quien también ha incursionado con éxito en el negocio de los vinos.
En este caso que comenzó en el año 2008, Tsujimoto solicitó el registro de la marca Kenzo Estate para varios productos en la jurisdicción de la Unión Europea. Sin embargo, la firma de modas Kenzo presentó oposición contra el signo solicitado. El caso pasó por varias instancias hasta que finalmente, en 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) le dio la razón a la casa de modas.
Veremos como la notoriedad y fama de una marca es un asunto de peso que puede impedir el registro de una marca conformada por el nombre propio de una persona. Así que conozcamos los detalles de este caso:
SOLICITANTE DE LA MARCA: KENZO TSUJIMOTO
Kenzo Tsujimoto es un empresario nacido en Kashihara, Japón en 1940. Desde muy joven comenzó a trabajar, pero sería en el año 1970 cuando comenzó a vender máquinas de juego para niños. Sin embargo, su fortuna comenzó a sonreír cuando fundó la empresa Capcom, una empresa desarrolladora de videojuegos que está detrás de títulos tan relevantes en dicha industria como Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, entre otros.
Gracias a la fortuna alcanzada con Capcom, Tsujimoto comenzó a incursionar en el negocio de los vinos, una de sus pasiones. En este sentido, en 1990 adquirió un terreno en Napa, California (en la actualidad Napa es uno de los lugares más relevantes de la industria del vino).
Durante más de una década, Tsujimoto se rodeó de los mejores del vino para darle vida a Kenzo Estate y finalmente en 2008 lanzó su primera cosecha de vinos a mercado, los cuales se agotaron. Desde entonces Kenzo Estate es uno de los viñedos pioneros y más relevantes de Napa Valley.
OPOSITORA DE LA MARCA: KENZO
Kenzo es una casa de modas fundada en el año 1970, por el diseñador japonés instalado en París, Kenzo Takada quien, antes de fundar su propia casa de modas se dedicaba a vender sus ilustraciones a otras casas. Kenzo por fin obtiene el reconocimiento que merece ya que sus creaciones mezclan el estilo oriental con las tendencias más occidentales de una forma urbana. En 1983, incursiona en el área masculina y para niños, y a finales de la década incursiona con mucho éxito en la perfumería y diseño de interiores.
En 1993, el conglomerado francés de lujo LVMH adquirió la casa Kenzo por la cantidad de 80 millones de dólares. El fundador de la casa, Kenzo Takada, estuvo en la dirección creativa hasta el año 1999, retirándose de la moda para dedicarse a la decoración y las artes. El nombre de Kenzo se ha convertido en uno de los más reconocidos de la moda y la perfumería, siendo uno de los primeros diseñadores japoneses en alcanzar éxito internacional.
Desde septiembre de 2021, Nigo, fundador de la marca de streetwear BAPE, es el director creativo de la casa Kenzo. Por su parte, Kenzo Takada falleció en el año 2020, consecuencia del Covid-19.
SOLICITUD Y OPOSICIÓN DE LA MARCA “KENZO ESTATE”
Ahora bien, en 2008 y 2009, Kenzo Tsujimoto presentó dos solicitudes de registro de marca denominativa Kenzo Estate, la primera correspondiente a vinos y licores (clase 33 del clasificador Internacional Niza) y la segunda correspondiente a aceites de oliva, mermeladas, frutos, página web dedicada a la difusión y venta de vinos, eventos dedicado a la educación y difusión de la vinocultura y finalmente servicios de hostelería y restaurantes (clases 29,30, 31, 35, 41 y 43 del Clasificador Internacional Niza), ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, sus siglas en inglés).
En este sentido, Kenzo, la casa de modas, presentó oposiciones contra las solicitudes presentadas por Tsujimoto, basándose en el Reglamento 40/94 y Reglamento 207/2009, las cuales establecen como causas de denegación de una marca que exista un registro marcario anterior que sea notoriamente conocido y que su uso sea perjudicial para la marca anteriormente registrada.
Las oposiciones presentadas por la firma Kenzo alegó la existencia de sus marcas denominativas Kenzo registradas en las clases 3 (cosméticos, productos de higiene personal y perfumes), 18 (bolsos, carteras, maletas y accesorios hechos de cuero), 25 (vestuario, calzado y sombreros).
Sin embargo, la EUIPO declaró sin lugar las oposiciones presentadas por Kenzo en 2011 y 2012, respectivamente.
KENZO RECURRE LAS DECISIONES DE LA EUIPO.
Kenzo no se quedó con los brazos cruzados, y presentó apelaciones contra las decisiones que negaban sus oposiciones ante la Sala de Recurso de la EUIPO. En este sentido, dicha instancia declaró ambas apelaciones de Kenzo con lugar, alegando que las oposiciones cumplían con los siguientes requisitos:
1) las marcas en conflicto eran altamente similares para una parte importante del público.
2) Kenzo ha demostrado que es una marca notoria.
3) la marca solicitada se estaría aprovechando de la fama y reconocimiento de la marca Kenzo, valiéndose del esfuerzo comercial y de marketing que ha realizado para lograr dicha notoriedad.
Sin embargo, es preciso indicar que en relación al segundo caso, la EUIPO decidió que las clase 29, 30 y 31 que tratan de alimentos no están vinculados al glamour y lujo que envuelven a las industrias de la moda y de los vinos y bebidas alcohólicas. Por lo tanto, para estos productos fue desestimada la apelación de Kenzo.
KENZO TSUJIMOTO RECURRE ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)
Debido a estos reveses judiciales, Kenzo Tsujimoto presentó recursos de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando la nulidad de ambas decisiones alegando que la Sala de Recurso de la EUIPO admitió pruebas de la notoriedad de Kenzo de forma extemporánea, las marcas en conflicto están destinadas a mercados diferentes y Kenzo es el nombre del solicitante.
En este sentido, la TJUE estimó que las pruebas presentadas por las casas de moda a pesar de extemporáneas, la EUIPO hizo bien en apreciarlas ya que están íntimamente relacionadas al caso, por lo que son pertinentes. Además, los sectores en los que se desenvuelven las marcas en conflicto están rodeadas de lujo y sofisticación, y el target de ambos son personas pudientes.
También Tsujimoto alegó que:
la decisión de la EUIPO incurría en el vicio de la motivación y que su marca estaba conformada por su nombre, por lo que sería un uso de justa causa. En este aspecto, el TJUE estimó que las sentencias eran sucintas pero que razonaban sus motivos sin dejar lugar a dudas.
En relación a la justa causa por usar su nombre, el Tribunal señala que la protección de las marcas notorias es amplia, y que da darle la razón en relación a la justa causa sería abrir la puerta para que otros se aprovechen de la fama y reconocimiento que la marca Kenzo ha logrado gracias a su uso durante muchos años, por lo que el recurrente no logró demostrar la justa causa.
Por todo lo mencionado, el TJUE declaró sin lugar el recurso de casación presentado por Kenzo Tsujimoto y le ordenó el pago de las costas procesales.
LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS NOTORIAS.
Las leyes internas y tratados internacionales en relación a las marcas han establecido la importancia de ampliar la protección de las marcas notorias ya que a medida que la fama de una marca es mayor más son los imitadores inescrupulosos.
En la industria de la moda es aún más delicado este tema, ya que a mayor fama, está más relacionada con el lujo y por lo tanto más copias. Y si bien en esta ocasión las marcas en conflicto se destinaban a diferentes áreas, bebidas alcohólicas como el vino se ha vuelto emblema de lujo y sofisticación. No olvidemos que LVMH, empresa matriz de Kenzo, tiene su división de bebidas alcohólica. Por lo que el razonamiento del TJUE no es infundado.
Así que no hay que meterse que marcas notorias aun cuando esté conformada por nuestro nombre.
PARA LEER LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018, HACER CLIC AQUÍ
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