HERMES CONTRA LOS METABIRKINS 2022

11 Feb HERMES CONTRA LOS METABIRKINS 2022

CONOCE LA DEMANDA QUE HA INTERPUESTO HERMÈS INTERNATIONAL CONTRA EL CREADOR DE LOS METABIRKINS (MASON ROTHSCHILD)

 

En esta entrada vamos a conocer uno de los casos de Fashion Law que se ha convertido en uno de los más mediáticos del 2022. La demanda que Hermes International ha presentado contra el artista Mason Rothschild, el creador de los Metabirkins, obras de artes comercializadas en el internet como Non Fungible Tokens (NFTs), los cuales han alcanzado una gran popularidad en la web.

Sin duda los NFTs se han convertido en todo un boom dentro del cual todos quieren participar, pero además de ello esta demanda nos muestra los límites que pueden enfrentar los artistas al hacer uso de marcas registradas.

Así que conozcamos los detalles de este caso. Pero antes hagamos una breve recapitulación en relación a los NFTs.

 

NON FUNGIBLE TOKENS O TOKENS NO FUNGIBLES

 

Primero vamos a definir qué son los NFTs: Los Non Fungible Tokens (NFTs) son unidades digitales únicas que permiten la comercialización de archivos digitales y por medio del blockchain (la misma que se usa en las criptomonedas) le da ese carácter único y de autenticidad, además, permite monitorear la cadena de propietarios que llegue a tener el NFTs.

Durante el año 2021 ha habido un boom en materia de NFTs ya que desde artistas, cantantes y hasta casas de moda han lanzado sus colecciones de NFTs y se prevé que continúen en expansión.

Es preciso destacar que para los artistas se ha vuelto muy rentable comercializar sus obras como NFTs,  debido a que ya no tienen que depender de las galerías o las casas de subastas para la venta de sus obras. Además, les permite programar regalías  para recibir  un porcentaje de las ventas del NFTs, y también llegar a una audiencia global.

 

LA PARTE DEMANDANTE: HERMES INTERNATIONAL

 

 

Hermes International (más conocida como Hermès) es una  empresa  de moda francesa dedicada a la producción, venta y comercialización de productos de vestuario, accesorios y de cosméticos, siendo en el área de los accesorios donde ha conseguido su mayor relevancia. Fue fundada en el año 1837 por Thierry Hermes, en un principio, como una empresa dedicada a la fabricación de arneses y sillas de montar.

Con el paso del tiempo, la empresa se expandió al área de los accesorios y en los años 20, Hermes lanzó su primer bolso femenino. En los años 50 comenzaría su gran relevancia mundial cuando la actriz y princesa de Mónaco, Grace Kelly, fue vista usando el bolso Sac a depeches. El bolso se hizo tan popular que fue rebautizado como Kelly.

En la década de los 80, durante un vuelo de Paris a Londres, Jean Louis Dumas, entonces CEO de Hermes, se encontró con la actriz y cantante Jane Birkin, quien le dijo las necesidades que tenía con los bolsos. Basados en estas indicaciones nació el bolso  Birkin en 1984.

 

Desde su lanzamiento el bolso Birkin ha logrado un éxito arrollador, tanto así que Hermes tiene una lista de espera para adquirir este modelo. Su precio oscila entre los 5,000 hasta los 500,000 dólares, dependiendo de los materiales en los que está confeccionado.

Tal es su fama que el Birkin está considerado como un símbolo de estatus y hasta un objeto de colección e inversión, ya que con el paso del tiempo aumenta su valor.

 

LA PARTE DEMANDADA: MASON ROTHSCHILD.

 

Mason Rothschild es un ingeniero de sonido graduado de la Universidad Estadal de California. Sin embargo, se ha dedicado al arte. En el año 2015 ganó notoriedad por el lanzamiento de Art School Dropout, una colección de tshirts que llevaban estampadas el nombre de instituciones como Parsons, Central Saint-Martins y Antwerp. Además, es el director creativo de la marca de diseño Terminal27.

Durante el año 2021 Rothschild ganó notoriedad por el NFT  conocido como Baby Birkin, una animación en la cual se ve a un feto de unas cuarenta semanas dentro de un bolso Birkin, dando la impresión de que el bolso está estado de gestación. El NFT Baby Birkin logró ser vendido a un precio de 23,500 dólares.

 

EL ORIGEN DE LA DEMANDA DE HERMES: LOS METABIRKINS.

 

 

En vista de la fama que logró con la obra Baby Birkin, el 2 de diciembre de 2021, Mason Rothschild lanzó una colección de 100 NFTs denominados Metabirkins, el cual consiste en versiones del bolso Birkin  de Hermes, a través de plataformas de intercambio de NFTs, tales como OpenSea, Rarible, LooksRare y Zora.

El día 16 de diciembre de Hermes International envió una carta de cese de uso tanto a Mason Rothschild como a la plataforma OpenSea, ya que en ese momento era donde estaban disponibles los NFTs. Pero aunque OpenSea los dejó de comercializar, Rothschild los ha seguido comercializando y se mudó a las plataformas mencionadas.

Sin embargo, en su página web, metabirkins.com, tiene un aviso donde deja constancia de que sus obras no se tratan de verdaderos bolsos Birkins y tampoco tiene afiliación alguna con Hermes International.

Además, el artista ha manifestado su intención de crear su propia plataforma de intercambio de Metabirkins.  El primer NFT de los Metabirkins fue vendido por un monto de  42,000 dólares. Y se estima que para el  6 de enero de 2022, sus ventas ya han generado más de 1 millón de dólares.

 

LA DEMANDA DE HERMES POR LOS METABIRKINS.

 

El día 14 de enero de 2022, Hermes International, conjuntamente con Hermes of Paris Inc (su filial estadounidense), presentó demanda contra Mason Rothschild por  infracción marcaria, competencia desleal y cybersquatting, ante el Tribunal  del Distrito Sur de Nueva York.

En la demanda Hermes alega que Rothschild busca lucrarse  y hacer negocios basándose en la fama adquirida por el bolso Birkin de Hermes, un bolso que él mismo ha reconocido que es icónico. En este sentido, está haciendo uso sin su permiso de la marca registrada Hermes y de la marca tridimensional que consiste en la forma del bolso Birkin, que también está protegida por la figura del trade dress.

Para ello, está haciendo uso de la marca registrada Birkin, agregando el término genérico Meta, el cual de todas formas crea en el consumidor una asociación con la marca registrada Hermes.

Hermes alega que si bien el artista puede alegar la licencia artística, en este caso Rothschild está lucrándose gracias al nombre y prestigio del bolso Birkin.

Pero no solo eso, sino que también el artista ha creado un reto entre sus seguidores que consiste en la creación de su propia versión del Metabirkin, el cual es posteado en el grupo que ha creado en la página web Discord.

Además de las infracciones marcarias,  Rothschild estaría incurriendo en prácticas de competencia desleal, ya que sus acciones hacen creer en el público que se trata de productos Hermes o existe alguna afiliación, aun cuando Hermes no ha debutado en el área del Metaverso mediante los NFTs.

En este sentido, Hermes presentó una declaración del artista donde  dice que quiere crear en el metaverso el mismo hype que en la realidad han creado los Birkins.

También, Hermes lo ha acusado de cometer cybersquatting, que consiste en el registro de dominios web usando nombres de marcas registradas o marcas existentes. En este sentido, está la página web metabirkins.com y  en Instagram ha hecho uso de la cuenta @metabirkins y en Twitter @MetaBirkins.

Todo esto hace que el público crea que  existe una vinculación entre Hermes y Mason Rothschild y a la vez se diluya el prestigio de los Birkins.

Ahora bien, Hermes International ha solicitado al Tribunal que ordene a Mason Rothschild que se abstenga de seguir comercializando los Metabirkins y de usar el nombre Metabirkins, además de presentar un balance que indique la totalidad del dinero que ha realizado con la venta de los Metabirkins y el pago  de una indemnización por los daños causados.

El mundo del metaverso ya se está perfilando como uno muy codiciado por las empresas de moda, y a pesar de que Hermes aún no ha incursionado en ella, ni se sabe de sus planes, quiere mantener su nombre ligado a Birkin en un futuro lanzamiento en el metaverso. Ya vemos como Prada lanzó sus NFTs en colaboración con Adidas.

Por otra parte, este es otro enfrentamiento entre la licencia artística y los intereses marcarios de las empresas. Vemos como Andy Warhol hizo de la Sopa Campbell. Además, el propio Rothschild ha dicho que su intención es homenajear a Hermes y tiene la aclaratoria en su página web.

Por otra parte, se prevé que el valor de los NFTs Metabirkins suban de precio debido a este enfrentamiento. En consecuencia, este es un caso que sentará precedente en el mundo del metaverso. Además, debido a todo el hype que ha logrado, quizás las partes lleguen a un acuerdo. Y de no ser ese el caso, será interesante si el Tribunal tomará en cuenta la licencia artística.

LA DEFENSA DE MASON ROTHSCHILD.

 

Mason Rothschild presentó su defensa el día 21 de marzo de 2022. En su defensa, Mason alega que sus actos al crear los NFTs Metabirkins su intención no era comercializar o lucrar de la fama de los bolsos Birkin de la empresa, sino que su intención era usar su arte para hacer una critica a la casa Hermès por el uso de pieles de animales para la confección de los bolsos Birkin. En este sentido, Mason alega que su obra se encuentra protegida por al Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De hecho, compara su obra con las pinturas Coca Cola y Campbell Soup de Andy Warhol.

En su escrito de defensa, Mason solicita al tribunal la aplicación de la jurisprudencia, específicamente el caso Rogers vs Grimaldi. El caso Rogers vs Grimaldi trata sobre la demanda que la actriz y bailarina Ginger Rogers presentó contra los productores del film Ginger y Fred por usar su imagen y apellido sin su consentimiento y cuyo resultado ha sido el establecimiento de una prueba que demuestre que la obra no usa una marca con fines de confusión, siendo sus criterios el merito artistico que tenga la obra y si causa confusión en el público.

En el propio caso, se consideró que los productores del film en ningún momento dan a entender que el film está conectado con la artista. Por lo tanto no infringieron  la marca o imagen de la artista y su uso se deriva a que la trama se inspira en la actriz. En este sentido,  Mason recalca que su uso del término Birkin es meramente referencial, por cuanto su obra se basa en el mencionado bolso, inclusive, menciona que el hecho de que una obra de arte se inspire en el Birkin, refuerza su  carácter distintivo como marca comercial.

Por otra parte, el hecho de que se hayan comercializado 100 NFTs  Metabirkins, no disminuye el carácter artístico de la obra, por lo que menciona que fueron comercializada 32 copias del cuadro Campbell Soup de Warhol y hasta los CDs del grupo Aqua, que tuvo un caso similar por parte de Mattel, por la canción Barbie Girl, caso en el cual la agrupación salió victoriosa. Por todo ello,  Mason Rothschild solicita que se desestime la demanda de Hermès en su totalidad, ya que  se trata de una obra de arte protegida por la Constitución estadounidense y que le es aplicable la doctrina Ginger vs Grimaldi.

 

PRIMERA VICTORIA DE HERMES.

 

Después de que Mason Rothschild presentara su defensa y solicitud de desestimación de la demanda, Hermès presentó un escrito ratificando sus argumentos de infracción de marca y que el acusado se está lucrando y haciendo marketing basándose en la marca Birkin. Ahora bien, el Tribunal del caso, el día 10 de mayo de 2022, declaró sin lugar la solicitud de desestimación presentada por Mason Rothschild.

En su decisión alega que en este caso,  se aplica en parte la jurisprudencia del caso Rogers vs Grimaldi, debido a que se trata de una obra de arte, pero el acusado, según nuevas pruebas presentadas por la casa de modas francesa, tales como comentarios de usuarios de redes sociales quienes creen que los NFTs Metabirkins tienen algún tipo de conexión con la casa Hermès, y declaraciones tales como que «no existe mucha diferencia» entre poseer  el Metabirkin  y tener el bolso Birkin que se ha convertido en un símbolo de lujo. Otra declaración que sin duda perjudica a Rothschild es una en donde menciona que quiere crear un commodity digital que cause la misma ilusión  del objeto real.

Además, aunque las partes solicitaron al Tribunal del caso que el pleito sea decidido en un juicio sumario, el Tribunal decidió, el día 30 de enero de 2021, que el caso debía resolverse por medio de un juicio con jurado, cuya fecha de audiencia se anunció para los próximos días.

 

La sentencia pionera en el mundo sobre propiedad industrial y NFT, concluye que estos no pueden ser considerados como una obra de arte o una creación sino que, si llevan a confusión en el consumidor y no cuentan con un nivel mínimo de relevancia artística, infringen los derechos de marca registrada de la compañía francesa.

 

 Sin duda es una muy buena noticia para los titulares de marcas que los #metabirkin se hayan considerado una infracción de la marca. Está sentencia clarifica el ámbito de cobertura a falta, ahora mismo, de una regulación específica sobre este tipo de productos digitales. La dilución de la marca, el riesgo de confusión para los consumidores y la asociación de este tipo de usos con los titulares, son algunos de los peligros a los que se enfrentan éstos, incluyendo el uso de nombres de dominio similares, importantes identificadores de nuestras marcas en el entorno digital y, sin duda contribuirá a que se refuercen las coberturas de las marcas incluyendo este tipo de productos lo que sin duda va a ayudar a su defensa ante este tipo de situaciones y a vigilar el entorno online de forma regular».

Para llegar a su fallo, el Tribunal planteó dos preguntas que se han repetido durante más treinta años en los juzgados del país para tratar casos de propiedad intelectual: si es artísticamente relevante para el trabajo del demandado y si es explícitamente engañoso.

Sin embargo, la distinción realizada por el juez federal de Nueva York puede haber dejado obsoleto el test que coge su nombre de la famosa actriz. El tribunal distingue entre dos clases de NFTs: aquellos que simplemente están vinculados a un archivo multimedia digital que constituye una mera imagen, como los Metabirkins si son imágenes estáticas, y otros que pueden ser objetos en un mundo virtual como el metaverso

Sin duda el caso de los Metabirkins se configura como uno de los grandes casos de fashion law de 2023.

 

SI QUIERES LEER LA DEMANDA DE HERMES CONTRA EL CREADOR DE LOS METABIRKINS, HAZ CLIC AQUI

PARA LEER EL ESCRITO DE DEFENSA DE MASON ROTHSCHILD, HACER CLIC AQUÍ

 

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL BIRKIN Y LA CASA HERMES, NO DEJES DE LEER

 

EL BIRKIN, EL BOLSO PRÁCTICO DE HERMES

HERMES GANA EN COREA Y FORTALECE EL DISEÑO DE SUS ICONICO BOLSOS

LOS 5 MEJORES BOLSOS DE HERMES

EL BIRKIN HIMALAYA, EL BOLSO MÁS CARO DEL MUNDO

THIERRY HERMES

LOS DIRECTORES CREATIVOS DE HERMES 1

EL LOGOTIPO DE HERMES

HERMES INTERNACIONAL 1

LOS PLEITOS MÁS IMPORTANTES DE HERMES 1

LOS 10 BOLSOS MÁS CAROS DE HERMES

 

TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES SOBRE FASHION LAW O DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL/INTELECTUAL QUE PODRÁS ADQUIRIR EN AMAZON.