16 Dic Conflicto marcario y riesgo de confusión. La batalla judicial que gana “la crema del Mercadona”
A continuación llevamos a cabo un comentario sobre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 13 de junio del 2019, por la cual la gran Natura Bissé pierde la batalla marcaria frente a la empresa Star Healthcare SL, quien comercializa productos de belleza en el supermercado Mercadona.
Si bien ya podríamos imaginarnos varias diferencias entre las compañías y por tanto de los productos ofrecidos, es cierto que Natura Bissé consideró que existiría un riesgo de confusión entre sus variadas marcas y la ahora intención de inscripción de una nueva marca solicitada por Star Healthcare. Aquí podemos observar un típico conflicto marcario, donde las diferentes empresas intentan evitar el uso de sus términos ya utilizados, o de signos que siendo similares se aprovechen de su reputación adquirida a los largo de los años, al confundir al consumidor del verdadero origen empresarial del producto en cuestión. Bien podríamos indicar que son mecanismos que resultan por demás eficientes a la hora de evitar diversos actos. Aunque también, por otro lado, podemos indicar que las empresas tienden a evitar no sólo verdaderas similitudes sino también aquellas marcas que puedan coexistir perfectamente en el comercio, intentando la modificación de la solicitud de marca mediante procesos de oposiciones u observaciones llevados a cabo, y que podría darse debido a su status adquirido.
En todo proceso de observación u oposición del registro de una marca puede darse que el solicitante modifique su marca o signo distintivo a fin de evitar mayores conflictos, aunque podría darse el caso que al llegar a una etapa judicial, se le diera la razón al solicitante siendo por consiguiente innecesaria llevarse a cabo una modificación. Y es como cada caso en particular tendrá una resolución particular, desde que debe ser analizado con detalle y teniendo en cuenta diversos factores específicos que configuren el hecho en sí. Como podemos observar en el caso concreto, las partes no llegaron a ningún acuerdo por lo que debieron acudir a los tribunales.
Ahora bien, volviendo al caso en cuestión, y de acuerdo con lo comentado, en principio debemos identificar las partes del proceso conflictual. Es así como encontramos por un lado a la empresa Star Healthcare S.L. quien interpone recurso de alzada contra la resolución denegatoria dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y contra la empresa Natura Bissé Internacional S.A. por oponerse a la solicitud de registro de la marca “SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE” -denominativa- de clase 3 para preparaciones cosméticas, conforme lo estipulado con la Clasificación de Niza, en contraposición de sus marcas ya registradas. Aquí adelantamos que el tribunal falla a favor de la recurrente, pero ya llegaremos a entender la conclusión determinada.
foto bellezapura.com
Es así como mediante el procedimiento de registro de marca, al presentarse la solicitud por parte de Star Healthcare, y consecuente publicación realizada por la OEPM en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, la empresa Natura se opone al registro en la base de sus marcas nacionales “NATURA BISSE DIAMOND”, “DIAMOND MAGNETIC”, “DIAMOND MAGNETIC PEEL” todas de la clase 3, así como marcas de la Unión Europea “DIAMOND” en la clase 29 y 3, a la misma vez que la marca internacional “DIAMOND MAGNETIC” también protegida en clase 3, alegando riesgo y confusión entre los productos para los consumidores, argumento que la OEPM sostiene igualmente, lo que lleva a denegar la solicitud de registro de marca “SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE”.
En este caso, la recurrente Star Healthcare entiende que tal resolución genera una infracción del art. 6.1.b. de la Ley de Marcas (LM), entendiendo que no existe la semejanza que pueda dar esa confusión a los consumidores. Sostiene que su marca denominativa compleja acentúa el término SISBELA, que se constituye por sí sólo como diferenciador entre las marcas opuestas por la demandada. Además, establece que los productos son ofrecidos por medio de diferentes canales de distribución, especializados en el caso de los productos de la oponente Natura Bissé, mientras que los productos de la recurrente únicamente se encuentran en el supermercado MERCADONA, agregando incluso diferencias visibles con el empaquetado del producto. Asimismo, niega que concurran los requisitos del art. 8 de la LM referido a las marcas de renombre,desde que el término DIAMOND en el que se basa de forma central la oposición y posterior denegación de la OEPM, se encuentra en variada cantidad de marcas cuyos productos se encuentran destinados de igual manera a cremas o productos cosméticos que se encuentran en el mercado.
foto naturabisse.com
Por otro lado, la OEPM mantiene su postura respecto a la similitud entre las marcas, considerando que sí se da la prohibición establecida en el mencionado art. 6.1 de la LM referido a las marcas registradas con anterioridad, desde que no se advierten diferencias denominativas ni fonéticas resultando en la imposibilidad de encontrarse la marca solicitada de forma conjunta con las opuestas en el mercado, puesto que significaría y configuraría una confusión entre los consumidores.
Incluso, la oponente interpuso recurso bajo la premisa de notoriedad de su marca a la vez que el riesgo de confusión entre las marcas, e incluso añadió que no existe necesidad alguna de agregar en la solicitud de marca el término DIAMOND, si resulta que lo relevante y conocido por el consumidor de la marca que se pretende registrar lo configuraría el término SISBELA. Además establece que el término aquí en discusión fue reconocido por la Asociación para la Defensa de la Marca como notorio, no resultando relevante por consiguiente la diferenciación con el canal de distribución o el empaquetado utilizado.
Ahora bien,a fin de poder resolver la cuestión, el tribunal detalla una serie de sentencias que configuran así la jurisprudencia respecto a la noción y requisitos con los que debe contar una marca para tener carácter notorio.
Es así como se determina que el conocimiento por parte del consumidor medio, debe darse respecto a la marca concreta y para el sector comercial correspondiente y al que pertenece el producto. Ese conocimiento y consiguiente poder de diferenciación concreto puede llevar a situar a la marca como notoria.
Vemos cómo se determina que la prohibición del art. 6.1 a) y b) de la LM, en cuanto a la posibilidad de registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos a una marca anterior que además se configure para distinguir productos de la misma clase o semejantes, queda denegado debido a la existencia del riesgo de confusión que puede acarrear al consumidor, desde que se puede llegar a dar un aprovechamiento indebido de la marca que se pretende registrar para hacerse en el mercado con reputación ajena y posicionándose mejor frente a su competencia al darse esta confusión, pero esto se configura por la asociación errónea que puede darse por parte del consumidor. De ahí que la prohibición debe darse sobre la base de la doble identidad, es decir, similitud fonética de los signos que configuran el signo marcario, además de similitud de los servicios o productos a los que está dirigido. Es así como podemos observar inscripciones de marcas similares pero para diferentes productos, es decir de diferentes sectores comerciales, salvo que la marca anterior sea notoria o renombrada, conforme se establece en el art. 8.1 LM.
Podemos advertir y de acuerdo a lo establecido por el tribunal en esta sentencia, que llega a concluir que no existe similitud ni riesgo de confusión desde que sólo se observa como término común la palabra DIAMOND, lo cual fue probado en el expediente que su utilización se da por diferentes compañías o firmas para sus marcas dirigidas a distinguir igualmente productos de cosmética y belleza. No obstante, en este caso, el origen empresarial se encuentra determinado sin duda alguna en el empaquetado, especificando su origen empresarial, lo que genera no sólo una percepción sino un conocimiento directo por parte del consumidor del producto que está adquiriendo sin que pueda darse alguna confusión al respecto. Si bien es cierto, como se indica, que aquí existe similitud en los servicios o productos, ya que ambas marcas distinguen productos de belleza, se termina configurando que no existe identidad denominativa ni fonética, evitándose así la posible confusión del usuario o consumidor.
Conforme dichas alegaciones es que el tribunal concluye y da la razón a la empresa Star Healthcare, anulando la decisión de la OEPM, declarando el derecho de inscripción de la marca “SISBELA DIAMOND REVITALIZANTE” (denominativa), número 3.651.280, en la clase 3.
Consideramos acertada la conclusión llegada por parte del tribunal, y es que en este caso en concreto, podemos notar como el término DIAMOND es el que genera el conflicto. Si bien es cierto que en todas las marcas de Natura Bissé encontramos dicho término, podemos advertir cómo sus marcas repiten el mismo sistema o formato al encontrarse el término conflictivo al final del signo denominativo. Aquí podemos observar una primera diferencia a tener en cuenta, que al pronunciarse ya se configura de otra forma. También es cierto que las marcas en cuestión refieren para la misma clase, lo que puede inferir que el consumidor podría llegar a confundir el origen empresarial de los productos. Ahora bien, resulta relevante considerar cómo el consumidor de estos productos no lo adquiere sin antes realizar un análisis del mismo, desde que estamos hablando de cuestiones cosméticas donde el consumidor medio presta la debida atención, por lo que difícilmente podremos inferir que podría darse una confusión sólo por disponer del término DIAMOND entre otras dos palabras que nada pueden conectar con los productos de la oponente Natura.
Además, podemos observar sin duda alguna cómo de las imágenes aportadas se advierte claramente la diferencia en la formación de las marcas en conflicto, ya que no sólo observamos la diferencia con la configuración de cada signo en la utilización de diferentes palabras y términos, sino también en la diferente tipografía, color y empaquetado utilizado. Es que no sólo al decirlo en voz alta suenan diferente, sino también a la vista, por lo que resultaría difícil sostener que fuera a generar realmente una confusión al consumidor.
No obstante del análisis realizado, cuestión también relevante configura la de evitar monopolizar términos utilizados que por sí solos no configuran la marca en sí, ni adjudican o configuran la diferenciación con otros productos o signos. Tal es así, que si el caso hubiera concluido de forma inversa dándole la razón a la empresa Natura Bissé, podríamos inferir viables todas las oposiciones que pudieran darse sobre diferentes marcas que pretendan agregar el término DIAMOND, aunque sólo configure una parte del mismo signo distintivo que se quiera proteger. Es que en el caso concreto, vemos como la utilización de otros términos o palabras que conforman la marca en sí hacen la diferencia y amplían las posibilidades sin dejarse atrapar por el sólo término DIAMOND.
Por último, podríamos incluso cuestionarnos si al encontrarnos frente a una posible marca notoria o renombrada, la confusión que pueda darse entre los diferentes productos conforme al origen empresarial se configure realmente desde que los consumidores tendrían las herramientas suficientes como para poder diferenciar un producto de otro, así como para poder distinguir el correcto origen empresarial.
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