01 Feb OPOSICIÓN «THE» DE MARC JACOBS. 2021
CONOCE EL CASO DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE DE MARC JACOBS PRESENTADA POR THE OHIO STATE UNIVERSITY.
En esta entrada conoceremos otro caso de Fashion Law que ha dado de qué hablar durante este 2021: la oposición que The Ohio State University presentó contra la solicitud de registro como marca del signo “THE” solicitada por Marc Jacobs.
El caso que comenzó en 2019, cuando ambas partes solicitaron el registro de la palabra “THE” en relación con vestuario. Sin embargo, fue en abril de 2021 cuando The Ohio State University presentó oposición a la solicitud de Marc Jacobs alegando que ha hecho uso de la palabra THE mucho antes que el diseñador.
Pero, en agosto de este año, las partes llegaron a un acuerdo, por lo que este caso finalizó de forma amistosa para las partes involucradas. Así que conozcamos este caso del Derecho de la Moda de 2021.
LA PARTE: MARC JACOBS
Marc Jacobs es uno de los diseñadores más relevantes de la moda estadounidense. Egresado de la prestigiosa Parsons School of Design, su colección de grado fue todo un éxito que lo puso en el radar de quien se convertiría en su socio Robert Duffy, además, su colección ganó el reconocimiento Design Student of The Year.
En el año 1989, Marc Jacobs se convirtió en el director creativo de la casa Perry Ellis, una de las más importantes de la moda de los Estados Unidos. Sin embargo, fue despedido de Perry Elli, en 1992, después de presentar la colección Grunge, una colección inspirada en el estilo de Kurt Cobain y Courtney Love, donde los jeans rotos, botas militares y la ropa oversize era la tendencia. Pero al final del día, Grunge fue todo un triunfo personal para Jacobs.
El diseñador Marc Jacobs
En 1993, Marc Jacobs y su socio Robert Duffy fundaron Marc Jacobs International. En 1996, Marc Jacobs es contratado como director creativo de la línea pret-a-porter de la legendaria casa francesa Louis Vuitton, siendo el encargado de darle vida a la nueva división de vestuario de la casa. En este sentido, más adelante, Jacobs y Duffy vendieron la mayoría de las acciones de Marc Jacobs Internacional a LVMH, conglomerado al que pertenece Louis Vuitton, Dior, Givenchy, entre otras.
Marc Jacobs dejó la dirección creativa de Louis Vuitton en 2016, dejando atrás una de las trayectorias más exitosas de la moda, para enfocarse en su marca Marc Jacobs, la cual ha pasado por momentos difíciles durante la segunda mitad de la década de los 2010, pero con el surgimiento de su nueva línea Heaven, se está convirtiendo en una de las preferidas de los Gen-Z.
LA PARTE QUE PRESENTA LA OPOSICIÓN AL REGISTRO: THE OHIO STATE UNIVERSITY
The Ohio State University es una institución de educación superior de carácter estadal, es decir, sostenida por el estado de Ohio, fundada en el año 1870. Está domiciliada en Columbus, Ohio, en un principio denominada Ohio Agricultural & Mechanical College, en 1878 fue cambiada su denominación a la actual. Entre las carreras que dicta esta institución se encuentran Derecho, Medicina, Ingeniería, Educación, entre otras, las cuales han destacado por su calidad que han hecho que The Ohio State University se ubique entre las 40 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos.
Además, The Ohio State University también ha destacado en el área deportiva, ya que es una de las cinco universidades estadounidenses que ha ganado campeonatos nacionales de natación, beisbol, baloncesto y futbol americano. Además, sus estudiantes también se han destacado en otras disciplinas deportivas como la natación, nado sincronizado, el golf, voleibol y la gimnasia. También ha destacado por sus programas de teatro y artes dramáticas, y en la organización de eventos culturales y musicales.
EL INICIO DEL CONFLICTO POR LA MARCA “THE”
El signo solicitado como marca por Marc Jacobs ante la USPTO
La entidad jurídica Marc Jacobs Trademarks L.L.C, domiciliada en Nueva York, la cual se encarga de gestionar las marcas y la propiedad intelectual de Marc Jacobs International, solicitó, el día 9 de mayo de 2019, el registro como marca de la palabra “THE” ante la Oficina de Registro de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en relación a productos como carteras, bolsos y billeteras, todos distribuidos en canales dedicados a la moda contemporánea; también para vestuario, calzado y ropa interior.
La solicitud de Marc Jacobs quedó inscrita bajo el número 88416806. Por su parte, The Ohio State University, el día 08 de agosto de 2019, presentó solicitud de registro como marca de la palabra “THE” en relación a productos tales como t-shirts y gorras, quedando esta solicitud inscrita bajo el número 88571984.
El 11 de septiembre de 2019, el abogado examinador de la USPTO notificó a The Ohio State University que la solicitud THE realizada el día 9 de mayo de 2019 por Marc Jacobs Tradmark LLC, podría ser un potencial causante de negativa de oficio a su solicitud.
LA OPOSICIÓN CONTRA MARC JACOBS
The Ohio State University como medio de defensa ante una potencial negativa de oficio a su solicitud, presentó oposición contra la solicitud THE de Marc Jacobs el 23 de abril de 2021.
En este sentido, The Ohio State University alegó que ha usado la palabra THE como marca en artículos de vestuario referentes a las actividades deportivas de la institución, convirtiéndose la palabra THE en todo un símbolo referente al prestigio deportivo de la institución.
También añadió que debido al uso al uso extendido que ha hecho de la palabra THE, goza de protección según el common law. Además, que debido a la igualdad entre los signos en conflicto el público caería en la confusión, debido a que creería que existe algún tipo de asociación o conexión entre The Ohio State University y Marc Jacobs.
En este punto es preciso añadir que en los Estados Unidos el derecho sobre una marca nace por el uso que se haga de ella, aunque no esté registrada. De hecho, el uso previo es un requisito para lograr el registro de cualquier signo como marca comercial en dicho país.
EL ACUERDO ENTRE MARC JACOBS Y THE OHIO STATE UNIVERSITY
Cuando The Ohio State University presentó la oposición contra Marc Jacobs Trademark, ya ambas partes estaban en conversaciones. Por lo tanto, The Ohio State University, el mismo día que interpuso la oposición, solicitó suspender el procedimiento de oposición durante un plazo de 90 días debido a que las partes ya se encontraban en negociaciones para alcanzar un acuerdo. Por lo que se preveía que Marc Jacobs tendría que presentar su defensa el día 1 de septiembre de 2021.
Sin embargo, el día 18 de agosto de 2021, The Ohio State University presentó su desistimiento a la oposición que presentó contra la solicitud de registro de la marca THE de Marc Jacobs, debido a que ambas partes alcanzaron un acuerdo que les permite convivir en el mercado.
El enfrentamiento entre Marc Jacobs y The Ohio State University quedó finalizado formalmente el día 26 de agosto de 2021, cuando la USPTO lo dio por terminado. En este sentido, Rick Van Brimmer de The Ohio State University declaró que el acuerdo era lo deseado entre ambas partes, por cuanto cada una tiene su espacio determinado en el mercado, el THE de Marc Jacobs se destina a productos de lujo, mientras el THE de The Ohio University se destina al campo deportivo.
Desde entonces, cada parte modificó su respectiva solicitud de registro de marca THE, adaptándola a sus ámbitos comerciales y han continuado con sus procedimientos.
Un final amistoso deseado por las partes que contrasta con el caso que enfrenta a Marc Jacobs con la banda Nirvana.
EL ESCRITO DE OPOSICIÓN CONTRA LA MARCA DE MARCA JACOBS PUEDEN LEERLO AQUI (EN INGLÉS)
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