OFF-WHITE: SUS PLEITOS PARTE 1.

OFF-WHITE: SUS PLEITOS PARTE 1.


CONOCE LOS PRINCIPALES PLEITOS Y DEMANDAS A LAS QUE SE HA ENFRENTADO LA MARCA OFF-WHITE.

 

Off-White, es la marca de streetwear fundada por Virgil Abloh en 2013 que  en cinco años ya era la marca de moda más popular del mundo, según el ranking que cada cuatrimestre hace el portal Lyst.

En este sentido, una marca al hacerse relevante aumenta sus posibilidades de ser parte de enfrentamientos por su propiedad intelectual (marcas, patentes y derecho de autor). Bien sea para proteger su marca y eliminar cualquier peligro de vulgarización,  combatir las falsificaciones o porque otra empresa considera que está usando un signo parecido, Off-White ha sido parte de varios pleitos legales considerando que no llega a los diez años de trayectoria.

Según un reportaje del New York Times, desde el año 2017, Off-White ha presentado acciones judiciales contra 1500 empresas, ante los Tribunales Federales de Manhattan en Nueva York, por comercializar falsificaciones de sus productos, lo que la hace una de las marcas más activas de esta materia.

Pero en esta entrada, presentaremos los pleitos más famosos y mediáticos en los que la marca de Virgil Abloh ha sido parte. Comencemos:

 

1.OFF-WHITE, L.L.C. VS PAIGE, L.L.C.

 

Este caso de 2017 enfrentó a Off-White, L.L.C (entidad jurídica propiedad de Virgil Abloh, domiciliada en Illinois y que es titular de los derechos de propiedad intelectual de todas las marcas que usa Off-White), contra Paige, L.L.C, empresa de denim fundada en 2004 por la exmodelo Paige Adams-Geller, y que se especializa en todo lo relacionado a jeans y denim.

El enfrentamiento entre ambas partes se originó cuando Paige, en enero de 2017, envió una carta de cese de uso a Off-White,  en la cual le solicitó que cesara todo uso sobre las líneas diagonales, además de que desista de registrarlas como marcas comerciales, y presentó una acción de cancelación contra una marca compuesta por las barras diagonales que poco tiempo antes Off-White había logrado su registro.

Off-White, como un medio de defensa ante esta acción ejercida por Paige, presentó una acción judicial ante un Tribunal Federal de Nueva York solicitando que  declare que sus líneas diagonales no se parecen al diseño de líneas que llevan los bolsillos de los  jeans de Paige, que ya es una marca registrada.

Previamente a la solicitud de cancelación de marcas que presentó Paige, las partes intentaron llegar a un acuerdo por medio de conversaciones  y comunicaciones que duraron tres meses, pero Off-White alegó que no se pudo llegar al acuerdo debido a las exageradas restricciones que Paige quería imponerle en relación al uso de las barras diagonales.

La gota que colmó el vaso para Off-White fue, cuando en marzo de 2017, Paige presentó acciones de cancelación y oposiciones  contra el registro de la marca correspondiente al diseño de las barras diagonales. En su solicitud de cancelación Paige alegó que el diseño de Off-White es confusamente similar al suyo, el cual ha usado continuamente desde 2005, mucho antes de que existiera Off-White.

En su demanda Off-White alegó lo siguiente: “En particular, la marca Off-White ha sido reconocida por su gráfico distintivo y el uso de su logo en sus diseños, y específicamente, una marca diseño única  compuesta de líneas alternas  paralelas”.

La finalidad de Off-White con esta acción judicial fue obtener una decisión declarativa del Tribunal, la cual sería vinculante para ambas partes, que definiría cuáles son los derechos de marcarios de ambas partes. Además, Off-White no se limitó a esta acción, sino que también presentó acción de cancelación por falta de uso contra las marcas de Paige, alegando que no habían sido usadas durante los últimos tres años.

En este sentido, el Juez que conoció el caso, en junio de 2017,  desestimó la demanda presentada por Off-White, alegando que  Off-White no presentó una verdadera controversia o litigio que requiriera una intervención judicial, sino que sus argumentos estaban basados en “escenarios hipotéticos”.

Con una decisión del Tribunal, quedaban pendientes las acciones de cancelación y oposición presentadas por Paige y las cancelaciones presentadas por Off-White. Sin embargo, en el verano de 2018, las partes reiniciaron conversaciones para llegar a un acuerdo, y  ya para otoño de 2018 ambas partes alcanzaron un acuerdo definitivo.

Los términos de este acuerdo fueron confidenciales, por lo que no se sabe cuáles concesiones hicieron las partes. Pero no dudamos de que Off-White ha resultado grandemente beneficiado en este acuerdo.

 

2. HELLY HANSEN VS OFF-WHITE

 

Otro pleito de alto perfil de Off-White. Pero en este caso, Off-White fue demandado por Helly Hansen, marca noruega especializada en ropa para hacer actividades al aire libre y que tiene más de 40 años en el mercado.

Esta vez, Helly Hansen, en 2018, demandó a Off-White ante un Tribunal de la ciudad de Illinois en Chicago, por hacer uso de las barras diagonales, que coincide con el signo distintivo que la marca ha usado de forma continua durante más de 40 años.

En la demanda, Helly Hansen alegó lo siguiente: “Off-White ha adoptado un logo que es confusamente similar al HH Stripe Logo de Helly Hansen”, además de “crear una falsa sugestión de afiliación entre la misma y Helly Hensen”. También alegó que las barras de Off-White se ubican en la misma locación que su marca “en el hombro y las mangas de las blusas y en la costura externa de los pantalones”.

Por lo que la marca noruega en el petitorio de la demanda solicitó lo siguiente: Compensación monetaria por los daños causados por infringir su marca e incurrir en acto de competencia desleal, además, solicitó que Off-White se abstenga de usar las barras diagonales, por lo que solicitó la destrucción y el retiro del mercado de todos los productos de la marca que hicieran uso las polémicas barras.

Por su parte, Off-White en su contestación alegó que sus productos se venden en establecimientos comerciales, tales como Saks Fifth Avenue, Nordstrom, entre otros, lugares donde no se venden los productos de Helly Hansen, por lo que el público no caería en confusión.

En febrero de 2019, Helly Hansen presentó nuevos alegatos contra Off-White, entre los cuales destacan “el historial de faltas marcarias y prácticas de competencia desleal”, mencionando las acusaciones de plagio a las cuales se ha enfrentado Virgil Abloh, en la cual destaca la hecha por Amsterdam Warehouse por copiar un diseño de zaparos y la marca japonesa ANREALAGE por copiarle el diseño de una hoodie. Inclusive, los alegatos van más atrás, cuando Virgil Abloh cerró Pyrex Vision por la posible disputa marcaria a la que se enfrentaba por el nombre Pyrex.

En este sentido, Off-White inició un procedimiento de cancelación de registro contra las marcas de Helly Hansen que están conformadas por las barras, mientras que Helly Hansen también hizo lo mismo y solicitó la cancelación del registro de marca de las barras diagonales de Off-White en la clase 35.

A pesar de los duros alegatos presentados por Helly Hansen, para el año 2020, se dio a conocer que las partes estaban en conversaciones para llegar a un acuerdo, las cuales deben estar aún en proceso por cuanto no consta la finalización del caso todavía.

 

3. OFF-WHITE VS RASTACLAT

 

 

En este caso de abril de 2019, Off-White presentó, ante los Tribunales de Los Angeles, una demanda contra una empresa que fabrica accesorios como collares y pulseras llamada Rastaclat, L.L.C. En la demanda, Off-White alega que Rastaclat está violando sus derechos marcarios al poner en sus productos símbolos como “SHOELACE”, “OFF-CLAT” y “Off-Clat c/o Rastaclat”. Los productos de Rastaclat se venden a un precio promedio de 18 dólares en retailers  como Amazon y The Finish Line.

Pero, en esa ocasión Off-White no contaba con registros marcarios de esos signos, sin embargo, hay que resaltar que, en los Estados Unidos, una marca que está siendo usada de forma continua, aunque no esté registrada, goza de protección por el Common Law, y justamente ese es el argumento utilizado por el equipo jurídico de Off-White, la protección por Common Law, además de la fama que han logrado los símbolos como “Off-White”, “Shoelace” y “Off-White c/o Virgil Abloh”. Además de alegar que Rastaclar incurría en actos de competencia desleal.

En este sentido, Off-White alegó que los diseños de Rastaclat “confunden a los consumidores haciéndoles creer que son productos de Off-White”.

Sin embargo, este pleito tuvo un final bastante amistoso. En julio de 2019, Rastaclat anunció que ambas partes llegaron a un “acuerdo amigable” que puso fin al litigio. Más detalles sobre las condiciones de ambas partes no se hicieron públicos. Sin embargo, las pulseras que llevaban los controvertidos signos fueron retiradas de la página web de la empresa.

 

Off-White LLC v. RASTACLAT LLC d/b/a RASTACLAT; ZUMIEZ INC.; and THE FINISH LINE INC. d/b/a FINISH LINE, 2:19-cv-03518 (C.D.Cal).

 

4. OFFWHITE PRODUCTIONS VS OFF-WHITE

Este es sin dudarlo, uno de los pleitos más mediáticos de Off-White. En esta ocasión, Off-White fue objeto de una demanda presentada por la empresa OffWhite Productions L.L.C, una agencia creativa fundada por Joshua White a finales de los años 90, y entre cuyos clientes se encuentran Nike, Coca Cola, Lenovo, Michelin, entre otras.

La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, y en ella la demandante alega que OffWhite es una marca registrada desde los años 90, aproximadamente unos 15 años antes de la fundación de Off-White. Además, opera la página web offwhitedesign.com desde julio de 2001 y la cuenta de Twitter offwhite design.

La demandante también alega que le envio una carta de cese de uso a Off-White pero “se negó a alterar su conducta o a emitir cualquier tipo de respuesta a esa comunicación”.

Además, alegó tener derechos prioritarios sobre la marca Off-White, por lo que “se ve amenazada y Off-White es un obstáculo para erigir la expansión de OffWhite Production”.

En este sentido, Off-White en su contestación de la demanda presentó como argumento principal que ambas empresas Off-White, L.L.C y OffWhite Productios, L.L.C se dedican a ramos empresariales diferentes por lo que no existe confusión. Tambien, Off-White alegó que la demandante quiere aprovecharse de su fama y notoriedad.

Sin embargo, el Juez que conoció el caso, Paul Engelmayer, desestimó la demanda presentada por OffWhite Productions, ya que no presentó un elemento probatorio que demostrara el peligro de confusión con las marcas de Off-White. En este sentido, el Juez expresó lo siguiente en la motivación de  la sentencia: “alegaciones fácticas dispersas de OffWhite Productions fallaron en alegar  el elemento de confusión en el consumidor”.

Por lo que en este pleito judicial Off-White, L.L.C de Virgil Abloh salió victoriosa.

Este es tan solo una parte del historial de pleitos que ha enfrentado Off-White en sus ocho años de trayectoria. Un elementos que ha sido bastante polémico es el de las barras horizontales, y en general, es un signo bastante disputado en la moda (ver el caso de Adidas). Sin dudas, Off-White es una marca bastante polémica en materia de propiedad intelectual.

 

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