LA MARCA DE POSICIÓN ¿QUÉ ES?

06 Ago LA MARCA DE POSICIÓN ¿QUÉ ES?

CONOCE QUÉ ES LA MARCA DE POSICIÓN 

Con el paso de los años estamos siendo testigos de una clara evolución en el sistema de marcas, lo que ha dado lugar a que se dejen a un lado las conocidas como “marcas tradicionales”, dejando paso a nuevos signos que presentan otro tipo de características, también susceptibles de protección, entre ellas nos encontramos con la llamada marca de posición. Así fue como, mediante la Directiva 2436 de 2015 se introduce en nuestro país nuevos tipos de marcas, las cuales se van a denominar como “marcas no convencionales”.

Y es en este contexto marcado por la innovación de donde surge el concepto de marca de posición, donde la disparidad de criterios a la hora de determinar el carácter distintivo del posicionamiento no está exento de problemática.

 

¿Qué se entiende por marca de posición?

 

Por marca de posición debemos entender la forma concreta en la que un determinado signo se coloca o se fija en un producto. De tal manera que la marca depre representante mediante la presentación de una reproducción que permita identificar, claramente, la posición del signo y su tamaño o proporción correspondientes.  Luego, siguiendo lo establecido por la EUIPO, una marca de posición consiste en la manera especifica en que la marca se coloca o figura en un producto.

Y, concretamente, el reglamento de marcas español que desarrolla la Ley de Marcas establece que:

En el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.

De tal manera que, será fundamental la existencia de una representación que facilite la identificación de la posición de la marca en relación a determinados productos, esto es, un elemento gráfico que resalte una posición dentro de un producto, permitiendo vincularlo con un determinado origen empresarial.

 

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que debe hacer frente la marca de posición?

 

No obstante, no podemos obviar la existencia de diversas vicisitudes en relación con este tipo de marcas, entre las cuales destaca la dificultad existente a la hora de delimitar el carácter distintivo, imprescindible para proceder a su registro oficial. Ahora bien, de este concepto podemos deducir que la exclusividad y diferenciación vendrá delimitada por el posicionamiento, es decir, por el lugar exacto en el que se va a ubicar una determinada representación, con independencia de lo que ésta sea. Si bien es cierto que, como estamos haciendo alusión, la dificultad reside en la ausencia de una linea doctrinal única y uniforme a la hora de determinar el carácter diferenciador.

Ahora bien, en la representación de la marca se deberá determinar con absoluta claridad lo siguiente:

• Primero, la posición y el tamaño del signo en relación al producto.
• Segundo, los elementos del producto que, en todo caso, no se reivindican como objeto de protección.

 

¿Cómo se realiza el registro de la marca de posición?

 

 

La marca de posición es complicada de registrar, a priori, debido a su sencillez. De hecho, es este atributo lo que provoca que, en ocasiones, sea imposible determinar la existencia de carácter distintivo. Y, como consecuencia de esta falta de distintividad, el consumidor es incapaz de identificar un origen empresarial concreto tomando como referencia la posición de algún atributo de la marca.

Por este motivo, las solicitudes de marcas de posición reciben habitualmente un suspenso por falta de distintividad. Y, para superar esto resulta imprescindible probar que la marca tiene distintividad aportando pruebas de ello tales como volúmenes de venta, estudios de mercado, o la inversión en publicidad.

Por otra parte, en lo que respecta al precio de la solicitud, lo cierto es que no hay diferencias entre la marca de posición y una marca tradicional. Sin embargo, durante la tramitación se deberá hacer frente a diversos trámites adicionales como consecuencia de la posible denegación de la solicitud por falta de distintividad, incrementándose así el precio del registro.

 

Pero, ¿Cómo podemos saber si una marca de posición está registrada?

 

Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta que será necesario hacer una búsqueda previa y, en el caso de las marcas de posición, se deberá buscar la marca en la clase de los productos donde se va a aplicar y, a partir de ahí, filtrar la búsqueda mediante la clasificación de Viena (clasificacación de dibujos).

Un ejemplo, bastante notorio en esta materia es el caso de la suela roja de Christian Louboutin, en donde en las conclusiones del Abogado General del TJUE presentadas el 22 de junio de 2017, se pone de manifiesto lo siguiente: “obtiene su carácter distintivo del elemento de color así como, en su caso, del contraste cromático entre las diferentes partes de un zapato”.

Asimismo, esta afirmación concuerda con la decisión que en su momento adoptó el Tribunal de Apelación de Nueva York como consecuencia del conflicto surgido entre Louboutin e Yves Saint-Laurent en el año 2011, como consecuencia de la comercialización por parte de éste último de un modelo de zapatos de tacón completamente rojos; no pudiendo evitar la venta del mismo debido a la ausencia de contraste entre el color de la suela y el resto del calzado.

Otro ejemplo que debemos destacar es intento de registro como marca las rayas en la parte lateral de un zapato, esto es, la solicitud de protección en la Unión Europea del registro internacional nº 932758 presentada por K-Swiss en la clase 25 y consistente en el siguiente signo:

 

 

En este caso, el fallo de la Sentencia del Tribunal General de 4 de diciembre de 2015, T-3/15, “K-Swiss Inc. v OAMI”, confirmó una decisión anterior de la OAMI que establece que el anterior signo carece de carácter distintivo, de acuerdo con el artículo 7.1. b del Reglamento 207/2009 sobre marca comunitaria (RMC).

En este sentido, el Tribunal lo que vino a decir es que el signo en cuestión consistía, únicamente, en una simple yuxtaposición de cinco franjas paralelas e inclinadas, el tamaño de las cuales varía para ajustarse al tamaño de la parte lateral del zapato y, como tal, es banal siendo “improbable que adquiera carácter distintivo simplemente porque está situado en la parte lateral del zapato”.

Como consecuencia, el signo en cuestión, colocado sobre la parte lateral del zapato, no puede ser considerado, en la opinión del Tribunal, “una indicación del origen empresarial de los productos de los que se trate”.

De hecho, otra de las afirmaciones del Tribunal hizo referencia a la ausencia de información y de prueba suficiente que permita determinar que “el consumidor medio ha aprendido a establecer un vínculo automático entre el signo colocado sobre la parte lateral del zapato y un fabricante determinado y que este consumidor necesariamente percibirá, por tanto, cualquier forma geométrica colocada sobre la parte lateral de un zapato deportivo como una marca”.

Esta fue la conclusión del Tribunal a pesar de todos los argumentos utilizados por K-SWISS de que los clientes al acudir a las tiendas señalaban las partes laterales de los zapatos en los que aparecen las marcas. Sin embargo, Adidas lo logró en su momento al educar a los consumidores a prestar una atención especial a los diseños para así reconocerlos como signos de su origen empresarial concreto, siendo este un hecho bien conocido.

 

Ahora la cuestión es ¿qué ocurriría si un signo de características similares estuviese colocado sobre una parte distinta, más sorprendente, del zapato?

La realidad es que, el hecho de colocarlo en una parte distinta del zapato no soluciona el problema del carácter distintivo. Ejemplo de ello fue el caso de KEDS LLC, en donde el signo de dos franjas fue rechazado por la Sala de Recursos en su decisión de 20 de enero de 2014 (Caso R 798/2013-2) a pesar del hecho de que las líneas estaban colocadas en un lugar poco común.

La insistencia de K-SWISS en solicitar diversas marcas de posición para zapatos podría haber sido alentada por la decisión de de 3 de junio de 2003 (Caso R 813/2002-1) en la que la Sala de Recursos admitió que el signo consistente en una combinación de 2 rayas oscuras paralelas con una longitud de aproximadamente un cuarto de la parte delantera del zapato y la ausencia de cualquier otro elemento o cualquier otra raya en el resto del zapato, le permite al consumidor asociar la marca con una indicación de origen y guiarse por la misma a la hora de adquirir los zapatos en el futuro.

Como consecuencia, se llegó a la conclusión de que la marca reunía el mínimo de carácter distintivo exigido para el registro conforme al artículo 7.1.b RMC.

Las marcas de posición son marcas muy potentes puesto que bloquean signos distintivos sencillos aplicados con una posición determinada sobre un producto. El caso más conocido es la marca de las tres rayas de ADIDAS. Esta marca protege la disposición de tres rayas paralelas en el lateral de un calzado.

Y, recientemente, la empresa de moda DIESEL ha solicitado el registro de una marca de posición con el fin de proteger la disposición de la etiqueta dentro del bolsillo de sus pantalones.

En definitiva, dado que lo que se pretende proteger es que la posición sea recordada y, por tanto, identificable por el público destinatario como perteneciente a un concreto origen empresarial, dicha ubicación debe ser exclusiva y estar completamente alejada de la práctica habitual del concreto producto o servicio. Luego, para alcanzar esta protección será necesario que la posición “que sirva para identificar el producto para el que solicita el registro como originario de una empresa determinada y por tanto para distinguir dicho producto de los de otras empresas”.

 

https://www.lvcentinvs.es/2016/03/08/las-marcas-de-posicion-o-como-las-rayas-nunca-pasan-de-moda/