EL COLOR COMO MARCA: SECONDARY MEANING

EL COLOR COMO MARCA: SECONDARY MEANING

La definición del concepto de marca se simplifica en aquello que distingue e identifica a una empresa, y sus productos y servicios, en el mercado respecto de los de sus competidores”. Con esta definición, así a bote pronto, te pueden venir multitud de signos que asocias a determinadas empresas, puede ser un logo, una forma ¿y porque no? Un color. ¿Acaso no hemos identificado de toda la vida la mítica crema Nivea original por su azul, o hemos asociado el color verde con El Corte Inglés?, incluso cuando quieres describir un rojo determinado lo adjetivizas como “rojo Valentino” (puede que ya no lo escuchéis tanto porque esto es muy de madres). Seamos claros, conseguir la asociación de un color a una marca es relativamente fácil, sobre todo si tomamos como ejemplo las compañías de telefonía, los partidos políticos o los bancos, nadie te dirá que cuando piensan en rojo solo ven BBVA, obvio ¿no?.  Sin embargo, aunque la asociación que hace el consumidor de una empresa a un color no requiere más que inversión en una buena estrategia de publicidad y marketing, no es suficiente para que estos colores puedan ser definidos como signos distintivos de Banco Santander, Valentino, Orange o H&M. Sería demasiado fácil, demasiado restrictivo.

Conseguir que se reconozca un color como marca es un poder muy potente y peligroso en el mercado, un poder que impediría que otros utilizasen el mismo Pantone que Decathlon o que Barbie en sus logos, en sus productos a comercializar… se estaría – literalmente – capando el color en el mercado, y como no, a cambio de un precio. Por eso es tan valioso.

Basta con un rápido skim and scan por nuestra Ley de Marcas (“LM”) para limitar, de primeras, la posibilidad de una empresa de obtener un derecho de exclusiva sobre un color determinado, y es que esta Ley, si bien incluye a los colores como signo objeto de distintividad pone la primera condición: “que sirva para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de las otras”. Cuando se ha hablado de asociación antes, no se ha tenido en cuenta una característica fundamental: la “distinción”. No vale con asociarlo, debes hacer que te diferencie.

Esto es mucho más fácil cuando nos trasladamos a comentar las marcas tradicionales, un logo, una palabra, imágenes específicas o combinación de ambas, podemos encontrar mil y desde luego, aquí sí que no hay duda, cuando ves ZARA es, sin duda, ZARA. Conseguido, check para la distinción. Si fuese tan bonito para las marcas no convencionales (como puede ser el color), esto sería demasiado aburrido. No solo de logos vive el hombre y es que hay otras posibilidades más originales de distinguirte en el mercado con nuevas estrategias de significación, abriendo un mundo enorme de posibilidades pudiendo registrar marcas de tipo sonoro y tridimensional, y dejando la puerta abierta a otro tipo de signos siempre que: (i) Posean carácter distintivo y (ii) sean susceptibles de representación gráfica. Punto pelota.

Sin embargo, en la práctica este registro no es tan fácil, y nunca debería serlo… aunque pensemos que existen INFINIDAD de tonalidades de un mismo color y por tanto infinidad de pantones que permitirían utilizar distintas – aunque imperceptiblemente iguales – tonalidades de un color, impedir la utilización de un color en el mercado es serio, de hecho, y como veremos más adelante, lejos de beneficiar la libre competencia, la puede llegar a asfixiarla sobremanera.

Desde 1988 y hasta la nueva LM, esta posibilidad era impensable ya que se consideraba que ese derecho de exclusiva sobre una tonalidad específica, supondría una ventaja competitiva desmesurada y obstruccionista.?.  Por suerte, o por desgracia para algunos, los tiempos avanzaron con ritmo aperturista y apareció la Directiva 89/104/CEE, el Convenio de París y el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) que sostenían que un color puede perfectamente diferenciar los productos y servicios de una empresa.

Si nos remontamos años atrás, y quisiésemos averiguar en lo que podían estar pensando esas mentes tan abiertas, podemos ejemplificarlo con la Sentencia STCE, de 6 de mayo de 2003, en el caso Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau. No es plan de aburrir con la sentencia y sus fundamentos de derecho, sin embargo, nos da la clave, nos da el know-how, nos aclara cómo un color puede tener ese “carácter distintivo” tan buscado y codiciado y es que, para que el color tenga carácter distintivo “ha de ser relacionado por el consumidor con el origen empresarial y no con la ornamentación o elementos naturales de un producto concreto”. Es decir, no vale considerar el naranja como carácter distintivo de los zumos de naranja, ok si, parece simple, pero no consigue dar todas las pistas, la verdad, en mi opinión fue una directriz que, a pesar de ayudar, se quedó corta.

Porque claro yo me pregunto ah… ¿y con esto ya está OK? Porque que yo sepa, el chocolate Milka no es lila… ni los yogures de Danone son azules cielo y aun así yo relaciono el lila con Milka y el azul cielo con Danone. Wait, lo veremos.

Entiendo – desconozco los entresijos turbios – que esto generó disputas pues les parecería demasiado fácil registrar un color y querían limitarlo – se asustaron de tanto aperturismo –  y parece ser que, en su momento la OAMI, apelando a ese aperturismo inicial, salió en defensa del color y consideró que al no existir diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas [entiéndase denominativas, mixtas, tridimensionales], no era procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías. No a la discriminación marcaria.

Sin apelar a la misma y sin imponer restricciones ulteriores a este registro, no es por nada, pero el registro de signos distintivos en sí mismo ya tiene sus requisitos, los cuales, aplicados al color, pueden ser realmente complicados de probar. Los que nos preocupan especialmente (no es cuestión de redactaros el artículo) son:

  1. El signo debe de estar perfectamente delimitado (bien sea mediante una muestra depositada o por referencia a un código de colores admitido, siendo el más usual la guía de colores Pantone Matching System) y que sea susceptible de representación gráfica. Pretende evitar una sobreprotección de tonalidades cercanas o una monopolización del color. A esto entiendo que OK, fácil ¿No?
  2. Acreditar que dicho color ha adquirido distintividad para los productos y servicios que designa. Capacidad distintiva. Y ahora es cuando toca pensar

¿Cómo pruebas que un color es distintivo? Siendo honestos – y un poco repetitivos – un color NO es distintivo de por sí, pero como si que hay colores registrados como marcas actualmente, esto solo puede significar que el color ADQUIERE con los años (y el dinero que la empresa en cuestión se quiera gastar en marketing y publicidad) esta distintividad sobrevenida o SECONDARY MEANING.

Porque nada puede ser registrado sin carácter distintivo (art. 5 LM) pero, según el art. 5.2 LM no se podrá denegar este registro si, aunque en principio no lo tuviera, lo hubiese adquirido debido al uso que se ha hecho de la misma.

¿Cómo se ha de valorar la distintividad sobrevenida?

Ha de ser valorada respecto del país donde pretende registrarse como marca – aún cuando si que ha existido registro en otros países – Además, ha de ser un color limitado a una serie de productos o servicios muy específicos y no a una gran cantidad de los mismos, porque, en ese caso, sí que sería una obstrucción absoluta en el mercado y supondría un monopolio del color.

¿Cómo pruebas la distintividad sobrevenida para obtener este registro como marca?

Lo veremos. Estad atentos

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