29 Mar HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD. PARTE 3
CONOCE EL CASO DE HERMÈS INTERNATIONAL CONTRA EL CREADOR DE LOS METABIRKINS (MASON ROTHSCHILD). PARTE 3.
En esta entrada vamos a continuar conociendo los detalles de uno de los pleitos más mediáticos de los últimos años: Hermès vs Mason Rothschild (Sonny Estival). De hecho, puede afirmarse que el impacto de este caso puede ser similar al que causó el caso Louboutin vs YSL de la década pasada, y es que si bien en el caso anterior determinó el alcance del color en una marca, en el caso de Hermès vs Mason Rothschild se pone de relieve el arte y los NFTs.
Y es que en este caso, Rothschild lanzó una colección de NFTs denominadas Metabirkin, el cual consiste en 100 NFTs que representan una imagen pixelada de un bolso Birkin con textura peluda o felpuda. Los NFTs han estado a la venta en la plataforma Open Sea y en la propia página web creada por Rothschild para ello.
Por ello, la casa Hermès presentó demanda contra Rothschild, alegando que este ha cometido infracción de marcas, dilución de marcas y cybersquatting, que es el uso de la marca en un dominio web.
La importancia que este caso ha tenido es que se pone de relieve si un objeto digital está sometido a las mismas regulaciones que un objeto físico, además, Rothschild en el escrito de contestación de la demanda alega que su obra se trata de una obra de arte que se ajusta a los criterios establecidos por el Test Rogers, el cual establece que una obra de arte puede hacer uso de una marca o de un nombre famoso siempre y tenga relevancia artística y que de forma implícita uno haga creer que la marca está afiliada o ha patrocinado la obra. Por lo que solicitó al Tribunal que desestimara la demanda.
Sin embargo, el día 18 de mayo de 2022, el Tribunal de Distrito de Nueva York declaró sin lugar la solicitud de desestimación de la demanda de Hermès, ya que del análisis realizado, según el Test Rogers y el Test Polaroid, y de las pruebas presentadas por la casa francesa, al usar Metabirkin, Rothschild buscaba una forma de asociación con Hermès, por lo tanto, el uso de la marca Birkin no puede considerarse que tenga relevancia artística.
Así que continuemos conociendo este caso y la decisión, que no es conclusión debido a que ambas partes todavía continúan enfrentándose.
APELACIÓN DE MASON ROTHSCHILD A LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE HERMÈS
Con la decisión de declarar sin lugar la solicitud de desestimar la demanda que presentó Hermès, el pleito seguiría su curso, por lo tanto, Mason Rothschild presentó una solicitud de apelación interlocutoria. Una apelación interlocutoria consiste en apelar una decisión emitida por el Tribunal de Distrito que puede ponerle fin al caso antes de que llegue a juicio.
Ahora bien, Rothschild argumentó que el Tribunal erró al considerar que su uso del término Birkin no tiene relevancia artística. En este sentido, solicitó, además de la aplicación del Test Rogers, la aplicación de la jurisprudencia del caso Dastar Corp vs Twentieth Century Fox, el cual trata sobre la limitación de la aplicación del Lanham Act en bienes intangibles.
En este sentido, el Tribunal al volver a analizar el caso se centra en determinar la relevancia artística de los Metabirkins y si se podía limitar la aplicación del Lanham Act. En relación a la relevancia artística, se destacó que el Tribunal no dio una decisión definitiva del caso, por lo tanto, confirmó la decisión de la falta de relevancia artística y mencionó que el hecho de revocar dicha decisión no terminaría el pleito.
En cuanto a la aplicación Dastar Corp vs Twentieth Century Fox, el Tribunal consideró que la jurisprudencia Dastar no limita la aplicación del Lanham Act a bienes intangible. En este contexto, el Tribunal destacó la jurisprudencia Dastar no limita la aplicación del Lanham Act en obras intangibles, ya que es el riesgo de confusión es lo importante para la aplicación de dicha norma. Sin duda esta decisión representó otro revés para Rothschild.
EL JUICIO HERMÈS-ROTHSCHILD
Con estos reveses para Mason Rothschild, ya se hizo evidente que el caso iba a llegar a un juicio. Aunque tanto Hermés y Rothschild, cada uno por su lado, presentaron solicitudes para la celebración de un juicio sumario, el Tribunal de Distrito de Nueva York las rechazó, decidiendo la celebración de un juicio con jurado, compuesto por ocho personas y cuyo comienzo fue pautado para el día 30 de enero de 2023.
Al saberse la celebración del juicio sin duda le expectativa creció en este caso, ya que quedaba en manos de un jurado el decidir si los Metabirkins infringían los derechos de marca de Hermès o si eran una representación de la creatividad de Mason Rothschild y por lo tanto está protegida por la Primera Enmienda.
Finalmente, después de una audiencia, el día 8 de febrero de 2023, el jurado seleccionado por el Tribunal de Distrito de Nueva York emitió su decisión en relación al caso Hermès vs Mason Rothschild. En este sentido, el jurado decidió lo siguiente: Mason Rothschild infringió las marcas de Hermès, Mason Rothschild comtió actos de dilución de marcal, Mason Rothschild cometió actos de cybersquatting, también decidió que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos no protege a la obra o la exime de cometer estos actos.
En consecuencia, Mason Rothschild fue condenado a pagar la cantidad de 143 mil dólares por los daños causados a Hermès, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 110 mil dólares por concepto de infracción y dilución de marcas y 23 mil dólares por los daños causados.
REACCIONES AL RESULTADO DEL CASO HERMÈS VS ROTHSCHILD
Sin duda al ser el caso más mediático del fashion law o derecho de la moda en el ultimo año, el resultado de este caso ha generado reacciones. En este sentido, comenzamos con el abogado de Mason Rothschild, Rhett Millsaps, quien mencionó lo siguiente: “Apelaremos. Vamos a ejercer todas las acciones legales que tengamos. Es un gran día para las grandes marcas de lujo y un dīa terrible para los artistas y la Primera Enmienda”.
Según la abogada Lilibet Behdadnia, el resultado de este caso “fue una victoria para la empresa de lujo y muy probablemente va a sentar precedente en el uso de una marca en el espacio del NFT. Sin embargo, es probable que este caso no sea el ultimo relacionado con las marcas, NFTs y el metaverso en general. Hay varios temas de propiedad intelectual que involucra a la web3 y al metaverso en general”.
Por su parte, el critico e historiador de arte Blake Gopnik consideró que el caso era absurdo y que era un ataque de Hermès a los derechos de un artistas, ya que artistas como Warhol o Hans Haacke han hecho uso de marcas registradas para la realización de sus obras y que la obra Metabirkins tiene mérito artístico ya que los bolsos son peludos , una textura imposible de encontrar en los bolsos Birkin y que refleja la creatividad de Rothschild.
EL PLEITO HERMÈS-ROTHISHILD CONTINÚA
Aunque ya sabemos que el abogado de Rothschild dijo que va a presentar apelación a la sentencia, muchos pensarían que las partes se tomarían un respiro. Pero eso no ha sido así, ya que el día 3 de marzo, Hermès solicitó al Tribunal de Distrito de Nueva York una medida contra Rothschild para que detenga, permanentemente, la comercialización de los NFTs Metabirkins.
Según la solicitud, Rothschild ha continuado comercializando los NFTs a pesar de la decisión del juicio. En este sentido, Rothschild ha continuado haciendo promoción de los NFTs en su página web y todavía estaba recibiendo el pago del 7.5% de las regalías de cada Metabirkin que ha sido vendido. Por lo tanto, la empresa francesa se vio obligada a presentar esta solicitud, ya que demuestra que Rothschild no es una persona confiable y que dio declaraciones falsad al Tribunal en relación a sus negocios.
Además, Hermès incluyó en su solicitud la transferencia del control de los smart contracts de todos los Metabirkins, de la página web y en general de toda su presencia en los medios, y, por supuesto, la transferencia de todos los NFTs que se encuentren bajo el control de Rosthchild a crypto wallet diseñada por Hermès, inclusive la empresa francesa también solicitó que las regalías que ha ganado Rothschild por la venta de los NFTs.
Por su parte, el abogado de Rothschild, en relación a esta nueva acción presentada por la casa francesa, es una acción que intenta castigar al artista porque no les gusta su arte y que “el caso está lejos de acabarse”.
Y justamente, el día 14 de marzo, Rothschild presentó su oposición a la solicitud presentada por Hermès. Además de la oposición, también solicitó una exención de responsabilidad, el cual consiste en la declaración de que no existe confusión entre la obra y la marca debido a que la obra se encuentra protegida por la Primera Enmienda.
Además, Rothschild también impugnó la negativa del Tribunal en la declaración de Gopnik como testigo en el juicio en el cual resultó a favor de Hermès.
Sin duda, tal como lo mencionó el abogado de Rothschild, este caso está lejos de terminarse debido a que el artista está dispuesto a llegar hasta las ultimas consecuencias en este caso, mientras la casa Hermès hará todo lo posible para proteger una de sus marcas más famosas, todo dentro de un contexto tan novedoso como lo es el metaverso y los NFTs. Sin duda la decisión de apelaciones podrá sentar precedentes y quien sabe si constituye otro Test al estilo Rogers vs Grimaldi. Así que este caso continúa.
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