28 Sep AMAZON VS LOUBOUTIN 2023
CONOCE EL CASO QUE HA ENFRENTADO A LA EMPRESA DE ZAPATOS DE LUJO LOUBOUTIN CONTRA LA PLATAFORMA DE ECOMMERCE AMAZON EN 2023
Un desarrollo reciente de caso que merece atención es la resolución del Tribunal Regional de Düsseldorf, que establece que una entidad europea de Amazon es responsable por la infracción de diseño y emitió una orden de restricción preliminar contra una filial del gigante minorista AMAZON, sobre la base de que los estándares establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU, por sus siglas en inglés)
Hay que tener en cuenta que en una serie de casos de marcas iniciados por Christian Louboutin también pueden aplicarse en el contexto del derecho comunitario de diseño. La decisión del tribunal alemán, con fecha del 21 de agosto de 2023, es la última ronda en una demanda centrada en la responsabilidad de la plataforma que Louboutin interpuso contra Amazon por la venta y publicidad de zapatos con suela roja supuestamente infractores en su plataforma de mercado.
El TJUE ve posible responsabilidad de Amazon en venta de falsificaciones de Louboutin en su plataforma El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que Amazon puede ser considerado responsable de la venta de falsificaciones de zapatos de la firma de lujo Christian Louboutin a través de su plataforma, si bien ha dejado en manos de los tribunales nacionales dilucidar si efectivamente ha actuado en contra de los derechos de marca registrada protegidos en la UE.
El pasado 22 de diciembre de 2022, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia (ECLI:EU:C:2022:1016) en la que interpreta el art. 9.2.a) del Reglamento 2017/1001 y abre la puerta a responsabilizar directamente a Amazon por la infracción de los derechos del titular de una marca, aun cuando los productos que los infringen son comercializados por terceros a través de su plataforma.
El caso trae causa en las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales de Luxemburgo y Bruselas conocedores de las reclamaciones del diseñador francés de zapatos y bolsos de lujo, el Sr. Louboutin, conocido por sus zapatos de tacón alto con una suela exterior de color rojo. Dicho modelo de zapatos está registrado como marca del Benelux y como marca de la Unión, pese a lo cual, en Amazon se podían encontrar zapatos de suela roja comercializados sin el consentimiento del diseñador.
Antecedentes del caso.
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Previamente, Louboutin había entablado casos de marcas separadas contra Amazon en Bélgica y Luxemburgo en 2019 (casos C-148/21 y C-184/21), argumentando que Amazon debería ser considerada directamente responsable por la infracción de marcas registradas como resultado de la presencia de listados de terceros para bienes infractores en su plataforma.
Amazon argumentó en respuesta que debería estar protegida de la responsabilidad, ya que, como operador de un mercado en línea compuesto en gran parte por productos ofrecidos por terceros, no «usa» las marcas en cuestión. Louboutin discrepó, sosteniendo que los principios tradicionales de mercado en línea no son aplicables a Amazon debido a su modelo híbrido de operador de mercado, que le permite ofrecer y publicitar sus propios productos junto con los de terceros.
En este contexto, la empresa francesa de calzado argumentó que Amazon debería ser considerada como un distribuidor de los bienes vendidos en su plataforma y que las publicidades de bienes de vendedores de terceros en el sitio de Amazon deberían ser consideradas parte de las comunicaciones comerciales propias de Amazon.
En el caso c-148/21, el Abogado General analiza de nuevo el concepto de “uso a título de marca” por parte de un servicio de la sociedad de la información, y concluye, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, que para que se cumpla con este requisito, el intermediario debe, al menos, utilizar el signo en el marco de su “propia comunicación comercial”.
En sus Conclusiones en el caso C-148/21, que enfrenta a Amazon y a Louboutin, el Abogado General señala que este requisito se cumple cuando el destinatario de la comunicación comercial (que debe ser el usuario de la plataforma en línea razonablemente informado y atento) establece un vínculo entre el intermediario y el signo en cuestión.
El Abogado General mantiene la línea de argumentación de la numerosa jurisprudencia que existe sobre esta materia, como por ejemplo la sentencia de 2 de abril de 2020 (asunto C-567/18), que considera que para que exista un “uso” por parte del depositario, este debe perseguir el fin de ofrecer o comercializar los productos.
En esta ocasión, el Abogado General añade una nueva precisión, y es que no puede considerarse que Amazon usa una marca que figura en una oferta publicada por un tercero si cumple con dos requisitos: por un lado, si publica de manera uniforme y simultánea sus propias ofertas y las de terceros sin distinguirlas en función de su procedencia y, por otro lado, si ofrece a terceros vendedores servicios complementarios de asistencia, almacenamiento y envío de los productos puestos a la venta en su plataforma, siempre que esos elementos no induzcan a percibir la marca en cuestión como parte integrante de la comunicación comercial de Amazon.
Cabe señalar que la venta en línea de productos y servicios falsificados y la piratería es, sin duda, una de las cuestiones que más preocupan tanto al legislador como a los tribunales. Prueba de ello son todos los esfuerzos que se están realizando para tratar de luchar contra las falsificaciones y la piratería tanto a nivel nacional como europeo: en nuestro país por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deporte impulsó un protocolo para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y que fue firmado por la Coalición de Creadores e Industrias de contenidos, los socios de ésta, DigitalES y los operadores de acceso a Internet que forman dicha asociación, además de Euskatel y Eurona.
A nivel europeo, cabe destacar que la propuesta de Reglamento de Servicios Digitales incluye una batería de medidas y obligaciones a fin de luchar contra la piratería, como por ejemplo la obligación de etiquetar de forma visible el contenido a fin de informar sobre contenido no auténtico, que recaería, según propone el Parlamento Europeo, en las plataformas en línea de muy gran tamaño.
Ambos tribunales buscaron orientación del CJEU sobre si una plataforma en línea podría ser considerada directamente responsable por la infracción de marcas (bajo el Artículo 9(2) del EUTMR) por: (1) mostrar publicidades para vendedores que están utilizando marcas de terceros (en este caso, las de Louboutin) sin autorización, y (2) almacenar y entregar los bienes infractores de los vendedores a los clientes. En el corazón de las referencias al CJEU estaba esencialmente la cuestión de cómo se ve el «uso» de una marca para fines de infracción en lo que respecta a las plataformas de mercado en línea.
En una resolución de diciembre de 2022, el CJEU sostuvo que un operador de mercado como Amazon puede ser encontrado directamente responsable por la infracción de marcas registradas si un consumidor razonable podría establecer un vínculo entre la marca en cuestión y los servicios de la plataforma en línea.
Dicho de otra manera, se podría considerar que un operador de mercado está utilizando una marca mediante publicidades, si esas publicidades son propensas a hacer que un consumidor razonable crea que el operador de mercado está comercializando los bienes que llevan la marca en su propio nombre en lugar de por parte de un tercero.
En los casos combinados, el CJEU observó que Amazon presentaba consistentemente publicidades para los zapatos supuestamente infractores en su sitio de comercio electrónico utilizando su propio logo, lo que podría llevar a los consumidores a creer que los zapatos estaban siendo comercializados por Amazon.
Además, el tribunal se sintió persuadido por el hecho de que, además de presentar sus propios productos junto a los de vendedores de terceros en su sitio (sin distinguir entre ellos), Amazon proporciona servicios adicionales a vendedores de terceros, incluyendo la gestión de consultas de servicio al cliente y facilitando las devoluciones de clientes, contribuyendo así a la apariencia de un vínculo entre Amazon y los productos de terceros disponibles en su sitio.
Amazon vs. Coty: Esta no fue la primera vez que el CJEU determinó si las plataformas en línea pueden ser directamente responsables de las infracciones de marcas registradas de terceros que utilizan sus mercados.
En el caso Amazon vs. Coty, el CJEU sostuvo en abril de 2020 que Amazon no podría ser responsable de la infracción de la marca registrada Davidoff de Coty, que estaba siendo utilizada en conexión con la venta no autorizada – y envío – de perfumes por un vendedor de terceros a través del mercado de Amazon. El tribunal se puso del lado de Amazon en una decisión que se centró en gran medida en el hecho de que los productos de perfumes infractores fueron enviados directamente por el vendedor y no por Amazon.
Diseño y Responsabilidad de la Plataforma
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«Tomando en cuenta los principios establecidos por el CJEU en los casos previamente decididos de Louboutin,» el Tribunal Regional de Düsseldorf determinó el mes pasado que está «claro» en el caso en cuestión (No. 14c O 67/23) que Amazon utilizó el diseño en cuestión, los zapatos de suela roja de Louboutin, «dentro del significado del Artículo 19(1).» (Esa disposición establece que «un diseño comunitario registrado conferirá a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de impedir que cualquier tercero que no tenga su consentimiento lo utilice.»)
Al abordar el potencial de responsabilidad de la plataforma por «contenido ilegal de terceros en la ley de marcas y diseño», el tribunal declaró que «la posibilidad desarrollada por el CJEU de ser directamente responsable de una infracción si el público relevante atribuye el uso de la marca al operador de la plataforma también puede ser transferida al [contexto de] derecho de diseño. Porque aquí, también, se puede argumentar que aquellos que se generan a sí mismos como el usuario también deben ser [considerados] responsables.»
Una Perspectiva Más Amplia
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Oliver Löffel, socio de LÖFFEL ABRAR Rechtsanwälte PartG mbB, opina que es probable que la decisión del Tribunal Regional de Düsseldorf sea la primera que aplica/extiende los estándares del CJEU en los casos Louboutin más allá del contexto de la ley de marcas hacia el derecho de diseño. Pero más allá de eso, la decisión parece indicar que los tribunales están dispuestos a utilizar la determinación del CJEU en los casos Louboutin de manera amplia, un resultado que los abogados de las marcas habían esperado, particularmente en la estela de lo que se ha visto como un resultado particularmente decepcionante para las marcas en el caso Amazon vs. Coty.
En resumen: el Tribunal Regional de Düsseldorf ha emitido una medida cautelar preliminar contra una entidad de Amazon, afirmando que es responsable de una infracción de diseño. Esta decisión se basa en los estándares establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en casos anteriores de marcas iniciados por Christian Louboutin.
Louboutin había argumentado que Amazon debería ser considerado directamente responsable de la infracción de marcas debido a la presencia de listados de terceros de productos infractores en su plataforma. El TJUE había dictaminado anteriormente que un operador de mercado puede ser considerado directamente responsable de la infracción de marca si los consumidores creen que el operador está comercializando los productos que llevan la marca en su propio nombre.
Esta reciente decisión del tribunal de Düsseldorf sugiere que las normas del TJUE también pueden ser aplicables en el contexto del derecho de diseños.
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