05 Feb CHRISTIAN LOUBOUTIN VS YVES SAINT LAURENT. PARTE 2
En esta entrada continuamos conociendo el desarrollo de un caso que ha marcado la especialidad del fashion law, se trata del caso Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent, un caso que ha marcado a la industria de la moda y también en materia de derecho de marcas, ya que su resultado final ha determinado el alcance de la protección de un color como marca en la industria de la moda, una industria que es creativa y en la cual los colores tiene un rol protagónico.
Ahora hagamos una recapitulación de este caso, Christian Louboutin, reconocido diseñador francés de zapatos de lujo, quien se ha hecho popular con las suelas rojas, logrando registrar las suelas rojas en la oficina de marcas de Estados Unidos. En 2011, Louboutin presentó demanda, ante un tribunal de Nueva York, contra la casa de modas francesa Yves Saint Laurent, ya que esta estaba comercializando zapatos monocromáticos rojos, que incluían una suela roja.
Por su parte, Saint Laurent presentó contrademanda contra Louboutin, solicitando que la marca de la suela roja sea invalidada, debido a que no es distintiva, ya que la misma es un elemento ornamental que ha sido usada en la industria del vestuario durante décadas, incluyendo la propia casa Saint Laurent que ha lanzado zapatos con suelas rojas desde la década de los 70. También alega que el público de lujo al cual va dirigido los zapatos sabrán distinguir entre los zapatos de la empresa demandante y los suyos.
Finalmente, el juez le dio la razón a Saint Laurent, ya que Louboutin no pudo probar la existencia de la confusión y también consideró que la marca de la suela roja no era valida debido a que protege un elemento ornamental que es funcional en la industria de la moda. Así que continuemos conociendo el desarrollo de este caso:
LA APELACIÓN DE LOUBOUTIN
Christian Louboutin no se quedó de brazos cruzados, por lo que el día 24 de enero de 2012, presentó apelación contra la decisión emitida por el Tribunal de Distrito. El caso cayó en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que dio su veredicto el día 24 de enero de 2012.
Ahora bien, al decidir el caso el Tribunal de Apelaciones se enfocó en definir si la marca compuesta por la suela roja es registrable, el alcance que tiene en la industria de la moda y si existe confusión entre los zapatos con suela roja de Christian Louboutin y los zapatos monocromáticos rojos de Yves Saint Laurent.
Como un detalle curioso, el Tribunal menciona que el Lanham Act, la normativa que rige las marcas en Estados Unidos, ha sido redactada de una manera que pueda abarcar la mayor cantidad de signos que puedan ser registrados como marca, básicamente, que no sea una normativa restrictiva para el registro de las marcas.
En este sentido, el Tribunal de Apelaciones reconoce que un color per se puede ser registrado como marcas comercial, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de no funcionalidad y de la no funcionalidad estética, además de cumplir con el requisito de la distintividad.
En relación a la no funcionalidad, el color no debe ser intrínseco al producto o necesario o inherente para su funcionamiento o uso, y en cuanto a la funcionalidad estética, esto quiere decir que, en este caso, la exclusividad en el usos del color cause que la parte tenga una ventaja competitiva sobre otros actores del sector, es decir, que se trate de un detalle ornamental que al titular de la marca le daría una ventaja sobre sus competidores.
El Tribunal menciona que el registro de las marcas de color ha sido permitido en Estados Unidos a partir del caso Qualitex, en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el color verde dorado de los paños de limpieza puede ser registrado como marca comercial.
En este sentido, la máxima instancia de la justicia estadounidense destacó que no pudo encontrar una objeción para el uso del color como marca en la importante doctrina de la funcionalidad del derecho de marcas, además también menciona que el color solo puede, en ocasiones, reunir los requisitos legales para ser usado como marca.
El Tribunal pasó a examinar el efecto del registro e las marcas de color en la industria de la moda, la cual, como se mencionó en líneas anteriores, es una industria creativa en la que los colores cumplen un papel importante en las colecciones de los diseñadores.
El Tribunal de Distrito consideró que no puede registrarse los colores como marcas comerciales, por cuanto no puede darse exclusividad de un color a un actor en detrimento de los demás actores de la industria de la moda. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones admite la importancia que tiene el color en la moda al destacar que tiene un papel importante para la paleta de los diseñadores, por lo que representa más que un simple elemento ornamental.
Por ello, el Tribunal considera que en este caso específico se debe aplicar la prueba de la estética funcional, por lo que se debe determinar si el registro del color como marca perjudica a sus competidores. En la decisión, el Tribunal hizo un análisis en relación a la registrabilidad de la suela roja de Louboutin como marca, analizando si merita tener protección como marca y si causa confusión con los zapatos monocromáticos de Yves Saint Laurent.
El Tribunal destaca en su análisis que la suela roja de Louboutin, al contar con un certificado de registro de marca emitida por la Oficina de Marcas de Estados Unidos, demuestra que ha cumplido con los requisitos exigidos por la mencionada oficina para el registro de marca. Por lo que con este análisis ya se está desestimando lo establecido en el Tribunal de Distrito.
Si bien el Tribunal de Apelación menciona que a primera vista, la suela roja no cumple con los requisitos para ser registrado como marca, pero que dicho elemento ha adquirido la distintividad o secondary meaning, uno de los más importantes para lograr el registro de marca. Es decir, las suelas rojas de Christian Louboutin han logrado posicionarse en la mente del consumidor como elementos de Christian Louboutin.
Para llegar a esta conclusión, debe realizarse el análisis de la distintividad adquirida aplicando los siguientes criterios: 1) los gastos de publicidad, 2) estudios donde se determine que el público relaciona al signo con una empresa, 3) cobertura de los medios que no sea solicitado, 4) nivel de ventas, 5) intentos para copiar la marca y 6) la exclusividad en el nivel de uso de la marca.
En este sentido, el Tribunal destaca que Louboutin ha logrado cumplir todos esos criterios debido al uso que ha hecho de las suelas rojas en el mercado de lujo durante más de 20 años, por lo que se ha logrado posicionar en el mercado del lujo.
De hecho, el Tribunal de Apelaciones destaca en su análisis declaraciones que François-Henri Pinault, CEO de PPR (antigua denominación de Kering) hizo en relación a las suelas rojas de Christian Louboutin, quien mencionó que:
“En la moda o en el mundo del lujo, es absolutamente claro que reconocemos la notoriedad de la característica distintiva que constituyen las suelas rojas de los modelos de Louboutin que contrastan con el resto de la presentación del modelo, particularmente la parte superior».
Pero, el Tribunal afirma que las suelas rojas de Louboutin han logrado reconocimiento cuando hacen contraste con el resto del zapato, es decir, vemos un par stilettos negros pero con la suela roja, siendo eso lo que le ha dado distintividad a las suelas rojas.
Sin embargo, Louboutin no logró demostrar la distintividad cuando se tratan de modelos de zapatos que son monocromáticos, es decir, Christian Louboutin no se ha destacado por tener un modelo de zapatos monocromáticos rojos, sino que se ha destacado por las suelas que destacan y contrastan con el resto del modelo. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ratifica la vigencia de la marca de la suela roja de Louboutin, sin embargo, instruye al Director de la Oficina de Marcas de Estados Unidos que se limite el alcance de la protección de la marca de la controversia, a «una suela lacada roja que contrasta en color con la parte superior del resto del zapato».
Debido a esta decisión, el Tribunal de Apelaciones negó la solicitud de prohibición de comercialización de los zapatos Yves Saint Laurent debido a que no existe riesgo de confusión entre los zapatos de las partes, ya que la empresa demandada no infringe la marca de la suela roja de Louboutin.
En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó en parte la decisión del Tribunal de Distrito y la mantuvo en parte, ya que, al contrario de lo establecido en el Tribunal de Distrito, la suela roja de Louboutin se encuentra protegida como marca, ya que ha adquirido la distintividad requerida para se registrada como marca, por lo que mantiene su vigencia, pero mantiene la negativa de la orden de prohibición contra Yves Saint Laurent, ya que el modelo de zapato rojo monocromático no infringen a los zapatos de suela roja.
CONSECUENCIAS Y LEGADO DEL CASO LOUBOUTIN VS SAINT LAURENT
Este caso se ha constituido en el simbólico del fashion law, debido a toda la prensa que generó, incluyendo medios como Vogue siguieron atentamente su desarrollo, lo cual hizo despertar el interés por el fashion law o derecho de la moda en muchos, siendo objetos de artículos en medios especializados y trabajos de grado.
De hecho, la International Trademark Association (INTA) envió un comunicado al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en el cual mencionaba que el Tribunal de Distrito, al haber decidido contra Louboutin, cometió errores que pudieran tener efectos adversos para los titulares de las marcas y en la lucha contra las falsificaciones.
Por lo que es probable que ese comunicado haya podido tener un efecto en el Tribunal de Apelaciones. Además, este caso ha sentado las bases para la protección de signos no convencionales, ya que les da un alcance de protección, aunque sea limitada. De hecho, la casa de modas italiana Valentino durante el procedimiento para el registro de su modelo Rockstud, citó este caso como uno de los precedentes en relación a signos no convencionales aplicados a la industria de la moda.
Así que las suelas rojas de Louboutin no solo son famosas en el mundo de la moda, sino también en el mundo del derecho.
PARA LEER LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL CASO CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A. VS YVES SAINT LAURENT AM. HOLDING, INC., HACER CLIC AQUÍ (EN INGLÉS)
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