09 Feb NIRVANA DEMANDA A MARC JACOBS POR EL SMILEYFACE
NIRVANA LLC versus MARC JACOBS INTERNATIONAL LLC
Hoy analizamos el reciente contencioso, abierto el pasado diciembre de 2018, entre las conocidas empresas Nirvana LLC. y Marc Jacobs International LLC y otros ante el Tribunal del Distrito Central de California (California Central District Court, Caso 2:18-cv-10743) que, por la relevancia mediática de sus protagonistas, está llamado a ser uno de los procesos del año sobre el derecho de la moda (Fashion law) y del que ya se están haciendo eco los medios de comunicación.
Si quieres saber más sobre derecho de la moda (FashionLaw) aquí tienes todas nuestras publicaciones sobre FashionLaw, accesibles en el siguiente enlace
NIRVANA
Todos conocemos a la famosísima banda de Aberdeen, integrada por el icónico y tristemente desaparecido Kurt Cobain, el bajista Krist Novoselic y, desde 1990, por el batería Dave Grohl. Nirvana fue una de las bandas impulsoras del movimiento que se denominó «grunge», esto es, un subgénero de rock alternativo que algunos también denominan como el «sonido de Seattle», y que, como símbolo de la llamada Generación X, ha llegado a hacer del grupo Nirvana, uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia de la música.
Desde el triste suicidio de su vocalista Kurt Kobain, su esposa y heredera Courtney Love, sabemos que ha llevado una vida de excesos por su adicción al alcohol y drogas, polémicas y problemas judiciales, que le llevaron a perder la tutela de su hija Frances en varias ocasiones (por tomar presuntamente drogas durante el embarazo, en 1992, y por las malas relaciones entre ambas, en 2009) o a que ésta le arrebatara los derechos de explotación comercial del nombre e imagen de Kurt.
Con estos precedentes, se entenderá que Nirvana sea algo más que un desaparecido grupo de música, pues la empresa creada bajo su nombre, Nirvana LLC, que posee y controla todos los activos de la banda, está valorada en 450 millones de dólares (os recomiendo el siguiente artículo: Inside Kurt Cobain’s $450M empire) y, por ejemplo, ofrece a Frances un sueldo mensual de 95.000 dólares, al que se suman otros 6.800 dólares por dividendos.
Desde luego, un jugoso volumen de negocio, que muchos disputan (naturalmente y por lo que a este caso se refiere Marc Jacobs).
MARC JACOBS
Marc Jacobs, fue el director creativo de la prestigiosa marca de moda Louis Vuitton desde 1997 hasta 2014 y, en la actualidad, uno de los diseñadores más famosos e influyentes del mundo de la moda, además de propietario de la marca de su mismo nombre, así como de una segunda línea moda conocida como Marc by Marc Jacobs.
Pues bien, en el mes de noviembre de 2018, Marc Jacobs lanzó al mercado una nueva colección de ropa inspirada en el género musical grunge, que denominó Bootleg Redux Grunge 1993/2018, en la que, con el pretexto de reconocer la decisiva influencia de aquel movimiento cultural, utilizó el conocido logo «smiley» de Nirvana, aunque cambiando las ‘x’ de los ojos por una ‘m’ y una ‘j’ (creo que probablemente hagan alusión a las iniciales de Marc Jacobs) y sustituyendo el nombre de ‘Nirvana’ por la palabra ‘Heaven’ (que como sabemos, en inglés significa cielo).
Una vez conocida la utilización del logo smileyface en las camisetas, sudaderas y calcetines de Marc Jacobs, los representantes legales de Nirvana LLC, Dave Grohl, Krist Novoselic y Courtney Love, presentaron la correspondiente demanda de nulidad ante la California Central DistrictCourt, alegando, además del uso indebido del signo distintivo por ellos registrado, la participación del propio Marc Jacobs en la campaña publicitaria de los citados productos, haciendo expresa referencia a Nirvana, con títulos de canciones y letras de la banda incluidos.
LOS ORÍGENES DEL SMILEY DE NIRVANA Y DE LA COLECCIÓN GRUNGE DE MARC JACOBS
Cuando pensamos en la banca Nirvana, no es raro que la asociemos con el conocido logo de una cara sonriente con los ojos en forma de “x”.
El origen del diseño es incierto. Su antecedente, sin duda, fueron los famosos smileys de principios los años 70 y que ya en la década de los 80, fueron símbolo de un estilo de vida vinculado a un subgénero de la música house (el acidhouse nacido en Chicago).
Muchos piensan que el smiley de Nirvana fue dibujado por el propio Kurt Cobain, aunque la hipótesis más creíble es que se inspirase en el emblema de un antiguo club de striptease en Seattle, Washington, llamado TheLusty Lady, ya que ambos logos eran muy semejantes y Nirvana nació en la ciudad natal de Kurt Cobain, Aberdeen, Washington, muy cercana a Seattle.
En cualquier caso y con independencia de su origen, el “smiley face” está registrado como marca por Nirvana desde el año 1992. Un año después de su primera aparición en un folleto que anunciaba la fiesta de lanzamiento del álbum Nevermind, en Seattle, el viernes 13 de septiembre de 1991, el ideario colectivo asociaría la cara sonriente (smiley) con Nirvana. Este diseño ha sido utilizado en los diversos homenajes que se han hecho a la banda y, naturalmente en o medios audiovisuales donde la banca apareció, como el videoclip de «Walk (2011) o el disco«Wasting Light» de FooFighters, el grupo con el que Dave Grohl alcanzó el éxito después de Nirvana.
Por tanto, los derechos marcarios de Nirvana sobre el logo registrado por ella no ofrecen duda alguna.
Otra cosa es que la explotación comercial del mismo por Mark Jakobs deba considerarse ilegal.
EL CONFLICTO SOBRE EL SMILEY DE NIRVANA
En su demanda, Nirvana LLC alega que la famosa marca de moda estadounidense del grupo multinacional LMVH (Louis Vuitton Moët Hennessy) «ha infringido los derechos de autor de Nirvana –en concreto del logotipo Smiley Face de 1991 que habría creado el difunto Kurt Kobain-, utilizando de manera engañosa las marcas de Nirvana y otros elementos con los que Nirvana está asociada, para hacer creer que Nirvana ha autorizado la colección denominada Bootleg Redux Grunge 1993/2018 o está asociada de alguna manera con el Grupo de moda que la ha comercializado.
En esa colección hay «prendas de vestir que utilizan un diseño y un logotipo virtualmente idéntico a la imagen de Nirvana», afirma la demandante, incluyendo camisetas, sudaderas y calcetines. Además, Marc Jacob estaría «utilizando una copia virtualmente idéntica de marca de Nirvana… como parte de una campaña mayor». Esto incluye hacer de la imagen de Nirvana la imagen emblemática en los eventos promocionales de la colección ‘Bootleg Redux Grunge’, utilizando letras de canciones de Nirvana, como «Come as you are», en los anuncios de la colección, y mostrando «memes», como uno «de un vídeo de Nirvana y su co-fundador y cantante Kurt Cobain interpretando la célebre canción ‘SmellsLikeTeenSpirit'» en la página oficial de Marc Jacobs en Tumbler.
En concreto, la camiseta de la colección Bootleg Reduz Grunge de Marc Jacobs, cuyo precio ronda los 125 euros en España (115$ en Estados Unidos), es prácticamente idéntica a la SmileyFace.
En la demanda, Nirvana LLC ha solicitado como medidas cautelares que Marc Jacobs cesen de forma inmediata y permanente todo uso del diseño y logotipo «SmileyFace» de Nirvana, así como el nombre de Nirvana, los títulos de las canciones y cualquier otro indicio que evoque a la banda Nirvana; que Marc Jacobs y los comerciantes Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue, dejen inmediatamente de comercializar y vender las mercancías supuestamente infractoras, pues no sólo han ignorado los requerimientos previos que se les han hecho, sino que han aumentado la comercialización de la colección, en una «conducta opresiva, fraudulenta y maliciosa» que provocará a Nirvana «lesiones irreparables, amenazando con diluir el valor de las licencias de Nirvana con sus licenciatarios para productos de confección«.
Finalmente, Nirvana LLC concluye su demanda solicitando la indemnización de los daños y perjuicios causados.
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN SEGÚN EL DERECHO ESPAÑOL
No sabemos cómo acabará el proceso entablado en EEUU, uno de los más relevantes del Fashion Law que lleva estos años generando noticias pero, antes de terminar, quisieramos hacer una breve referencia al Derecho español sobre la materia.
La imitación de las prestaciones ajenas recibe un tratamiento jurídico muy diferente en la Legislación española, según se trate de patentes, marcas y diseños industriales o de competencia desleal.
Para la Legislación sobre propiedad industrial stricto sensu (los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales derivados de una inscripción registral), la imitación supone la vulneración del derecho de exclusiva que reconoce un «ius prohibendi» que faculta a su titular para impedir la imitación de su creación registrada.
En el caso de diseños industriales, si alguien imita o copia las creaciones registradas, su titular registral, sin necesidad de probar la existencia de un aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajenas ni riesgos de confusión o asociación, ni siquiera de un perjuicio económico, puede perseguir al imitador ejercitando contra él las acciones previstas en las correspondientes Leyes de patentes y sobre diseño industrial.
Por tanto, y desde este punto de vista, es probable que la razón esté de parte de la demandante, Nirvana LLC.
En cambio, la Legislación sobre competencia desleal consagra como principio general la libre imitabilidad de prestaciones. La regulación del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal (<<La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley>>) no está destinada a proteger al creador de una prestación nueva frente a sus imitadores, sino, por el contrario, a establecer un espacio de libertad de acción por parte de tales imitadores.
No quiere decir esto que todos los actos de imitación puedan considerarse lícitos, pues el art. 11.2 LCD se encarga de aclarar que <<la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno>>. Habiendo declarado la jurisprudencia que ,<<son tres clases de comportamientos los que pueden generar un ilícito concurrencial conforme al núm. 2 del artículo 11 de la LCD:
1) La imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en éstos una procedencia empresarial ajena, en concreto, la de la prestación imitada);
2) La imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena (se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación); y
3) La imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquélla en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable; la cual es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión).
No obstante, toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se asocie la prestación del imitador con la prestación genuina del imitado o la posibilidad de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado. Así que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias:
1º) La apreciación de mérito competitivo, lo que supondría:
- a) La presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza.
- b) El asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación.
2º) La evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del núm. 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad)>> (SAP Madrid, sec.28, 224/2008, de 26 de septiembre).
En definitiva, la aplicación de la Legislación sobre competencia desleal resulta mucho más problemática en el caso de autos, pues está sujeta a la valoración judicial en muchos de sus extremos.
MARC JACOBS REACCIONA CON UNA CONTRADEMANDA FRENTE A NIRVANA LLC
Como sabemos, frente a esta demanda presentada por el equipo legal de Nirvana, Marc Jacobs y el resto de codemandados presentaron una moción de desestimación de la misma, que resultó sido archivada el 8 de noviembre de 2019. A ello, la respuesta de Marc Jacobs y el resto de codemandados no se ha hecho esperar: una contrademanda presentada el 26 de noviembre de 2019.
Analicemos brevemente los motivos de la moción de desestimación y de la reciente contrademanda. Podéis encontrar ambos documentos, adjuntos, al pie de este artículo, para saciar vuestra curiosidad si un resumen no os resulta suficiente.
MOTIVOS DE LA FALLIDA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN
En primer lugar, los abogados de Marc Jacobs alegaban que no se había demostrado la titularidad de la obra original, lo que excluiría un derecho de copyright. Entre otros hechos, se apoyaban en que existen otras obras similares de la época y al hecho de que los miembros supervivientes de la banda no habían sido capaces, bajo juramento, de asegurar que Happy Face había sido dibujada por Kurt Cobain. Asimismo, se apoyaban en que la cadena de transmisiones desde Kurt hasta Nirvana LLC no habría quedado probada.
El Juez, sin embargo, apoyándose en el registro, declara que hay elementos probatorios de la titularidad que no quedan contradichos y que no se requiere probar toda la cadena de transmisiones para poder actuar contra un tercero – en este caso Marc Jacobs.
En segundo lugar, se sostiene la moción en los supuestos vicios de la solicitud de registro del copyright, en la que se habría indicado una fecha errónea de publicación de la obra y se discute si se habría realizado el registro de haberse aportado la fecha real.
En tercer lugar, los abogados de Marc defendieron que no existía copia, en la medida en que la doctrina sobre el plagio requeriría que recayera sobre “elementos constitutivos de la obra que son originales”. Sostenían los abogados que los elementos coincidentes serían, exclusivamente, un contorno circular aparentemente hecho a mano y una línea temblorosa por boca, con una lengua fuera, y que estos elementos no resultarían de carácter original por carecer de un nivel de altura creativa. La obra tendría una originalidad de minimis que no estaría protegida por la normativa sobre derecho de autor. Por tanto, no existiría una coincidencia extrínseca con elementos protegidos entre la Happy Face de Marc Jacobs y la original.
El juez tampoco acepta esta afirmación, aceptando la originalidad y señalando los elementos coincidentes, que incluirían los colores elegidos, la posición de los ojos, de la lengua, etc.
Pero, además de todas las anteriores cuestiones, relativas al derecho de autor, también se solicitaba la desestimación de las acciones marcarias por infracción. Se discutía la validez de la marca por distintos motivos que han sido igualmente rechazados por el juez.
OBJETIVO DE LA NUEVA RECONVENCIÓN DE MARC JACOBS FRENTE A NIRVANA
Como adelantábamos, la reacción al archivo de la moción de desestimación de la demanda de Nirvana ha sido optar por contraatacar, mediante una reconvención presentada el 26 de noviembre.
Los abogados de Marc Jacobs, a la vista de que los derechos sobre la Happy Face que sostienen la demanda principal se derivarían de la creación como obra original registrada ante la US Copyright Office, buscan ahora la cancelación del registro de la obra en la mencionada oficina.
Entienden que, de no existir este derecho original, el resto de cuestiones planteadas en el pleito principal acabarían cayendo por su propio peso.
Está por ver qué sucederá en este pleito, aunque si uno lee la resolución por la que se rechaza la moción de desestimación antes desgranada, puede vislumbrarse que los abogados de Marc Jacobs luchan cuesta arriba. Estará por ver si su estrategia surte frutos y logra invertir esta situación.
PROCESO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO COMO MARCA DEL DISEÑO HAPPY FACE
En diciembre de 2018, Marc Jacobs presentó una oposición al registro de Happy Face como marca ante la junta de apelación de la USPTO. Se alegaban distintas cuestiones, tales como la ineficacia del símbolo para indicar un origen empresarial, la falta de distintividad por el uso ante los consumidores, su carácter similar a los smilies que ordinariamente se usan para expresar emociones y el extensivo uso de estos en el mercado y en las comunicaciones digitales, que se pondría en cuestión de registrarse esta marca, y más.
En cualquier caso, el hito más reciente en esta vía administrativa es que, a solicitud de Nirvana LLC, se suspendió este procedimiento debido a la pendencia del proceso judicial.
APARICIÓN DE UN POSIBLE TERCER AUTOR
En cuanto a las recientes novedades judiciales, recientemente, en septiembre de 2020, Robert Fisher formuló alegaciones de que él, y no Kurt Cobain, era el creador de Happy Face. Solicitaba, consecuentemente, concurrir como parte en el pleito.
El pasado 11 de noviembre de 2020, Nirvana LLC, en su respuesta a la solicitud de Robert Fisher, manifestó su sorpresa ante el hecho de que Robert Fisher hubiera esperado hasta veinticinco años después de la muerte de Cobain para reclamar la autoría del smilie Happy Face. Máxime cuando Nirvana LLC registró el diseño del mencionado smilie, y la camiseta en que originalmente se comercializó, en 1993.
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com
