04 May New Balance gana la última batalla legal por proteger su marca registrada en China
Sentencia del caso New Balance
El pasado 16 de abril de 2020 el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong, en China, emitió la sentencia del caso New Balance (New Balance Trading Co, Ltd.) contra New Barlun (Niu Ba Lun Co, Ltd.). El Tribunal condenó a éste último a pagar 1,5 millones de dólares a New Balance por competencia desleal. ¿Quieres saber qué motivos alegó New Balance? Vamos a analizar el caso y aprovecharemos para repasar otros pleitos que ha enfrentado New Balance en China para protegerse de los falsificadores.
Hace dos décadas varias empresas chinas empezaron a comercializar sneakers cuya silueta era muy parecida al modelo “547” de New Balance y también tenían la “N” en los lados de la zapatilla. Pero las similitudes van más allá de las deportivas en sí ya que se extienden también a los nombres de las empresas – New Boom, New Barlun o New Bunren – las cuales tienen una pronunciación en chino muy parecida a la que tiene New Balance.
La demandada New Barlun, con sede en Fujian, es un fabricante de ropa y calzado deportivo que tiene como logo una “N” inclinada. Tanto los productos que comercializa como el logo son muy similares a los que comercializa la empresa New Balance.
La actora New Balance Athletics, Inc., con sede en Boston (Massachusetts), es una empresa estadounidense de indumentaria y calzado deportivo fundada en 1906; New Balance Trading Co, Ltd. es una subsidiaria china de la compañía estadounidense.
Este caso comenzó cuando New Balance demandó a New Barlun alegando que éste último usa un logo extremadamente parecido al suyo, tanto en apariencia como en lugar de ubicación (en ambos lados del calzado deportivo) lo cual incurría en actos de competencia desleal provocando daños a su marca y a su reputación como productor de calzado de alta calidad.
El Tribunal de China le ha dado la razón a New Balance y ha condenado a New Barlun a indemnizarla con 1,5 millones de dólares. Concretamente ha sido el Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong en Shanghai quien ha emitido el veredicto: New Barlun ha realizado una conducta constitutiva de competencia desleal al usar la letra “N” de una forma muy similar a cómo la usa New Balance. En consecuencia, se induce a error al consumidor en cuanto al origen empresarial de dichas zapatillas y a su posible conexión con la empresa New Balance.
Ante dicha demanda la empresa china se pronunció y argumentó que tenía una marca registrada consistente en un “N” con una leve alteración respecto a la marca registrada de New Balance y que, por tanto, sus acciones estaban amparadas por la Ley de Marcas. Concretamente New Barlun es titular de la marca china nº 4236766.
El Tribunal argumentó que la marca “N” de New Balance sirve para identificar el origen empresarial de sus productos y que la marca registrada de New Barlun es idéntica o muy similar a ella, por tanto, es probable que pueda inducir a confusión. En base a ello, el Tribunal declaró que, a pesar de que el logo de New Barlun sea una marca registrada, entra en conflicto con el principio básico de la buena fe porque infringe una marca ya existente de otra empresa (New Balance) y esto genera un riesgo de confusión entre ambas marcas.
Más allá de las acusaciones de infracción de la marca registrada de New Balance, el Tribunal también afirma que existen actos de competencia desleal. ¿Por qué? New Balance ha hecho un uso intensivo de su marca a través de la publicidad dentro del mercado chino y esto ha hecho que el público relevante asocie las zapatillas con la “N” estampada con New Balance. Es decir, se ha convertido en una marca renombrada dentro del país y cumple efectivamente su función al identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos dentro del mercado.
Según el abogado Aaron Wininger (Director de propiedad intelectual de Schwegman Lundberg & Woessner’s) el Tribunal determinó que el logo de New Balance ha conseguido posicionarse en un lugar destacado dentro del mercado y esto le permite a la empresa protegerse también a través de la Ley de Competencia desleal de China, la cual tiene un alcance y una duración diferente a la Ley de Marcas.
El derecho exclusivo de usar una marca registrada se obtiene mediante un proceso administrativo en la Oficina de Marcas de China. Por tanto la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal son dos vías separadas de protección para los derechos de propiedad intelectual. Si bien la acción puede causar tanto una infracción de marca como una de competencia desleal, son diferentes acciones y el titular puede elegir cual presentar.
En síntesis, como competidor en la misma industria New Barlun usa un logo muy similar al de New Balance (empresa que ha alcanzado un renombre en China), además lo sitúa en la misma posición y en productos iguales lo que produce que se reduzca la demanda de sus productos a favor de la empresa imitadora china a raíz de la confusión que se genera. Es decir, los consumidores se confunden e identifican erróneamente la fuente de los productos, lo que infringe los principios de buena fe y ética comercial, por tanto, constituye competencia desleal e infracción de marca.
Por tanto, se cumplen tres condiciones: I) el producto ha obtenido cierta reputación antes de la presentación de la solicitud de la marca posterior (el Tribunal afirma que NB ha probado que su marca había obtenido renombre antes de la fecha de solicitud de la marca del infractor), II) la marca es distintiva y funciona como un identificador del origen empresarial de los productos y III) la marca es idéntica o similar a la marca registrada posterior.
Finalmente, el Tribunal ha condenado a New Barlun a pagar 1,5 millones de dólares en concepto daños y perjuicios. Además New Barlun tendrá que dejar de usar el logo de la “N” y deberá emitir una declaración pública para aclarar el uso confuso de su logotipo.
CASOS ANTERIORES
Esta victoria de New Balance se produce tres años después de su histórica victoria en China cuando un Tribunal determinó que tres empresas chinas infringieron el logo “NB” de New Balance. Por aquel entonces tuvieron que pagarle 1,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, la mayor indemnización por infracción de marca otorgada a una empresa extranjera por un Tribunal de China.
En el 2017 New Balance también ganó otra batalla parecida. Un Tribunal de China falló a favor de New Balance al considerar que los imitadores habían dañado drásticamente su reputación comercial y su participación en el mercado chino. El Tribunal condenó a los acusados a pagar la mencionada indemnización de 1,5 millones de dólares y les ordenó dejar de producir y vender zapatos que infringían el logotipo de NB. Esto refleja los esfuerzos que realiza China para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Otro caso destacado que no terminó bien para New Balance se sitúa en el año 2015 cuando un Tribunal de Guangzhou (provincia de Guangdong) multó a la subsidiaria china de New Balance. El proceso fue iniciado por New Balance después de descubrir que Zhou Yuelun (un empresario chino) estaba haciendo uso de sus marcas registradas (NB) a nivel federal sin su autorización, aunque finalmente el Tribunal condenó a New Balance a pagar 1,5 millones de dólares y le ordenó que dejara de usar la marca “Xin Bai Lun” (una versión fonética de Balance) la cual estaba registrada en China por el Sr. Yuelun. Por tanto, era New Balance el que estaba infringiendo los derechos de marca y se le condenó a pagar una indemnización a Zhou.
¿Cómo pasó esto? El Sr. Yuelun solicitó el registro de la marca New Balance en China (la cual todavía no estaba registrada en dicho país) sabiendo el valor y la importancia que tiene en Occidente, así podría vender productos con ese nombre y obtener grandes beneficios. Este movimiento se llama ocupación de marcas (trademark squatting) y es un negocio bien conocido en China; por ejemplo Phillip Lim se vio obligado a cambiar su marca en China porque no pudo usar su nombre por la razón mencionada. Como le sucede a muchos propietarios de marcas extranjeras New Balance no cumplió con el requisito de presentar primero (first-to-file) y el sistema chino da prioridad a quien presenta antes la solicitud de marca registrada. Por el contrario, USA tiene un sistema de marcas basado en el uso, en el cual los derechos de marca se adquieren por prioridad de uso.
El resultado de dicho pleito fue sorprendente ya que podemos ver lo complicado que es luchar en China por una marca y luchar contra las falsificaciones, especialmente si no eres una empresa nativa china. Poco a poco China está trabajando para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual de empresas extranjeras para facilitar que se hagan negocios en su país.
¿QUÉ ESTRATEGIAS SE DEBEN ADOPTAR PARA PROTEGER LAS MARCAS EN CHINA?
A todo ello, ¿qué estrategias deberían adoptar las empresas extrajeras para proteger sus marcas en China? Para utilizar con éxito su marca en China y evitar la ocupación de éstas, es importante que las empresas extranjeras adopten diversas estrategias de precaución siempre asesorados por abogados expertos en el mercado chino. Os dejo algunas:
- Registrar la marca en China lo antes posible porque el trámite se puede demorar unos meses y es aconsejable solicitar el registro lo más rápido posible (incluso antes de ingresar en el mercado chino).
- Registrar la marca en su forma original pero también en caracteres chinos porque en China la mayoría de las marcas se traducen. Esto facilitará la expansión y el conocimiento de la misma.
- Registrar la marca en todas las categorías y subcategorías de bienes y servicios para evitar que los ocupantes de marcas registradas lo hagan en subcategorías similares. Esto es beneficioso para las empresas extranjeras que en un futuro decidan diversificar sus productos o servicios. Sin embargo hay que tener en cuenta que la tarifa del registro sube por cada categoría que se añade.
- Realizar Due Diligence en relación a los derechos de propiedad intelectual e industrial a fin de cumplir con las leyes locales.
Y es que como siempre digo, las marcas son el activo intangible de mayor valor dentro de una empresa y hay que dedicar muchos esfuerzos a protegerlas y evitar infracciones de las mismas.
Fuentes:
https://www.thefashionlaw.com/new-balance-lands-1-5-million-win-in-chinese-court-over-n-trademark/
https://www.thefashionlaw.com/new-balance-handed-15-million-landmark-win-in-chinese-trademark-case/
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com
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