CASO MOON BOOT. TGUE RECHAZA APELACIÓN. 2022

03 Feb CASO MOON BOOT. TGUE RECHAZA APELACIÓN. 2022

CONOCE EL CASO DE LAS MOON BOOT Y CÓMO LA EMPRESA HA PERDIDO LA EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA DEL CÉLEBRE MODELO 

 

Sin duda el año 2022 está siendo muy activo en materia del Fashion Law, la cancelación de la marca tridimensional Moon Boots fue confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea (U.E), lo cual representa un gran golpe para la empresa  Tecnica Group Spa  ya que significa que pierde la exclusividad en materia marcaria sobre el modelo de las famosas Moon Boot.

Así que vamos a conocer más detalles de esta sentencia y sus alcances:

 

ORIGEN DEL CASO DE LA MARCA MOON BOOTS

 

 

 

El origen de este caso se remonta al año 2014 cuando la empresa suiza Zeitneu  GmbH  solicitó una declaración de no infracción, ante un Tribunal de Venecia,  en relación al registro marcario 10 168 441, que consiste en la marca tridimensional  correspondiente al famoso modelo de calzado Moon Boot de Tecnica Group.

El modelo Moon Boot fue registrado en conexión a productos tales como bolsos, mochilas, billeteras, maletas (clase 18 internacional); muebles y espejos (clase 20); prendas de vestir y calzados (clase 25). La mencionada marca tridimensional fue registrada en el año 2012.

El Tribunal de Venecia desestimó la solicitud presentada por Zeitneu, argumentando que existía riesgo de confusión entre la marca tridimensional Moon Boot y los productos comercializados por la empresa suiza. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación de Venecia, en una sentencia emitida en 2019 y actuando como un tribunal de segunda instancia en materia marcaria de la Unión Europea.

Ahora bien, como medio de defensa, Zeitneu presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en el año 2017, una acción solicitando la nulidad de la marca tridimensional correspondiente a los Moon Boot en relación a todos los productos que distingue la marca.

Para ahondar en los detalles de este procedimiento, leer aquí.

En este sentido, la División de Cancelación de la EUIPO declaró parcialmente con lugar la solicitud de nulidad presentada por Zeitneu, en 2019, debido a que declaró la invalidez de la marca tridimensional de la Moon Boot solamente en relación  a la clase 25.

Tecnica Group recurso de apelación ante la Junta de Apelación de la EUIPO, decidida en 2020, en la cual fue confirmada la cancelación parcial de la marca tridimensional Moon Boot.

 

TECNICA GROUP ACUDE A LA JUSTICIA EUROPEA PARA DEFENDER LA MARCA MOON BOOT

 

En este sentido, Tecnica Group no se quedó de brazos cruzados y para defender sus derechos sobre la marca tridimensional de las Moon Boots, interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea buscando revertir la decisión de la EUIPO sobre la nulidad parcial de la marca.

Tecnica basó su acción, básicamente, sobre las siguientes premisas:

• Que la EUIPO no tomó en cuenta el hecho de que la marca tridimensional de las Moon Boot adquirió distintividad debido al uso y la fama que ha logrado a lo largo de los años.
• Que la EUIPO no tomó en cuenta las decisiones emitidas por el Tribunal de Venecia y el Tribunal de Apelación de Venecia, teniendo en cuenta que dichos órganos forman parte de la jurisdicción en materia de marca y vinculante para la EUIPO. Por lo que estaría violando el principio de la cosa juzgada.
• Que la EUIPO no tomó en cuenta sus pruebas presentadas al momento de hacer el examen de la marca, violando sus derechos a la defensa

 

Ahora bien, en relación al argumento de que la EUIPO no tomó en cuenta el hecho de que la marca tridimensional Moon Boot adquirió distintividad debido a su fama y por lo tanto puede ser una marca comercial, el Tribunal consideró que Tecnica no manifestó expresamente en su defensa que la marca adquirió distintividad aunque haya presentado pruebas tales como las sentencias de los Tribunales italianos, licencias de uso y documentos tales como celebridades haciendo uso de las botas, siendo el hecho de que las pruebas se circunscribían el territorio italiano cuando se requerían pruebas de la distintividad en gran parte del territorio europeo.

Además de que el argumento de la gran cantidad de imitadores de las marcas no demuestra que el modelo de las Moon Boot haya adquirido la distintividad suficiente para ser una marca debido a que no muestra que las botas en sí mismas sean lo suficientemente distintivas.

Debido a que  la recurrente nunca mencionó expresamente la distintividad adquirida de las botas y las pruebas que presentó en relación a su reputación no demostraban sus distintividad en gran parte de la UE, el Tribunal declaró sin lugar este argumento de Tecnica.

Tambien se destaca en relación a la materia de la distintividad,  el consumidor no asume cual es el origen empresarial del producto basándose en su forma, por ello es más difícil para las marcas tridimensionales demostrar la distintividad requerida. En este sentido, el producto debe destacarse de lo común en el sector para que sea distintivo.

 

 

En este caso, el Tribunal argumenta que en  la  impresión como un todo de las Moon Boot no se destaca de otras botas de esquiar, que además son muy usadas por el público en la época de invierno.

En relación a las sentencias de los Tribunales venecianos, el Tribunal consideró que las decisiones de los mencionados organismos italianos se referían a declaratorias de no infracción que en ningún momento se ocupaban de decidir la validez o no de la marca. Por ello, al ser acciones de diferente naturaleza, dichas decisiones italianas no eran vinculantes para la EUIPO.

En consecuencia, el Tribunal declaró improcedente este argumento de  Tecnica Group.

Ahora, en relación a que la EUIPO no tomó en cuenta las pruebas presentadas por Tecnica, el Tribunal consideró que el mencionado organismo tomó en cuenta todas las pruebas presentadas tanto por Tecnica como las de Zeitneu, al momento de hacer el examen del signo, incluyendo la información de su reconocimiento. Tanto así que por ello, la decisión fue parcialmente con lugar ya que la marca en relación a las clases 18 y 20 sigue plenamente vigente, siendo el caso de que Zeitneu solicitó la nulidad total de la marca tridimensional.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal General de la Unión Europea declaró sin lugar el recurso presentado por Tecnica Group y  mantiene la decisión de la EUIPO que declara la nulidad de la marca tridimensional del modelo Moon Boot solo en la clase 25, además, la condenó al pago de las costas procesales.

 

¿CÓMO QUEDA LA PROTECCIÓN DE LAS MOON BOOT?

 

 

Sin duda está decisión es un gran golpe para Tecnica en relación al modelo de las Moon Boot. Pero no todo está perdido ya que la empresa cuenta con la protección del modelo de las botas por la vía del copyright (derecho de autor) y así lo decidió el Tribunal de Milán  debido a la apariencia estética que tienen las botas. Además, la palabra Moon Boot está registrada como marca a nombre de Tecnica.

Pero como se sabe, el ámbito de protección de las marcas y el derecho de autor es diferente, ya que las marcas protege un signo usado en el ámbito comercial mientras que el derecho de autor protege una creación de carácter intelectual que tenga originalidad.

La protección de los artículos de moda por vía de la distintividad adquirida es una de las vías más buscadas y a la vez más tortuosas debido a la cantidad de pruebas que se debe presentar, siendo algo posible  para empresas que cuentan con un gran musculo financiero para hacer importantes campañas de marketing para establecer la relación entre la empresa y el producto.

LA SETENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDEN LEERLA AQUÍ (EN INGLÉS)

 

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