05 Feb HAMILTON Y SU MARCA
HAMILTON: La carrera por su marca fuera de las pistas
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, no ha podido ganar su batalla legal por la marca “HAMILTON”.
El heptacampeón saboreaba el pasado 2020 las mieles del éxito al ganar, de nuevo, el mundial de Fórmula 1 (recordemos que ningún piloto le ha arrebatado la primera posición desde el año 2017). Pero, no todo han sido buenas noticias para Lewis, ya que en el ámbito legal ha visto como perdía su batalla por la nulidad de la marca “HAMILTON” para relojes.
Pongámonos en situación. El asunto se remonta al año 2015 cuando la empresa que gestiona los derechos de imagen y marcarios de Lewis, esto es, 44IP Limited (en adelante “44IP”), solicitó la marca de la Unión Europea nº 14365837 “LEWIS HAMILTON” (denominativa) para, entre otros, relojes y artículos de joyería y bisutería. Dicha marca fue impugnada por la empresa Suiza de relojes Hamilton International AG (en adelante, “HIAG”), titular de la centenaria marca para relojes Hamilton.
En la actualidad, HIAG, es la empresa titular de los relojes Hamilton; marca que se fundó en 1892 en Estados Unidos y que sirvió como proveedor oficial de las Fuerzas Armadas de dicho país durante la Primera Guerra Mundial, ya que cambiaron el entonces tan utilizado reloj de bolsillo por uno de pulsera. En este sentido, HIAG es titular de diversas marcas HAMILTON en todo el mundo y, en concreto, en la Unión Europea.
En concreto HIAG solicitó su primera marca europea.-ante la antigua OAMI (la actual EUIPO)-, el 28 de marzo de 1996. Dicha marca, que protegía la denominación “HAMILTON”, quedó debidamente registrada bajo el número 103.200, y como tenía que ser reclamaron protección para relojes, incluidos en el enunciado de la clase 14 del Nomenclátor internacional, cuya protección se solicitó: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos, estuches para la relojería, relojes de pulsera, partes de relojes de pulsera, mecanismos de relojes de pulsera).
Asimismo, en el año 2014, HIAG, solicitó una nueva marca europea para la denominación que da nombre a sus relojes; dicha marca quedó registrada con el número 13.496.013, protegiendo productos de la clase 14 y servicios de la clase 35:
- Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones; Artículos de joyería; Piedras preciosas; Relojes de pared; Relojes de pulsera; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos; Monedas; Bisutería; Llaveros y leontinas; Objetos de arte de metales preciosos; Trofeos, medallas y premios de metales preciosos; Partes, componentes y accesorios de todos los productos citados.
- Clase 35: Servicios de venta al por menor, servicios de pedidos por correspondencia y servicios de venta al por mayor relacionados con la venta de metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, gemelos, relojes que no sean de uso personal, relojes de pulsera, pulseras de reloj, estuches de presentación para relojes de uso personal, cronómetros manuales, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, monedas, bisutería, anillas para llaves y llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios], objetos de arte de metales preciosos, cajas de metales preciosos, bustos y figuritas de metales preciosos, trofeos, distintivos, medallas y premios de metales preciosos; Suministro de información, comentarios, blogs, sitios web y páginas web en relación con cualquiera de los mencionados; Información, asesoramiento y asistencia relacionados con todo lo mencionado; Incluyendo (entre otros) la prestación de todos los servicios mencionados en línea o para su uso con o por medio de internet, la web o a través de redes de comunicación, por teléfono, teléfono móvil o redes de comunicación inalámbricas.
Esta nueva solicitud de marca realizada por HIAG no tuvo obstáculo alguno y quedó debidamente registrada.
La batalla comienza cuando en el año 2015 HIAG presenta oposición[1] a la marca europea “LEWIS HAMILTON”, solicitada por 44IP, y que pretende proteger relojes, bisutería y joyería (productos recogidos en la clase 14), por entender que la comercialización de los citados artículos incorporando la denominación “HAMILTON” podría ser confundible con su centenaria marca. Si bien es cierto que, por lo que se infiere del expediente administrativo, las partes entablan negociaciones, por el desenlace de los acontecimientos no se alcanzó ningún acuerdo ya que en el año 2017 44IP cuestiona los registros europeos “HAMILTON” titularidad de HIAG.
44IP solicita la caducidad por falta de uso de la marca europea nº 103.200 “HAMILTON” (denominativa) y la nulidad por haberse solicitado el registro con mala fe de la marca europea nº 13.496.013 “HAMILTON” (denominativa).
Si bien se trata de dos procedimientos distintos, ambos están estrechamente relacionados, ya que entre los argumentos que esgrime 44IP en cuanto a la mala fe de HIAG, se encuentra aquel relativo a que éstos habían solicitado su nueva marca porque la nº 103.200 -registrada en 1996- no estaba siendo usada y no había intención de usarla, con dicho registro se reservaban la posibilidad de alegar el periodo de gracia de 5 años para no usar su marca. En este sentido ha de advertirse que 44IP instó la caducidad por falta de uso de la marca 103.200 y en la primera instancia del procedimiento administrativo, HIAG, ha logrado acreditar el uso de la marca para relojes.
Pues bien, la EUIPO analiza si ha existido mala fe en el registro, por parte de HIAG, de la marca nº 13.496.013 y tanto la División de anulación (primera instancia administrativa), como la Sala de Recursos (segunda instancia administrativa), concluyendo que no se ha dado la mala fe por los motivos siguientes.
En primer lugar, para que confluyese mala fe, el titular del signo solicitado tendría que conocer o podría conocer que un tercero utiliza al menos en un Estado miembro un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares al registro solicitado, además de tener intención de impedir que el tercero continúe haciendo uso del signo (asunto C-529/07, Lindt).
Pues bien, sorprende a la propia Sala el hecho de que el solicitante de nulidad, alegue mala fe por el nuevo registro de HIAG, por que no tienen intención de usar la marca y, a la vez, asevere que:
- El titular de la marca ha utilizado la marca impugnada para relojes (los cuales tienen debidamente registrados en clase 14), haciendo expresa referencia a la página web de la firma relojera;
- Las pruebas de uso presentadas por HIAG (que, dicho sea de paso, al tratarse de un procedimiento de nulidad no tendrían porque probar el uso de su marca y, a pesar de ello, lo hicieron), a lo sumo demostrarían el uso de la marca para relojes de pulsera;
- Se trata de una empresa que vende relojes de muñeca desde 1892, por lo que no es entendible cómo en el año 2014 deciden cambiar sus planes de negocio.
En este sentido, la Sala desmonta los argumentos de los defensores de Lewis ya que, no puede alegarse que la intención de HIAG con el nuevo registro era extender el periodo de gracia, lo cierto es que la firma de relojes ha acreditado el uso de su marca y, por tanto, no había intención desleal por su parte de no utilización de la marca con la solicitud. No queda probado por parte del solicitante de nulidad que haya habido ningún indicio objetivo y coherente de mala fe por parte de HIAG.
Respecto de la ampliación de los productos protegidos por parte de HIAG con la nueva solicitud, la Sala considera que la estrategia de comercialización de productos de un titular de marca ha de tomarlas éste y, por ende, puede ampliar los productos protegidos por sus marcas solicitando nuevos signos que incluyan los productos anteriores y los nuevos.
Por último, misma suerte que el resto de argumentos corre aquel relativo a los derechos de propiedad intelectual de la palabra “LEWIS HAMILTON”. Se trata de un apellido muy común en Reino Unido, no existiendo derecho natural para que una persona tenga su nombre propio registrado y lo haga valer frente a terceros (esto operaría en un procedimiento de infracción, pero no de nulidad u oposición). Además, HIAG tenía un derecho sobre la denominación “HAMILTON” desde 1892, algo que reconoce incluso 44IP, siendo dicha fecha muy anterior al nacimiento de Lewis. En cualquier caso, tampoco queda acreditado la vinculación existente entre 44IP y Lewis y, por qué, los primeros gestionan los derechos del corredor, algo que debían de haber probado, al menos, con un contrato de gestión de derechos de imagen.
¿Por qué la actuación de los guardianes de los derechos de Lewis Hamilton es más que cuestionable? Varios son los aspectos en los que han errado, conforme opina este Letrado:
(I) HIAG es una empresa que ofrece y comercializa sus productos en todo el mundo y, sobre todo, en los Estados miembros, desde hace décadas;
(II) HIAG no solicitó la marca una vez que Lewis Hamilton solicitó la suya, sino que es anterior en el tiempo
(III) El argumento de que HIAG solicitó la marca para ampliar el plazo de gracia tampoco es sostenido puesto que, además de usar la marca como se logró demostrar y como afirma la propia solicitante de nulidad, el nuevo registro se realizó muchos años después de expirar el periodo de gracia de la marca del año 1.996, cuestión distinta es que HIAG hubiese ido sucediendo solicitudes cada 5 años o no hubiese probado el uso (a pesar de que no es un procedimiento donde haya que probar el uso de la marca cuestionada); y,
(iv) Si 44IP atesora los derechos de imagen de Lewis Hamilton, al menos, podrían haber dejado prueba de ello -esperemos que así lo hagan en el procedimiento de oposición, ya que si no complicado lo tienen para defender su pretensión marcaria-.
Se desconoce si 44IP ha decidido continuar haciendo valer los derechos de Sir Lewis ante el Tribunal General, ya que tenía de plazo hasta el 21 de diciembre del pasado año para presentar recurso. Lo cierto es que, de continuar el procedimiento en Luxemburgo, sus posibilidades de éxito serían muy escasas habida cuenta de algunas alegaciones erráticas que han hecho en sus escritos.
[1] Oposición B 2167200 que, actualmente, se encuentra suspendida habida cuenta de que 44IP solicitó la nulidad de la marca que HIAG uso de base en la oposición. Si finalmente no se recurre la decisión de la sala de recursos de la EUIPO se habrá de reanudar el procedimiento de oposición.
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