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COMPRAVENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LAS MARCAS.

COMPRAVENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LAS MARCAS.

 

La empresa, entendida como unidad organizativa y productiva que desarrolla una actividad económica con la finalidad de obtener un beneficio económico, está integrada por una serie de bienes y servicios, tendentes, precisamente, a conseguir esa finalidad de lucrarse.

Por ello a la hora de crear una empresa hay que tener en mente cuáles serán los elementos o instrumentos necesarios que nos permitan obtener los beneficios deseados y de cuáles podremos sacar mayor rendimiento. Estos instrumentos son los bienes tangibles e intangibles.

Como ya sabemos, dentro del mercado empresarial existen dos tipos de empresas, las pymes (pequeñas y medianas empresas) y las grandes empresas. Si bien ambas desean lucrarse, divergen en la forma de conseguirlo. Mientras que tradicionalmente, las pymes, han optado por realizar una correcta gestión de sus tangibles (inmuebles, oficinas etc), las grandes empresas han optado por lograr una mayor proyección internacional sirviéndose de sus intangibles (marcas, patentes, nombres comerciales).

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Actualmente coexiste -junto al mercado tradicional-, el mercado online. Internet se ha convertido en una herramienta potente para dar a conocer a una empresa a través de sus signos distintivos ya que permiten identificar a la sociedad. Es en este punto donde los bienes intangibles de las empresas cobran mayor fuerza.

Ya hemos mencionado que dentro de los activos intangibles (también llamados capital intelectual) coexisten las marcas, las patentes y los nombres comerciales. Los nombres comerciales sirven para identificar al empresario mientras que la marca; identifica los productos fabricados o los servicios prestados por éste. La marca, como recurso intangible, sustenta su valor en la reputación, es decir, en la imagen que ha conseguido en el pasado y que está proyectándose en el presente y que constituirá la base para los retornos futuros.

En el siguiente artículo nos vamos a centrar en el concepto de marca, su valoración económica y los beneficios que se pueden obtener a través de ellos.

LA MARCA: ACTIVO INTANGIBLE

En la actual economía de mercado, donde la libre competencia constituye un pilar fundamental, juega un importante papel el patrimonio intangible de la empresa. Es aquí, en el patrimonio intangible, donde situamos las marcas, como elementos integradores de marketing y comercialización que ayudan a obtener beneficios.

La marca, según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre se define como “todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y precios de la protección otorgada a su titular”.
Pero, ¿cualquier signo distintivo puede configurarse como marca? Obviamente el registro de una marca ha de superar una serie de prohibiciones absolutas -que se regulan en el art. 5 LM- y relativas -reguladas en el art. 6 LM-. Mientras que las primeras protegen al interés general y se refieren al propio signo, las segundas se refieren a aquellas marcas que ya se encuentran registradas con anterioridad, y que, por tanto, protegen al titular anterior permitiéndole ejercitar acciones contra terceros.

De esta forma, el conjunto de recursos vinculados a la empresa, generan importantes ventajas competitivas frente a otras empresas otorgando beneficios económicos. Dentro de estos bienes que permiten obtener ventajas frente a otras empresas juegan un papel fundamental las marcas.

Su función esencial es la de servir como distintivo respecto de los productos o servicios prestados por otras empresas otorgando a los consumidores y usuarios la seguridad de que esos productos poseen determinadas características. En este sentido podemos hablar de las tres funciones esenciales de la marca:

  • Distintiva: reconocimiento por parte de los consumidores y usuarios.
  • Económica: origen empresarial de la marca.
  • Comunicativa: a través de la publicidad.

Para determinar la eficacia de una marca será importante tener en cuenta varios factores que determinarán las características de los activos intangibles:

  • Debe tener capacidad de distinguirse de otras.
  • A diferencia de los tangibles, la marca no pierde valor por el uso, de hecho, su valor puede aumentar por la utilización y el conocimiento por parte de los consumidores.
  • El primero que las acumula obtendrá mayores ventajas en el mercado. En la medida en que, si tiene éxito en el mercado, otros tratarán de imitarla, aumentando potencialmente su reputación. Además, la lealtad de los clientes puede verse reforzada por los elevados costes de cambio en los que debe incurrir al cambiar de un estándar a otro.
  • La confianza de los consumidores es un factor esencial en la condensación de su valor.
  • Provocan efectos Red. El capital intelectual utilizado normalmente contribuye al valor a través del feedback Una vez realizados fuertes desembolsos iniciales y alcanzado el éxito, los costes de prestación de servicio o de producción de los bienes son mucho menores.

 

La marca podrá protegerse a través de los derechos de propiedad industrial constituidos sobre sus, signos distintivos; a través de las leyes de competencia desleal y mediante preceptos civiles que otorgan protección a la imagen pública (por ejemplo, derecho al honor).

Debemos mencionar la importancia legal de la buena fe en la inscripción de la marca en la OEPM. El art. 2.2 de la LM, establece que “Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39”. En efecto, en la STS de 24 de mayo de 2010 Nº REC: 732/2006 se establece que: «la ausencia de buena fe determina que el título adquisitivo prioritario, real y eficaz, pueda oponerse con éxito al segundo adquirente, que no pudo adquirir de quien no podía transmitir la marca» otorgando protección al adquirente registrado de la marca de buena fe.

Por tanto, el sistema registral otorga una serie de derechos que se adquieren por el efectivo registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -encargado de conceder los títulos de propiedad industrial-.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MARCA

Después de lo dicho, queda claro que los activos intangibles tienen un valor económico de gran trascendencia ya que provocan una ventaja competitiva frente a otras empresas, y que, determinar ese precio, será una tarea complicada pero no imposible. Previamente a esa valoración de la marca se tendrá que reconocer como activo intangible.

El activo se reconocerá, según Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), si es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y que el coste del activo pueda ser valorado de forma fiable.

Una vez reconocido se procederá a valorar económicamente, para lo que se suelen emplear tres categorías:

    1. Los basados en el coste.
    2. Los basados en el mercado.
    3. Los basados en la renta.

 

El método basado en el coste requiere la separabilidad del activo y la empresa. Es decir, si pierdo este activo, ¿cuánto me costará recuperar lo empleado en él?

El activo se ha podido obtener por la empresa de tres formas:

  • Creados directamente por la propia empresa (se deben computar los costes incurridos y aquellos imputados directamente).
  • Adquiridos directamente (se deben incluir los costes de adquisición, aranceles, y todos aquellos que hayan intervenido en su compra).
  • Adquiridos como parte de una combinación de negocios.

Los métodos basados en el mercado, se llevan a cabo un estudio comparativo de la venta de activos similares. Pero para ello será necesario que exista un historial previo de estas operaciones, por lo que en ocasiones puede ser una tarea más complicada.

Por último, el método basado en la renta. Es decir, ¿qué retorno voy a obtener mediante ese activo? Existen distintos métodos aplicables a esta categoría como son: El Método Luthy, Fórmula Approach, Excedente de margen, Método de Baruch-Lev y Método Andriassen, entre otros.

TRANSMISIÓN DE LA MARCA

 

En otro artículo hablábamos de las posibilidades de adquirir una empresa, bien a través de la transmisión de sus acciones o participaciones, o a través de la directa adquisición de los activos de la sociedad. Pues bien, la marca y su solicitud pueden transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas derivadas del procedimiento de ejecución.

En este caso vamos a hablar de la adquisición de la titularidad de la marca de forma voluntaria. ¿Cuál de las opciones legales convendrán tanto al propietario de la marca como al que va a adquirirla? Lógicamente esa opción dependerá de la voluntad de ambas partes, de las capacidades de persuasión y negociación y del beneficio que se quiera obtener.

Las tres opciones legales más adecuadas son la licencia, la cesión y la compraventa de la marca.

 

A)   LICENCIA DE MARCA

 

Regulada en el art. 22 del Reglamento de Marca Comunitaria y art. 48 de la LM “1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas”.

Las licencias podrán ser exclusivas, es decir, que el licenciante se comprometerá a no otorgar otra licencia sobre el mismo producto en aquel territorio que se haya otorgado la primera o; no exclusivas cuando puedan existir varias licencias sobre el mismo bien en el mismo territorio. Si bien al otorgar la licencia -y salvo pacto en contrario- se entenderá que no son exclusivas incluso reservándose, el licenciante, el derecho a seguir explotándola (art. 48.5 LM).

 

B)  CESIÓN DE LA MARCA

 

En el art. 17 del RMC establece que “1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada”.

La cesión convierte al cesionario en nuevo titular de la marca, adquiriendo, por tanto, todas las facultades inherentes a su nueva condición.

Anteriormente hemos mencionado que la marca puede ser adquirida por la transmisión de la empresa en su conjunto “La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa” (art. 17.2 RLM). Es decir, que se puede transmitir la empresa, pero ello no implica que automáticamente también se transmita la marca.

 

C)  COMPRAVENTA DE LA MARCA

 

La compraventa es aquel contrato por el que una persona (vendedor) se obliga a entregar una cosa determinada a otra (comprador), y este se obliga a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente (art. 1445 CC).

El contrato de compraventa es un contrato consensual, bilateral, oneroso, normalmente conmutativo y traslativo del dominio.

En adelante, el Vendedor y el Comprador serán referidos conjuntamente como las “Partes” y cualquiera de ellos, separadamente, como una “Parte”. Las Partes, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MARCA. 

Manifestaciones

(I) Que el Vendedor es titular de la marca.

(II) Que el Comprador está interesado en adquirir la marca objeto de este contrato.

(III) Que las partes acuerdan la compraventa de la marca objeto de este contrato.

En el caso de la compraventa de la Marca, queda claro que el objeto del contrato será la transmisión de la misma.

1.Objeto

  • El Vendedor transmite al Comprador la marca ( ) (en adelante, “la Marca”) en los términos y condiciones que se establecen en el presente Contrato.
  • La Marca se encuentra inscrita en ( ) en las clases ( ) y con los datos de registro que se indican en el Anexo I.

El importe que se va a obtener mediante la explotación de la marca -a través de distintos productos- cada vez es mayor, por ende, el precio que se ofrece por la compra de la marca cada vez es más elevado. Dada la importancia de esta transacción es imprescindible recoger un apartado dedicado a las Garantías (Declaraciones y Manifestaciones) que el vendedor debe cumplir sobre las posibles irregularidades en la marca, ya sea su titularidad, su inscripción, etc.

Manifestaciones y Garantías

El Vendedor declara ser el propietario y titular registral de la Marca, hallándose ésta al corriente del pago de cuotas. El Vendedor garantiza que ninguna otra parte tiene ningún derecho sobre la Marca que impida otorgar el presente Contrato.

Transmisión de la marca

Las Partes acuerdan que la transmisión de la Marca es total y por ello comprende todos los productos y servicios detallados como clases en el Anexo I al presente Contrato.

Inscripción de la transmisión

La transmisión de la Marca del Vendedor al Comprador se notificará al Registro correspondiente antes de ( ) días.

El Vendedor será el encargado de realizar dichos trámites en la forma y procedimiento que legalmente tenga establecidos el Registro de Marcas y asumirá los gastos que éstos supongan (tasas, impuestos, mantenimiento…)

Ámbito geográfico

En virtud del presente Contrato de compraventa de Marca, el Comprador, adquiere la totalidad de los derechos sobre la Marca en el ámbito en el que ha sido registrada según corresponda al registro descrito en el Anexo I.

 

Estas son algunas de las cláusulas que será aconsejable regular en el contenido de los contratos de compraventa de marca y que unido a la complejidad de valoración de estos activos y de la movilidad imperfecta de estos recursos, hace necesaria la intervención de un abogado, experto en esta materia. En los últimos años son varios los despachos de abogados que están especializándose en este sector, pues han observado el potencial de los activos intangibles como fuente de ingresos en las grandes empresas.