01 Oct DIESEL S.p.A. v. Diesel Power Gear. Casos Fashion Law 2023
CONOCE EL CASO QUE HA ENFRENTADO A DIESEL CONTRA DIESEL POWER GEAR EN 2023.
La marca italiana Diesel, que forma parte de OTB, ha obtenido una indemnización de 11,8 millones de dólares en una demanda contra la marca Diesel Power Gear fundada por las estrellas de reality Dave Sparks y Dave Kiley – conocidos como los Diesel Brothers gracias a su programa del mismo nombre en Discovery Channel – de infracción de marca registrada y dilución por la venta de prendas y accesorios que usan su nombre bajo la marca Diesel Power Gear (DPG).
Como explica la dirección en un comunicado, «Diesel ha obtenido un acuerdo de 11,8 millones de dólares en la demanda presentada contra Diesel Power Gear («Dpg»), la marca creada por las estrellas del reality de «Diesel Brothers» Dave Sparks y Dave Kiley. disputa en curso entre Diesel spa y Diesel USA, Inc. por un lado («Diesel»), y Diesel Power Gear, Llc («Dpg»), empresa propiedad de David Sparks, David Kiley y Josh Stuart, conocida por haber participado en el programa de televisión «Diesel Brothers» que vende ropa y herramientas bajo algunas marcas entre ellas «Diesel», por otro.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aceptó la moción de Diesel de sentencia sumaria con respecto a la responsabilidad de DPG por las reclamaciones de Diesel por infracción de marca, dilución de marca y competencia desleal».
Además, el Tribunal determinó que Diesel tenía derecho a un juicio sumario sobre su reclamo de dilución, determinando, entre otras cosas, que Diesel es una marca reconocida. El 5 de septiembre, tras resolver la cuestión de la responsabilidad, el Tribunal, mediante sentencia sumaria, concedió a la marca fundada por Renzo Rosso una indemnización de 11,8 millones de dólares.
Diesel estuvo representada por Epstein Drangel, Llp en Nueva York. Además de Diesel, el Grupo Otb incluye las marcas Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, las empresas Staff International y Brave Kid.
En el dictamen y auto del martes 5 de septiembre, la jueza Jennifer Rochon declaró que el tribunal ya había fallado previamente a favor de Diesel en parte de sus demandas por infracción de marca y dilución, en en parte porque había dictaminado que Dpg no podía volver a litigar la cuestión de si su marca Desel Power Gear «era probable que causara confusión o diluyera las marcas Diesel porque ya había renunciado a ambas cuestiones ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB) «.
Incluso sin el fallo de la TTAB, el tribunal determinó que Diesel tenía derecho a un juicio sumario sobre sus reclamaciones por infracción y competencia desleal porque las marcas comerciales de las partes son «confusamente similares a la luz de cómo se muestran realmente en el contexto de compra», incluida la de Dpg. uso de marcas comerciales en su tienda física y dominios de sitio web.
El juez Rochon dijo que el tribunal determinó previamente que la marca Diesel es famosa y que la apropiación indebida de esa marca por parte de Dpg fue intencional porque «actuó con imprudente desprecio por las marcas Diesel de los demandantes» y por lo tanto otorgó una sentencia sumaria sobre responsabilidad a favor de Diesel. De ahí, por tanto, la compensación de 11 millones.
Para los dos hermanos, sin embargo, ésta no es la primera multa. En 2020, de hecho, los dos personajes de la cadena de televisión Discovery Channel, protagonistas de la serie Diesel Brothers dedicada al desarrollo de vehículos todoterreno y camiones, fueron multados por el juez federal Robert Shelby del Tribunal de Distrito estadounidense de Utah por el importante cantidad de 851.451 dólares, equivalente a 763.666 euros.
Las actividades de los dos al transformar vehículos y realizar pruebas y videos fueron una violación de la Ley de Aire Limpio y la ley de Utah. Esto no se debe sólo a los niveles de emisiones detectados, sino también a la manipulación o eliminación total de los dispositivos diseñados para controlar las emisiones.
La reconocida marca Diesel obtuvo una victoria resonante de $11.8 millones en daños en la demanda que interpuso contra Diesel Power Gear (“DPG”), la marca concebida por las estrellas del reality “Diesel Brothers”, Dave Sparks y Dave Kiley.
En la queja presentada en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York en 2019, Diesel alegó que DPG estaba violando la ley federal de marcas registradas al usar las marcas DIESEL POWER GEAR y DIESELSELLERZ en relación con su negocio y en varios accesorios y/o prendas de vestir.
Tras una decisión parcial del tribunal federal de Nueva York el año pasado en favor de la marca italiana sobre la infracción de marca registrada, la dilución y las demandas de competencia desleal, el tribunal ha concedido parcialmente la moción de Diesel para un juicio sumario sobre el tema de los daños.
La Juez Jennifer Rochon del SDNY estableció en su opinión y orden el martes que el tribunal previamente había favorecido a Diesel en una parte de sus demandas de infracción y dilución de marca, en parte debido a su hallazgo de que a DPG se le impidió volver a litigar sobre si su marca DIESEL POWER GEAR “era probable que causara confusión o diluyera las marcas DIESEL [de Diesel] porque [DPG] ya había incurrido en defecto en ambos temas ante la Junta de Juicio y Apelaciones de Marcas (‘TTAB’, por sus siglas en inglés).”
Incluso sin el juicio de la TTAB, el tribunal determinó que Diesel tenía derecho a un juicio sumario sobre sus demandas de infracción y competencia desleal, ya que las marcas de las partes son «confusamente similares ‘a la luz de la manera en que las marcas se muestran en su contexto de compra'», incluyendo el uso de DPG de las marcas en su tienda física y dominios de sitios web.
En cuanto a la dilución, la Juez Rochon afirmó que el tribunal previamente encontró que la marca de Diesel es famosa y que la apropiación indebida de esa marca por parte de DPG fue deliberada porque actuó “con total indiferencia respecto a las marcas registradas DIESEL de los demandantes”, y por lo tanto, otorgó un juicio sumario sobre la responsabilidad a favor de Diesel.
Con ese trasfondo y ante la falta de disputa entre las partes de que los daños pueden resolverse mediante un juicio sumario en este caso y que Diesel tiene derecho a un premio basado en las ganancias de DPG, el tema ante el tribunal en la última ronda fue el cálculo de esas ganancias. Diesel argumentó que los hechos no disputados estipulados por las partes establecen las ventas brutas y netas de DPG y que DPG “no ha demostrado ningún costo o gasto deducible”. Por lo tanto, Diesel sostuvo que tiene derecho a ventas netas equivalentes a $59.1 millones.
Por otro lado, DPG argumentó que sus ganancias deberían basarse en “un subconjunto más pequeño de sus ventas, y que el tribunal debería deducir una tarifa plana de sus gastos generales de esas ganancias”.
Entre otras cosas, DPG argumentó que, según la opinión anterior del tribunal sobre el juicio sumario, solo es responsable por “la ropa que está marcada en el exterior con la palabra ‘diesel’”, y sus ganancias deberían limitarse a esos productos.”
El tribunal discrepó, indicando que se encontró que DPG era responsable por usar “las marcas infractoras en o en conexión con sus productos de ropa y accesorios”, y por lo tanto, la responsabilidad se extiende más allá de la ropa/accesorios con la palabra “diesel” en el exterior hasta su uso de la marca “en sus productos Diesel Power Gear en sí, en las etiquetas colgantes y etiquetas de los mismos, en conexión con [su] sitio web, manejos en redes sociales, y en conexión con sus anuncios y promociones”, etc.)
Como cuestión inicial, el tribunal sostuvo que los “principios de equidad” justifican un premio de las ganancias de DPG en este caso.
Profundizando en estos factores, que incluyen “(1) el grado de certeza de que el demandado se benefició de la conducta ilegal; (2) la disponibilidad y adecuación de otros remedios; (3) el papel de un demandado particular en la efectuación de la infracción; (4) cualquier demora por parte del demandante; y (5) las manos limpias – o sucias – del demandante”, la Juez Rochon sostuvo que DPG actuó de manera deliberada según la ley.
En particular, el tribunal señaló que DPG tenía conocimiento real de las marcas registradas de Diesel cuando comenzó a usar las marcas infractoras y continuó haciendo uso de dichas marcas incluso después de recibir una carta de cese y desista de Diesel.
Los demás factores equitativos también inclinan la balanza a favor de un premio por ganancias, según el tribunal, ya que las marcas en cuestión son confusamente similares, el tribunal “puede inferir razonablemente que [DPG] ‘se benefició de la conducta ilegal’, y otros remedios “no compensarían razonablemente a [Diesel] por la conducta de [DPG].”
Basado en el acuerdo de las partes y los hechos indiscutibles, Diesel ha “demostrado adecuadamente un derecho a un premio de ganancias de acuerdo con la Sección 1117(a)”, sostuvo el tribunal. Diesel también cumplió con su carga inicial de probar ventas brutas por un monto de $65.1 millones.
En cuanto a DPG, el tribunal encontró que no cumplió con su carga de demostrar costos o gastos deducibles aparte de descuentos y devoluciones, lo que resulta en ventas netas de $59.1 millones. “Los tribunales han sostenido consistentemente que un demandado no tiene derecho a deducir gastos cuando el demandado no logra probar una conexión suficiente entre sus gastos y ventas, o una fórmula adecuada para asignar sus gastos”, mantuvo la Juez Rochon, encontrando que “aquí, [DPG] no ha demostrado ninguno de los dos.”
Finalmente, el tribunal sostuvo que el despojo total de las ganancias de DPG serviría “indudablemente como un fuerte elemento disuasorio, evitaría cualquier enriquecimiento injusto y compensaría a [Diesel] por las ganancias ilícitas de [DPG]”. Sin embargo, otorgar daños por aproximadamente $59 millones sería “excesivo” contra DPG y equivaldría a “un beneficio injustificado” para Diesel.
En cambio, un premio menor a las ventas netas de DPG está justificado para producir un resultado “justo”, según la Juez Rochon, porque:
“La conducta deliberada de DPG está lejos de ser la infracción más atroz contemplada por la Ley Lanham”, y no hay evidencia de confusión real por parte del consumidor; la “fuerza del vínculo entre la infracción” y las ganancias de DPG no es igual en todos los productos infractores (como sugiere DPG, el vínculo es más periférico con respecto a los productos que, aunque infractores, no muestran la palabra “diesel” en su exterior);
Diesel no ha presentado evidencia directa de daño a su negocio, y DPG ha “presentado alguna – aunque deficiente – evidencia de sus costos y gastos.”
En consecuencia, el tribunal reduce las ventas netas de DPG ($59.1 millones) en un 80 por ciento, resultando en un premio total de $11.8 millones.
| Court | United States District Courts. 2nd Circuit. United States District Courts. 2nd Circuit. Southern District of New York |
| Parties | DIESEL S.p.A.; and DIESEL U.S.A., INC., Plaintiffs, v. DIESEL POWER GEAR, LLC, Defendant. |
| Docket Number | 1:19-cv-9308-MKV |
| Decision Date | 30 March 2022 |
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