16 Abr “NEW BALANCE” vs “NEW BARLUN” 2021
TE PRESENTAMOS EL CASO DE FASHION LAW ENTRE NEW BALANCE Y NEW BARLUN
Antecedentes
La empresa estadounidense New Balance ha enfrentado la batalla legal más grande y longeva contra la empresa china de ropa deportiva New Barlun. Esta última ha estado comercializando su nombre y varias marcas registradas durante más de 15 años en el sector asiático, dañando de esa manera a la firma americana en repetidas ocasiones. Es una de las batallas legales en defensa del copyright más importante para la marca fuera de Estados Unidos.
La sentencia ayudará para garantizar que nuestra marca esté salvaguardada y proteger los intereses de nuestros consumidores”, ha indicado en un comunicado la compañía una vez conocida la sentencia” dice Dan Mckinnon abogado de New Balance.
New Barlun se dedicada a producir productos de similares características a los de la compañía americana, incluso sus zapatillas eran muy parecidas al modelo más conocido de la marca y estaban caracterizadas con la “N” tan famosa por la que se conoce en el mercado a los modelos de New Balance. El distribuidor de la marca falsificada, Shanghái Lusha Fashion Co., también fue multado.
Es muy alentador que el tribunal haya reconocido una vez más la legitimidad de los derechos de propiedad intelectual de New Balance, lo que ayudará a garantizar que nuestra marca esté salvaguardada y proteja los intereses de nuestros consumidores” dice Dan Mckinnon abogado de New Balance.
Imagen de: nicekicks.com
Análisis de la Sentencia
El 5 de enero de 2021, el Tribunal de Distrito de Shanghái Huangpu ordenó a New Barlun Co. Y Shanghái Shiyi Trade Co a pagar daños y perjuicios por valor de 25 millones de yuanes (3,2 millones de euros) a la compañía New Balance, por el uso fraudulento de su marca en territorio chino. Además, de imponerse a New Barlun y Shiyi, el distribuidor, Shanghái Lusha, también fue declarado responsable solidario de la infracción con una multa de 100.000 yuanes (12.000 euros) por su implicación en el plan.
El Tribunal del Distrito de Shanghái Huangpu alegó que la práctica de New Barlun y su distribuidor Shiyi de fabricar y distribuir zapatillas deportivas con un símbolo “N” mayúscula, que es muy similar a la “N” que aparece en el costado de las zapatillas de New Balance, constituye una infracción de marca registrada y debe ser castigada.
La “N” de New Balance y la de New Barlun tienen una similitud total en lo conceptual y visual, señala la sentencia
El Tribunal del Distrito, que se posicionó del lado de New Balance, determinó que las zapatillas de deporte de New Barlun generaron una importante fuente de ingresos para la empresa, considerada una de las “marcas de imitación más prolíficas y agresiva” en el mercado de ropa deportiva en China.
El éxito de New Barlun se debe en gran parte a la fama y reputación de la firma americana. También se descubrió que los acusados habían actuado de mala fe, ya que el Tribunal emitió una orden judicial provisional que les ordenaba cesar la actividad y les prohibía a New Barlun y su distribuidor, fabricar y vender el calzado infractor durante la duración del caso.
Carol Wang, directora del Grupo de litigios de Shanghái en Rouse, señaló que la decisión “no es solo una victoria para New Balance sino para una amplia gama de marcas internacionales que operan en China, ya que continúan enfrentándose a la permanente amenaza de imitadores en su negocio”. Señaló que la decisión “demuestra aún más el compromiso de China de establecer un sistema de propiedad intelectual sofisticado y robusto que coincida con otros países líderes, que será crucial para atraer la inversión internacional”.
Logo de New Barlun. Imagen de: Shutterstock
Batallas judiciales de New Balance en China
Esta no es la primera vez que la marca estadounidense se enfrenta a otra compañía en los tribunales. Tres años atrás, ya salió victoriosa de una batalla judicial parecida, contra tres empresas chinas. Fueron acusadas de plagiar su logotipo, tuvieron que indemnizar a New Balance y dejar de hacer uso de su logotipo. Este caso llegó a los periódicos, ya que fue la victoria por infracción de marca más importante otorgada a una empresa extranjera en China.
La victoria actual de New Balance, que está sujeta a apelación, se produce después de que la empresa americana prevaleciera en un caso de competencia desleal contra New Barlun. La primavera pasada, el Tribunal Popular de Shanghái Pudong (PPC) Dictó que “los derechos de imagen de New Balance y sus derechos de marca registrada son clases separadas de propiedad intelectual con alcances y duraciones de protección distintos”.
Independientemente de si New Barlun había obtenido un registro para la marca “N” (y lo había hecho), el uso de su marca en un formato específicos de sus zapatillas, que es similar al de New Balance, da lugar a reclamaciones de infracción de imagen comercial y competencia desleal por parte de la empresa deportiva americana.
La decisión del Tribunal Popular de Shanghái Pudong en abril de 2020, puso fin a la batalla de New Balance contra la marca imitadora. Resulta que New Barlun obtuvo con éxito un registro de marca para una marca similar mucho antes que New Balance, destacando una de las tácticas más comunes empleadas por las partes infractoras de marcas registradas: el registro y uso de marcas que son casi idénticas a las “marcas” de firmas extranjeras con una pequeña modificación para evitar cualquier objeción durante el proceso de registro.
El año pasado. El Tribunal ordenó a la marca china a pagar 1.5 millones de dólares (1.2 millones de euros) en daños y honorarios legales a New Balance, y que dejará de usar el logotipo “N”.
Imagen de: pbs.twimg.com
La mala fe como impedimento para registrar una marca en China
La mala fe a la hora de registrar una marca supone una gran preocupación tanto para las empresas extranjeras como para el propio país. La rápida expansión de las compañías extranjeras en el mercado chino ha hecho que surjan dudas en cuanto a la protección de las mismas y de sus propietarios.
El número de las solicitudes de “signos distintivos” registrados ha llegado al límite de la capacidad de la Oficina encargada de ello. Por tanto, se ha llevado a cabo varias modificaciones en la Ley de Marcas de China para fortalecer las protecciones para los derechos de propiedad intelectual, con el fin de equipararse a homólogas legislaciones en otros países miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio).
Ahora, la Oficina de Marcas podrá negar las solicitudes de mala fe de manera absoluta, según el artículo 4 de la Ley de Marcas: “se penalizará a los culpables de registros de marcas de mala fe y sin intención de uso”. El artículo 19 indica que:” las agencias de registro de marcas tendrán la responsabilidad de rechazar a clientes que presentan solicitudes de mala fe; aceptar tales clientes resultará en una advertencia o multa”. Las penas contra los registros de mala fe pueden llegar a ser muy graves.
La Ley de Marcas de China también explica que” el registro adquirido mediante fraude o cualquier otro medio desleal será declarado nulo”, se entiende que se aplica a las presentaciones de solicitudes masivas de marcas comerciales similares o idénticas a las marcas de otros; a nombres comerciales de otros …, ya sea para vender marcas comerciales o disponer una demanda por infracción contra el propietario de la marca después de no transferirlas a un precio alto.
A día de hoy, la protección a través del sistema judicial chino hacia las marcas extranjeras ha mejorado, en particular en ciudades como Pekín o Shanghái donde actualmente existen Tribunales de Derecho de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la mejor manera de proteger una marca es obteniendo el registro en dicho país tan pronto se busque comercializar o fabricar en el mismo.
Imagen de: newbalance.com
Fuentes:
https://hypebeast.com/2021/2/new-balance-new-barlun-china-trademark-lawsuit-news
Enlaces blog:
https://enriqueortegaburgos.com/new-balance-batalla-proteger-marca-china/
https://enriqueortegaburgos.com/new-balance-historia/
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