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Licencias en el mundo de la moda

Licencias en el mundo de la moda

La moda -entendida según la RAE- por conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en esos gustos, usos y costumbres y que se usan durante un período de tiempo determinadoconstituye una de las principales áreas de licenciamiento. Principalmente porque vivimos en una sociedad con gustos cambiantes y porque dicho ámbito se sitúa en un plano internacional. El alcance del licenciamiento en la moda abarca desde la fase de diseño, confección y manufactura hasta su última etapa de explotación.

I. ¿Qué es una licencia?

 

La RAE define la licencia como “autorización que se concede para explotar con fines industriales o comerciales una patente, marca o derecho”. Desde el punto de vista jurídico, el objeto de la licencia será la explotación de derechos de propiedad industrial y/o intelectual.

La propiedad intelectual se circunscribe a la protección de todos aquellos derechos que corresponden tanto a autores como a titulares respecto de obras y prestaciones fruto de su creación, de su mente, en definitiva de bienes intangibles -aunque también se protegen productos físicos- .

La propiedad industrial engloba aquellos derechos de una persona física o jurídica  sobre una invención (patentes, marcas, diseños industriales, signos distintivos) derechos de autor y otros.

Ambas figuras han sido creadas con la finalidad de conseguir un equilibro entre el interés de los creadores y del interés público.

Es, por tanto, a través de las licencias el modo en que el titular de un bien inmaterial (licenciante) permite a un tercero (licenciatario) un derecho de uso y/o explotación sobre el bien mencionado, por un periodo de tiempo, con un alcance territorial y a cambio de una contraprestación, que normalmente será el pago de una cantidad pactada (generalmente una regalía o royalty).

El licenciante se asegura que su creación está siendo explotada, que será conocida internacionalmente y que mientras está siendo explotada, obtendrá un beneficio.

Por su parte, el licenciatario, llevará a cabo actos de uso y/o explotación en exclusiva de los derechos licenciados, podrá fabricar, vender, importar, exportar, distribuir, promocionar y en definitiva obtener un beneficio económico y renombre a corto y largo plazo que de no explotar el bien no obtendría.

II. ¿Qué activos son susceptibles de ser licenciados?

 

Hemos dicho que los derechos que van a ser cedidos serán bienes intangibles, esto es, todos aquellos bienes de naturaleza inmaterial que carecen de sustancia física y que no se pueden percibir por los sentidos sino a través de la inteligencia del ser humano y susceptibles de valoración económica. En el mundo de la moda podemos hablar de licencias de marcas, patentes,  modelos de utilidad (cierres de bolsos, remaches) diseños, propiedad intelectual (patrones, diseños), aplicaciones móviles sobre la marca, software de gestión del negocio, etc.

III. ¿Por qué es posible licenciar este tipo de bienes?

 

La figura jurídica que posibilita la explotación de los bienes intangibles es el contrato de licencia. De naturaleza mercantil, permite al titular de un derecho a ceder su uso y/o explotación a un tercero con fines económicos. Pero, ¿acaso existen derechos no susceptibles de licenciamiento? Sí, aquellos que por su propia naturaleza no puedan cederse y los que expresamente prohíba la ley por contravenir alguna normativa.

Hoy en día no existe una regulación legal de estos contratos por lo que será la voluntad de las partes las que fijen los términos y condiciones que deberán regir la relación jurídica.

El contrato será, por tanto, el instrumento ideal que plasme el equilibrio entre los deseos o exigencias de ambas partes y poder licenciar con seguridad derechos sobre activos intangibles.

IV. Elementos delimitadores del contrato de licencia.

 

El contrato de licencia, entendido como pacto o convenio, deberá contener como mínimo los aspectos concernientes a:

– Partes.
– Objeto.
– Duración.
– Ámbito territorial.
– Precio.
– Cláusulas de control y auditoría.
– Resolución anticipada.
– Ley aplicable y jurisdicción.

 

Partes

Le corresponde al propietario de un derecho la decisión de ceder su uso y/o explotación a un tercero. Cabe matizar a este respecto que normalmente podrán establecerse en el contrato cláusulas de exclusividad y de prohibición de competencia. El licenciatario podrá exigir del licenciante la no concesión de más licencias a terceros en los mismos términos recogidos en el contrato suscrito con el primero.

También serán habituales las cláusulas de prohibición de cesiones del derecho por parte del licenciatario a terceros (sublicencias).

 

Objeto

El bien o servicio que se va a ceder será un bien intangible. Las partes deberán tener especial cuidado y fijar con precisión y exactitud qué derecho va a ser explotado, cómo y con qué objetivo, toda vez que estos derechos gozan de una naturaleza abstracta o incorpórea.

Esta expresión tiene por objetivo la seguridad contractual de los derechos de propiedad intelectual e industrial licenciados pues, de lo contrario, podrían surgir numerosas controversias que dejen sin efecto el contrato suscrito entre ambas partes (por ejemplo, recogiendo una cláusula de resolución anticipada en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes).

El objetivo principal de estas cláusulas de precisión es la protección de los bienes intangibles y de las posibles injerencias externas.

 

Duración

Las partes podrán pactar, igualmente, que la duración del contrato de licencia sea por un período de tiempo determinado o indefinido. ¿Existe acaso una duración idónea? Todo dependerá del producto que se pretenda licenciar, objetivos y expectativas de futuro.

 

Ámbito territorial

Del mismo modo, se podrá y deberá establecer el alcance territorial de la licencia, teniendo en cuenta la protección que se otorga a los bienes intangibles en los territorios de los diferentes Estados, ya que no todos los países proporcionarán la misma seguridad jurídica.

 

Precio

Generalmente el contrato de licencia será de carácter oneroso ya que se cede un derecho a cambio de una contraprestación que será normalmente económica, aunque también podrá otorgarse el derecho a usar un intangible con carácter gratuito, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir por incumplimiento contractual.

Respecto del contrato de carácter oneroso, la valoración económica del bien objeto de licenciamiento dependerá de su capacidad para generar beneficios o ingresos por lo que se deberá partir de tres ideas clave: cuándo, dónde y cómo.

En un primer momento las partes podrán realizar una valoración estimada. Para ello se deberá tener en cuenta el mercado en que se va a operar, el coste que supondrá la licencia y las expectativas de futuro. No obstante, las opciones más recurrentes son tres: (i) el pago de una cantidad fija por la totalidad de la duración acordada de la licencia, (ii) el pago de una cantidad por cada año de duración de licencia disfrutada, o (iii) el pago de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la comercialización del activo licenciado. También podrán combinarse varias de estas opciones entre ellas, por ejemplo, estableciendo un pago fijo que será incrementado por un porcentaje de los beneficios obtenidos una vez superadas las expectativas de futuro, o lo que vulgarmente conocemos por “comisiones”.

 

Cláusulas de control y auditoría

No hay que olvidar que el propietario del intangible únicamente cede el uso y/o explotación del derecho, pero sigue siendo el titular del mismo. Por lo tanto, otras de las cláusulas más habituales son aquellas dirigidas a auditar las cuentas del licenciatario para comprobar si los datos proporcionados al licenciante acerca de la explotación del bien intangible son correctos. La existencia de este tipo de cláusulas va estrechamente ligado a la forma de pago convenida en el contrato, es decir, hay ocasiones en que se ha pactado el pago de un precio dependiendo del éxito de la explotación del intangible llevada a cabo por el licenciatario (regalías).

La práctica habitual es que el licenciante sea quien asuma los gastos de las auditorías y controles ya que es quien tiene la potestad de llevarlas a cabo. No obstante, este criterio se revierte en caso de que la auditoría o el control desvelen un uso incorrecto del activo o una desviación en la contabilidad presentada, en cuyo caso sería el licenciatario el que soportaría los costes derivados de la ejecución de estas cláusulas.

Incumplimiento contractual (resolución anticipada)

Una de las notas características de estos contratos es la bilateralidad en tanto en cuanto que ambas partes asumen obligaciones recíprocas. El licenciante se obliga a permitir el uso y explotación de su intangible a cambio de un precio que deberá ser abonado por el licenciatario quien además deberá explotar el derecho de la forma más adecuada posible. Si bien ambas partes obtienen ventajas con su colaboración mutua, también podrán suscitarse inconvenientes o desventajas (por ejemplo, que el licenciante ceda el mismo derecho a un tercero; o que el licenciatario explote un derecho que no estaba cedido).

Por lo tanto y como garantía a que ambas partes cumplan con lo estipulado en el contrato, será habitual introducir cláusulas que permitan resolver el contrato por incumplimiento.

 

 

Ley aplicable y jurisdicción

La sujeción de un contrato a un ordenamiento jurídico implicará que en caso de controversia serán las leyes, costumbres y principios rectores de ese Estado los encargados de resolver el mismo. Igualmente, podrán fijar la competencia a Tribunales determinados.

Por último, y dado el carácter de disponible de los intangibles, las partes podrán someterse a las instituciones de mediación y arbitraje fijando, en su caso idioma, órgano y ley aplicable.

V. Inscripción de las licencias

 

Los contratos de licencia tendrán la consideración de acuerdos privados y surtirán efectos entre el licenciante y el licenciatario. Pero para que la licencia produzca efecto frente a todos y pueda ser oponible frente a terceros, será requisito imprescindible inscribirla en los registros relevantes.

Con carácter general, la doctrina jurisprudencial española ha venido exigiendo el requisito de la inscripción de la licencia como condición necesaria para que el licenciatario pueda entablar las acciones necesarias en defensa de los activos licenciados. La licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita solo entre las partes. El licenciatario de la licencia no inscrita solo podrá pedir al titular del derecho que actúe, pero no actuar por sí mismo frente a terceros de buena fe. Sin embargo, y desde el Derecho de la Unión recientes resoluciones han afirmado que no es necesaria la inscripción de la licencia sobre una marca de la Unión para que el licenciatario pueda ejercitar acciones de infracción de la misma (Judgment of the Court of Justice of 4 February 2016, Hassan (C-163/15).

No obstante, se recomienda inscribir la licencia para evitar pleitos innecesarios.

 

Y ahora, algunos ejemplos…

 

                Ya hemos dicho, que en el mundo de la moda son habituales las colaboraciones entre marcas o empresas y creadores, sobre todo en cuanto a la moda infantil se refiere. Así podemos localizar prendas cuya temática gira en torno a la de los Superhéroes de Marvel (Spiderman, Hulk…) e incluso, al mundo mágico de Harry Potter (PRIMARK).

Por Enrique Ortega Burgos,

 

Y Paula Zoto Spahiu