FREDDY SPA VS HUGZ CLOTHING LIMITED 2020

24 May FREDDY SPA VS HUGZ CLOTHING LIMITED 2020

Te presentamos el caso que en 202o enfrentó a Freddy Spa contra Hugz, una interesante sentencia de Fashion Law que no puedes perderte.

En el presente artículo vamos a analizar la decisión dictada en noviembre del 2020 por el Juez adjunto del Tribunal de Empresas de Propiedad Intelectual, David Stone, quien consideró que la compañía HUGZ Clothing Limited había infringido tanto la patente de su rival Freddy SpA como el diseño, protegido por derechos de diseño  no  registrado; violado un acuerdo legalmente vinculante que las dos partes habían firmado; e infringido la ley al participar en la falsificación de unos vaqueros patentados.

 FREDDY SPA Y SU DISPUTA CON HUGZ.

 

Freddy SPA es una empresa de moda italiana que diseña y produce una popular línea de vaqueros modeladores vendidos bajo la marca WR.UP desde el año 2012.

Según Freddy, éstos realzan el cuerpo, dan forma, “esculpen” las caderas del usuario y proporcionan elevación y definición de los glúteos. Esta es una de las muchas razones que han llevado a la compañía a una importante posición en el mercado. Además de que sus vaqueros se venden en todo el mundo, en más de 40 países, entre los cuales destaca Reino Unido, país que representa el 11% de sus ventas globales anuales.

En este caso, los acusados, HUGZ, también venden vaqueros modeladores y ropa. De hecho, la razón por la que la compañía Freddy se quejó en una primera versión, fue porque HUGZ copió su versión de los vaqueros WR.UP.

 

ANTECEDENTES DE FREDDY SPA VS HUGZ.

 

En abril de 2019, HUGZ tras admitir que había copiado la patente y el diseño protegido de los vaqueros de WR.UP de Freddy, firmó un acuerdo con la empresa. Ese acuerdo puso fin a la disputa entre ambas partes, evitando con ello un litigio formal. Sin embargo, poco después de que las partes llegasen a una resolución amistosa, HUGZ comenzó a vender una versión muy similar de los vaqueros, hecho que llevó a la compañía Freddy ha presentar una demanda, haciendo alusión a la similitud entre ambos vaqueros. En este sentido, es curioso señalar la manera en la que la empresa describe el diseño de sus vaqueros, los cuales tienen como objetivo darle al usuario «la apariencia de caderas más delgadas, y al mismo tiempo levantar y separar las nalgas”. En su declaración Freddy hizo referencia al hecho de que al replicar los elementos que se encuentran en la parte trasera de sus vaqueros, incluida la insignia de metal, el lazo del cinturón trasero cosido en un ángulo de 40 grados, dos bolsillos traseros curvos y un yugo trasero festoneado, HUGZ lo que estaba era tratando de afiliar sus vaqueros a los de Freddy’s, beneficiándose así del goodwill asociado con los elementos antes mencionados de los pantalones de Freddy’s, cuando no existía tal conexión, y, por tanto creando confusión de post-venta.

En una primera instancia, el Tribunal sostuvo que, debido a la gran similitud entre ambos diseños, los jeans de HUGZ eran una copia evidente de los de Freddy, concretamente el modelo WR.UP. Y, a pesar de que HUGZ no hizo uso de la marca comercial protegida ni del logo de Freddy, el Juez considero que era suficiente que HUGZ replicara la combinación de los elementos de diseño que identifican a la marca y su imagen comercial, afirmando que los consumidores habían llegado a asociarlos con una sola fuente de origen. En definitiva, el Tribunal consideró que HUGZ tenía como objetivo engañar a los consumidores sobre el origen de sus vaqueros y, por lo tanto, era responsable de la falsificación.

 

– Falsificación y daño al goodwill.

 

En este caso, el reclamante asegura que la reputación que le precede se debe, principalmente, a la composición de sus vaqueros. Concretamente, debido a la combinación de diferentes elementos, entre los cuales se incluye la forma y las costuras de los bolsillos o la presilla central trasera cosida en ángulo. En otras palabras, todos los elementos que componen la zona «posterior» de los jeans, según Freddy, constituirían uno de los principales factores que afectan al goodwill de su marca.

Por contra, los acusados negaron esa propuesta afirmando que el goodwill, si lo hubiera, sólo podría atribuirse a la marca, ya que los jeans se venden en referencia a la marca “Freddy” o su submarca “WR.UP”.

Así pues, tras el análisis de las pruebas pertinentes, David Stone, el juez adjunto encargado del caso, llegó a la conclusión de que los elementos de los vaqueros tenían un claro propósito de comercialización para el demandante; y que, por tanto, los clientes habían llegado a asociar dichos elementos con la marca identificada en ellos. Razón por la cual sostuvo que la compañía Freddy poseía goodwill en las piezas vaqueras que comercializa.

 

Falsificación y daño a la marca.

 

En base a lo anteriormente analizado, no es de extrañar que el Juez haya reconocido la existencia de una clara imitación convencional, afirmando que los vaqueros HUGZ constituían una falsificación más que evidente de los originales, como consecuencia de la incorporación de elementos similares a los característicos de la marca.

Posteriormente, el mismo Juez pasó a considerar si podría haber confusión en la posventa, ya que a pesar de que rara vez se considera en el contexto de la imitación, se encuentra recogida bajo la Ley de Marcas de la UE y se aplica en el Reino Unido.

La lógica detrás de la confusión posventa en este caso sería determinar si un consumidor medio, en el momento de la compra, podría confundir la adquisición de los vaqueros de imitación con los de la marca original. Puesto que en ese caso, HUGZ estaría no solo vendiendo un producto con las mismas características y particularidades, sino que además estaría confundiendo a los consumidores potenciales de la marca original. También podría darse el caso de que, el consumidor a sabiendas de que el articulo es imitación, lo adquiriese con la intención de hacerlo pasar por original.

Esta última premisa no se había dado en la jurisprudencia del Reino Unido, pero el demandante se basó en el caso del Tribunal Superior de Nueva Zelanda Levi Strauss & Co vs Kimbyr Investments Limited ([1994] FLR 335), en el que el Juez había concluido que algunas personas, al ver el diseño de los vaqueros Levi’s, podían estar interesadas en comprar un par de vaqueros más baratos, pero con una lengüeta roja que pudiera hacerlos pasar por los originales. En base al caso anterior, Stone sostuvo que la confusión se estaría dando en un espacio temporal posterior al momento de la compraventa, pero afectaría del mismo modo a la imagen e ingresos de la marca.

 

Diseño no registrado: infracción de diseño.

 

Como ya hemos hecho alusión con anterioridad, la compañía Freddy afirmó que HUGZ había infringido sus diseños no registrados, por lo que, ante tales acusaciones la empresa planteó dos objeciones principales.

Por una parte, tenemos que tener en consideración de que la empresa Freddy reivindicó una infracción contra el diseño durante el uso del artículo (“When Worn Design”), afirmando lo siguiente:

“Las partes de los pantalones vaqueros WR.UP que rodean las nalgas del usuario son sustancialmente elásticas, tienen elasticidades variables y, en consecuencia, pueden imponer una forma distintiva al usuario. Esa forma estará necesariamente influenciada por la forma del cuerpo del usuario. No obstante, para todos los usuarios, el diseño de los vaqueros WR.UP adquiere una forma distintiva, cuyas características importantes son que las nalgas del usuario están levantadas y separadas.»

Y para acompañar el testimonio proporcionaron una imagen de la silueta que generaría dicho diseño Ante estas afirmaciones, los demandados objetaron diciendo que la forma de los vaqueros viene determinada por su uso, por lo que, no podría considerarse como un diseño susceptible de protección. Y lo cierto es que el Juez se mostró favorable ante tales afirmaciones al concluir que es la anatomía del propio consumidor la que, finalmente, va a determinar la forma resultante de los vaqueros cuando se usan. No obstante, la patente de la compañía Freddy protege varios elementos de diseño innovadores como son el “RSP” o “JOTO”.

No obstante, según la Ley de derechos de autor, diseños y patentes del Reino Unido, en la sección 213, se establecen aquellos principios que confieren a un diseño derecho de protección. En base a la citada Ley, se entendería «diseño» como la forma o configuración (ya sea interna o externa) de la totalidad o parte de un artículo”. Por lo que, en este caso aquellos diseños no son susceptibles de ser protegidos.

De tal manera que, el derecho de diseño no subsiste:

• en un método o principio de construcción,
• En las características de la forma o configuración de un artículo que:
• permitan que el artículo se conecte o coloque en, alrededor o contra otro artículo para que cualquiera de los artículos pueda realizar su función, o
• dependan de la apariencia de otro artículo del cual el diseñador pretende que el artículo forme parte integrante, o
• en la decoración de una

(4) si es común en el campo del diseño en cuestión en el momento de su creación

  

Infracción de patente.

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la patente de Freddy enseña un tejido de punto compuesto de distintas piezas adaptado para cubrir varias partes de  los glúteos, con uno de los elementos (el elemento central superior) asegurado entre sí a lo largo de las costuras en el centro.

En este sentido, tenemos que partir de la base de que el acusado había admitido que la primera versión de sus vaqueros era una copia, de manera que, ahora el Juez lo que, en todo caso, debe considerar es si el diseño de la segunda versión respeta el contenido de la patente. Así pues, los elementos más destacados del diseño patentado son los siguientes:

• Al menos un primer elemento adaptado para cubrir al menos la parte terminal inferior y la parte lateral de las nalgas,
• Al menos un segundo elemento adaptado para cubrir al menos la parte central de las nalgas,
• Y al menos un tercer elemento) adaptado para cubrir al menos la parte terminal superior de las nalgas, caracterizado porque

– Dicho primer (7B, 107B, 207B), segundo (9, 109, 209) y tercer (10, 4, 110, 104, 210, 204) elemento comprenden un tejido de punto.

• Dicho primer (7B, 107B, 207B) y tercer (10, 110, 210) elemento definen la abertura central (40, 140, 240), los bordes exteriores (9C, 9D, 9E; 109C, 109D, 109E; 209C, 209D, 209E) del segundo elemento (9, 109, 209) estando asegurado a los bordes (7H, 10A; 107H, 110A; 207H, 210A) que definen la abertura del primer (7B, 107B, 207B) y tercer elemento ( 10, 4, 110, 104, 210, 204) para cerrar dicha
• Y que dicho segundo elemento comprende dos partes (9A, 9B, 109A, 109B), cada una adaptada para cubrir solo una de las dos partes centrales de las nalgas, dichas dos partes se aseguran juntas a lo largo de los respectivos bordes laterales (9F, 109F) provistos en la hendidura interglútea de las nalgas mediante una costura central (16) adaptada para colocarse en dicha hendidura interglútea.

Con la intención de respaldar su segundo diseño y en un intento de demostrar su originalidad, Hugz clothing, aludió al hecho de que el suyo estaba compuesto por una única tela y no por piezas independientes. Todo ello, a pesar de que presentaba idénticas líneas de costura, composición textil y diseño.

El primer elemento al que se hace referencia en la Patente (adaptado para cubrir al menos la parte terminal inferior lateral de las nalgas) incluye la tela que se muestra en la imagen como brillante, porque está cubierta por un panel de silicona, y la tela no brillante en la parte superior de la pierna, etiquetada 1. La alteración entre los primeros pantalones HUGZ y los segundos sería la siguiente:

En los primeros jeans HUGZ, la costura curva a lo largo de la base de los bolsillos continúa y se reúne, aproximadamente, en un ángulo recto con la costura colocada en la hendidura interglútea, uniendo de hecho la pieza de tela etiquetada como 1 a la pieza de tela etiquetada 2; en los segundos jeans HUGZ, no existe tal costura, porque una sola pieza de tela forma las áreas etiquetadas como 1 y 2.

La primera imagen corresponde a la primera versión de los vaqueros Hugz, la cual reconocen como falsificación; la segunda muestra la versión posterior al acuerdo de conciliación, supuestamente, según Hugz, no calificable como infracción de patente y diseño.

Ante esta situación, el Juez adjunto sostuvo que no había ninguna indicación en la patente que especificara que el producto requiriera que estas piezas de tela fueran constituidas por separado y, por tanto, el diseño actualizado de Hugz seguía infringiendo la patente de Freddy.

SENTENCIA DE FREDDY SPA VS HUGZ CLOTHING LIMITED

 

Finalmente, la sentencia final a la que se llegó se mostraba mayoritariamente a favor de las propuestas iniciales de la empresa demandante, estableciendo así:

Un incumplimiento del acuerdo de conciliación; una infracción de patente europea; una infracción de varios derechos de diseño no registrados del Reino Unido en virtud de la Ley de Patentes y Diseños de Copyright de 1988 (la CDPA); y la falsificación no autorizada del diseño y técnicas de construcción de la prenda.