25 Feb ROCKSTUD DE VALENTINO
EL ROCKSTUD DE VALENTINO LOGRA REGISTRO COMO MARCA
La Oficina de Marcas Y Patentes de los Estados Unidos de Norteamérica (USPTO, sus siglas en inglés) ha concedido el registro de tres modelos del famoso diseño Rockstud de la maison Valentino. Dicho diseño fue creado por el entonces dúo de directores creativos formado por Maria Grazia Chiuri (actualmente Directora Creativa de Dior) y Pierpaolo Piccioli en el año 2010, y desde su lanzamiento ha contado con un éxito tan grande que ya se ha constituido en todo un símbolo de Valentino. Sin embargo, el registro del Rockstud como marca comercial en los Estados Unidos no fue un procedimiento fácil ya que fue objeto de Acciones Oficiales que retrasaron su registro, tal como se explicará a continuación:
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA ROCKSTUD
El 29 de octubre de 2019 Valentino SpA, la entidad jurídica propietaria de los derechos de propiedad industrial de Valentino (la cual fue adquirida en 2012 por la compañía de inversiones catarí especializada en el sector del lujo Mayhoola), presentó ante la USPTO las solicitudes de registro de marca, en la clase 25 del clasificador internacional Niza (que corresponde a prendas de vestir, zapatos y sombreros) específicamente para proteger “zapatos de lujo”, correspondientes a tres diseños de zapatos Rockstud, dichos diseños son característicos por llevar piezas de metales en forma de pirámides, de allí el nombre Rockstud.
Ilustraciones de los modelos Rockstud solicitados como marcas ante USPTO
Los diseños que fueros presentados para el registro como marca son un modelo de zapato de tacón Rockstud que contiene una tira a la altura del tobillo que le da una forma de “T” al zapato; otro modelo corresponde al modelo de zapato Rockstud con dos tiras a la altura del tobillo que también le da forma de “T”, y el último modelo se refiere a un zapato del tipo zapatilla o ballerina que contiene las piezas de metal en sus alrededores.
DECISIÓN PRELIMINAR AL REGISTRO ROCKSTUD
En febrero de 2020, la USPTO emitió una Acción Oficial a cada solicitud de registro. Dichas decisiones consisten en una negativa preliminar de las solicitudes de registro presentadas por Valentino SpA. En ellas la autoridad declara lo siguiente:
- Que los signos solicitados consisten en diseños que no son distintivos de un producto o características no distintivas del diseño de un producto.
- Que son elementos decorativos u ornamentales de los productos de Valentino y, por ello, no cumplen la función de una marca que es la identificar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de aquellos de otras empresas a pesar de estar en uso en el comercio durante más de cinco años por tratarse de diseños meramente ornamentales, a pesar de que Valentino indicó que su diseño había alcanzado la distintividad.
- Los elementos del diseño Rockstud como las piezas de metal son usados comúnmente por otras marcas de zapatos.
La USPTO le otorgó a Valentino SpA un lapso de seis meses para presentar su contestación, y todas aquellas pruebas que demuestren que sus diseños han adquirido la distintividad requerida para ser marcas comerciales.
LA CONTESTACIÓN DE VALENTINO Y LA INFLUENCIA DE CHRISTIAN LOUBOUTIN Y BOTTEGA VENETA
Valentino SpA, en agosto de 2020, estando dentro del lapso establecido por la USPTO, presentó las correspondientes contestaciones a las Acciones Oficiales que de manera preliminar negaron el registro de los modelos correspondiente al zapato Rockstud. En este sentido, Valentino, en documentos que 200 páginas, alegó lo siguiente:
- Que el modelo Rockstud ha conseguido una presencia continua en el mercado estadounidense gozando de una gran popularidad y de excelentes niveles de ventas.
- Dicho modelo ha sido fotografiado en una gran cantidad de celebridades, y ser objeto de una extensa cobertura de la prensa lo que ha hecho que su alcance llegue a millones de personas.
- También Valentino alegó la gran inversión publicitaria que ha hecho en promover su modelo Rockstud en una gran variedad de medios y que en los cinco años siguientes a la introducción de dicho modelo sus ventas doblaron, lo que demuestra el éxito del modelo Rockstud y el gran renombre que ha alcanzado.
Ahora bien, además de alegar el éxito comercial, el nivel de marketing y de cobertura de prensa de la que ha gozado el Rockstud, Valentino SpA en su contestación también hace referencia al caso de Christian Louboutin. En 2010 Christian Louboutin demandó a Yves Saint-Laurent (en el que posiblemente es el caso más famoso del Fashion Law) en la jurisdicción estadounidense por el uso de las suelas rojas, las cuales Louboutin tiene registrada en los Estados Unidos desde el 2008 (para más detalles del caso leer https://enriqueortegaburgos.com/con-que-lujosa-marca-asocias-las-suelas-rojas-de-tacon/).
En este caso, que se extendió por dos años, La Corte de Apelaciones dictaminó que las suelas rojas han adquirido la distintividad requeridad en el área de la moda para ser una marca comercial por cuanto ha logrado ser asociada por el público con la empresa Louboutin, tal como se desprende de las pruebas presentadas como lo son publicidades, cobertura de prensa y las ventas que ha logrado. En vista de este precedente, Valentino alegó que su modelo Rockstud tiene el mismo nivel de éxito que los Louboutin y por ello su diseño ha adquirido la distintividad que necesita para su registro como marca.
Foto Cortesía christianlouboutin.com El color rojo de las suelas de Christian Louboutin es marca registrada en Estados Unidos
Foto Cortesía bottegaveneta.com El tejido Intrecciato que llevan los productos de Bottega Veneta es marca registrad en Estados Unidos
Además del caso Louboutin, Valentino también hizo referencia al registro del famoso diseño Intrecciato de Bottega Veneta. En este caso, la USPTO en una primera decisión negó el registro como marca del diseño Intrecciato. Sin embargo, en un nuevo examen del caso, la USPTO concedió el registro de dicho diseño alegando que de acuerdo a las pruebas presentadas por Bottega Veneta, se demostró que el diseño Intrecciato ha logrado el reconocimiento del público y, en consecuencia, adquirió la distintividad requerida para ser un marca comercial ya que el público asocia el diseño Intrecciato con la empresa Bottega Veneta.
Por ello, Valentino alegó que si el diseño de Bottega Veneta pudo lograr adquirir la distintividad aunque sea un diseño genérico (el Intrecciato es un tejido que lleva los productos de Bottega Veneta, sobre todo los bolsos), el diseño Rockstud es más distintitvo ya que contiene elementos como la forma del zapato, la forma de las piezas de metal y la cantidad y disposición de dichas piezas que en su conjunto sirven como indicador del origen empresarial de Valentino.
REGISTRO DEL ROCKSTUD Y LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA
La USPTO aceptó los argumentos presentados por Valentino SpA por lo que el procedimiento de registro de las solicitudes de Valentino continuó su curso normal, y el día 15 de diciembre de 2020 fue concedido el registro las solicitudes de marcas comerciales correspondientes al modelo Rockstud por un periodo de diez años. Este caso, al igual que los zapatos de suelas rojas de Louboutin, son ejemplos de la aplicación de la doctrina de la distintividad adquirida o “secondary meaning” en inglés. Distintividad es la capacidad que tiene la marca de indicar el origen empresarial de un producto.
La doctrina de la distintividad adquirida establece que un signo que en un principio puede ser considerado como genérico, es decir que está constituido por elementos descriptivos de los productos o servicios o de sus cualidades, o que son de uso común que no pueden ser monopolizados por una persona, y que por ellos no son distintivos; pueden adquirir la distintividad debido a que durante su uso previo al registro, el signo logró ser asociado a un origen empresarial determinado más allá del producto, es decir que el público identifica al signo con una empresa determinada.
Esta doctrina de la distintividad adquirida o secondary meaning se aplica en los Estados Unidos y en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, debido a que la normativa andina, la Decisión 486, establece que puede ser registrado un signo como marca ha sido usado constantemente antes del registro y como consecuencia de ese uso ha logrado la distintividad. Sin embargo, el hecho de que un signo a través del uso constante logre la distintividad y por ende el registro, es más una excepción que lo usual.
En las legislaciones donde se aplica esta doctrina, el interesado debe demostrar, tal como lo hizo Valentino SpA, que su marca adquirió distintividad a pesar de que el signo en sí mismo sea genérico. Publicidades, reseñas en medios de comunicación, encuestas y niveles de ventas de los productos que llevan la marca, son algunas de las pruebas que debe presentar el interesado. Como se nota el solicitante debe hacer una fuerte inversión en marketing para posicionar su marca, por lo que requieren de un músculo financiero que no todas las empresas tienen.
EL IMPACTO DEL ROCKSTUD
Foto Cortesía valentino.com
En este caso, Valentino contó con todas las herramientas a su favor para lograr el registro de los modelos Rockstud como marcas. Los niveles de venta del Rockstud ascendieron a la cantidad de $ 268 millones de dólares en el periodo comprendido entre los años 2014-2019. Además, según Vogue Business, Valentino se convirtió en la empresa de lujo con el crecimiento más rápido durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 2018, y dicho crecimiento se debe en gran parte gracias a las ventas de los zapatos Rockstud. Para el año 2013 Valentino se encontraba en el puesto 44 del ranking de las empresas de lujo más importante llevado a cabo por la consultoría y análisis Deloitte, y para el año 2017 estaba en el puesto 41. Es importante destacar que para las casas de moda de lujo, la base de sus ingresos se encuentra en la venta de accesorios como lentes, perfumes, carteras y zapatos. Por lo que es indudable que el crecimiento experimentado por Valentino en los últimos años está íntimamente ligado al éxito de los zapatos Rockstud.
Foto Cortesía valentino.com
Valentino es una de las casas de moda más importantes e históricas de la moda italiana. Fundada por Valentino Garabani (quien se retiró de la dirección creativa de la maison en el año 2008) y Giancarlo Giammeti en 1967, ha vestido a estrellas de cine, cantantes, mujeres de la realeza y socialités. En este sentido, los zapatos Rockstud han sido usados por celebridades tales como Jennifer López, Emma Stone, Olivia Palermo, Reese Whiterspoon, la princesa Madeleine de Suecia, la princesa Mary de Dinamarca, entre otras, han sido vistas usando los Rockstud de Valentino. Lo que demuestra el poder y notoriedad que han logrado los Rockstud dentro del sector del lujo, por lo que solo era cuestión de tiempo para que dicho modelo alcanzara el status de marca comercial.
Fuentes Consultadas:
https://www.thefashionlaw.com/valentino-says-rockstud-pump-is-just-as-famous-as-louboutins-red-sole/
https://www.voguebusiness.com/companies/fastest-growing-luxury-companies
https://www.valentino.com/en-wx/chez-maison-valentino
Abogada
Venezolana, egresada de la Universidad Santa María (USM), con estudios de especialización en Derecho Internacional Económico en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Actualmente, ejerciendo en el área de la Propiedad Intelectual en la firma de abogados Carrascosa y Asociados en Caracas, Venezuela.