El renombre y las marcas tridimensionales: análisis de la sentencia del Tribunal General Oreo vs Gullón

27 Oct El renombre y las marcas tridimensionales: análisis de la sentencia del Tribunal General Oreo vs Gullón

El 26 de marzo de 2015, Galletas Gullón, S.A. solicitó ante la EUIPO el registro de GULLÓN TIWNS COOKIE SANDWICH como marca de la Unión para distinguir “galletas”.

 

Tras su publicación, el 7 de agosto de 2015, Intercontinental Great Brands LLC, presentó oposición basándose en sus marcas anteriores “OREO”: la primera una marca tridimensional, correspondiente a la forma de una galleta y la segunda una marca figurativa correspondiente a la imagen de un envase, aunque la decisión se ha basado únicamente en la primera.

 

 

Las alegaciones del oponente: riesgo de confusión (art. 8.1b) y renombre (art. 8.5)

Y las decisiones adoptadas por la EUIPO del 7 de septiembre de 2017 y del 5 de septiembre de 2018, ambas en el mismo sentido, favorables para el oponente sobre la base de la infracción del art. 8.5 considerándose acreditados todos los requisitos para su aplicación; a saber:

 

 

Sobre la similitud de los signos, se estimó que las marcas eran visual y conceptualmente similares debido a que ambas marcas reproducen galletas sándwich con similares características gráficas desestimándose en esta comparación la influencia de los elementos verbales que componen ambos signos.

 

En cuanto a la prueba del renombre, también se consideró acreditado de forma clara, que la marca anterior había sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que gozaba de un renombre generalizado en España, y, por tanto, en toda la Unión Europea, llegando a hablar de “renombre excepcional”.

 

Y es, en mi opinión, precisamente el alcance que se le da al renombre de la marca tridimensional y sobre qué elemento reside, el que determina las resoluciones adoptadas.

 

En cuanto al vínculo y el riesgo de perjuicio, se tiene en cuenta de manera particular la identidad aplicativa, el método de compra en los autoservicios, el renombre de la marca anterior y el grado de atención relativamente bajo del consumidor (al tratarse de un producto de consumo diario) y, entre ellos, nuevamente la coincidencia en la representación de las galletas.

Todo ello apoyado en el estudio realizado por la parte oponente sobre la asociación de la marca contestada con la marca anterior llegando a la conclusión de que, aunque el consumidor no confunda ambas marcas, la similitud en la representación de la galleta, hará que el consumidor vea el producto de la solicitante como un posible sustituto del producto ofrecido por la oponente aprovechándose así del renombre de la marca anterior.

Por último, se desestimó la existencia de justa causa por parte del solicitante que alegaba un monopolio injustificado de explotación de la imagen de galletas sándwich a favor del oponente que impide que cualquier otro operador la utilice.

Para ello, tanto la División de Oposición como la Sala de Recursos de la EUIPO se basaron en la existencia de otras marcas registradas consistentes en distintas representaciones de una galleta sándwich.

El Tribunal General ha confirmado las resoluciones de EUIPO en su sentencia T-677/18 de 28 de mayo de 2020, habiéndose por tanto analizado en tres ocasiones distintas ante instancias europeas, los mismos hechos.

Aunque la sentencia del Tribunal llega a una conclusión semejante, resultan muy interesantes sus apreciaciones sobre la aplicación del artículo 8.5 cuando se trata de marcas tridimensionales que consisten en la forma de un producto y el alcance de su protección.

Sobre la posible falta de carácter distintivo de la forma de la galleta, el Tribunal General sigue la jurisprudencia con arreglo a la cual debe reconocérsele cierto grado de distintividad a toda marca registrada, incluyendo por supuesto las marcas tridimensionales, y que, para su impugnación en su caso, hay que acudir a un procedimiento de anulación.

 

Por tanto, hay que partir de la base de que las marcas registradas sobre las que se basó inicialmente la oposición contra la solicitud de marca de Galletas Gullón poseen el mínimo de distintividad requerido para gozar de su protección como marca registrada sin que el tipo de distintivo altere este razón.

 

Sobre la similitud entre las marcas, destaca el hecho de que se incida sobre la circunstancia de que el grado de similitud para aplicar la protección del art. 8.5 puede ser menor que el exigido para aplicar el art. 8.1b) ya que, en el primer caso tiene que ser suficiente para que el público establezca un vínculo entre las marcas, y en el segundo debe ser suficiente para provocar un riesgo de confusión entre éstas.

Y, en este caso, se afirma que existe una similitud visual y conceptual baja o escasa, al residir ésta en un elemento con escaso carácter distintivo, como es la representación de una galleta; es decir, la representación del propio producto.

Pero ¿no son una parte de las marcas tridimensionales representaciones del propio producto? ¿deben de considerarse todas ellas con escaso carácter distintivo?

En cualquier caso y, aun teniendo en cuenta dicha circunstancia, el Tribunal reconoce cierta similitud entre los signos lo que permite seguir analizando la concurrencia del resto de requisitos del art. 8.5-.

Resulta clave seguir con la interpretación del Tribunal sobre cuáles son los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto.

La marca solicitada, es un signo figurativo compuesto por varios elementos denominativos y gráficos de entre los que destacan, en opinión del Tribunal, por su posición central y su tamaño las dos galletas sándwich y los términos “twins” y “gullón” sin que, por sí solo, ninguno de estos elementos sea el dominante.

La marca anterior, por su parte, consiste en la representación de una galleta sándwich compuesta por dos galletas redondas en cuya parte superior central puede verse el término “oreo”; término que no destaca más que los otros elementos decorativos, también en opinión del Tribunal General. Por tanto, no puede considerarse que éste sea el único o el elemento más distintivo de la marca ni su elemento dominante lo que determina la conclusión acerca de su similitud con la marca solicitada.

Y de todo ello se concluye que, fonéticamente las marcas no resultan similares pero sí lo son visual y conceptualmente aunque en grado bajo.

 

Resultan también de relevancia las reflexiones sobre la adquisición del carácter distintivo e incluso del renombre de una marca tridimensional cuando se utiliza junto a una marca denominativa o figurativa y, más concretamente en el caso de una marca constituida por la forma de un producto o de su envase, siempre y cuando el público siga percibiendo que los productos provienen de una empresa determinada.

Sobre lo que no parece que haya ninguna duda para el Tribunal, es sobre el renombre de la marca a la vista de las pruebas del oponente que no parece que deban tener una naturaleza diferente tampoco porque se trate de una marca tridimensional.

Aunque la solicitante no sólo discute el alcance de este renombre si no incluso el uso real y efectivo de la marca anterior en materiales promocionales o envases, es decir, en representaciones bidimensionales de la marca tridimensional.

 

¿El uso bidimensional de una marca tridimensional es uso real y efectivo? ¿Se puede acreditar su renombre con este tipo de pruebas?

El Tribunal sostiene que no se puede excluir que la representación bidimensional de una marca tridimensional pueda facilitar el conocimiento de ésta entre el público pertinente, siempre que permita percibir los elementos esenciales de la forma tridimensional del producto; por tanto, no parece que este uso y el valor probatorio de este tipo de prueba carezca de relevancia en el caso de las marcas tridimensionales al igual que con respecto al resto de tipos de marcas.

Por lo que se refiere al vínculo entre las marcas analizadas, seis son los factores tenidos en cuenta para determinar su existencia: coincidencia en el uso de sus elementos figurativos, el renombre de la marca anterior, la identidad aplicativa, el nivel no particularmente alto de atención del público, los puntos de venta del producto y la posibilidad de que ambos aparezcan uno al lado del otro y el método de compra en autoservicios que hacen más relevantes las coincidencias visuales.

En cuanto al riesgo de perjuicio, demostrado que el público pertinente establecería un vínculo o asociación entre los signos, se estimó que el registro de la marca impugnada permitiría obtener una ventaja desleal de la primera marca anterior.

Y todo ello aunque el resto de elementos verbales de la marca solicitada fueran diferentes, o incluso que hicieran referencia al origen empresarial del producto, como Gullón, y pudieran excluir el riesgo de confusión, porque, a juicio del Tribunal, no evitan el parasitismo.

Finalmente, sobre la justa causa para el uso de la marca solicitada que obligaría al titular de la marca renombrada a tolerar el uso de una marca semejante, el Tribunal indica de forma clara, apoyándose en la jurisprudencia anterior, que ésta debe ser interpretada restrictivamente no procediendo su apreciación en este caso concreto dadas las similitudes en la representación del mismo producto.

En conclusión, sobre la base del reconocimiento del renombre de una marca tridimensional consistente en la forma de un producto, se deniega el registro de una marca figurativa que incluye como parte de la misma una representación similar de ese mismo producto.

 

Pero hay otras decisiones adoptadas en el ámbito nacional sobre la misma marca cuyas conclusiones son diferentes.

 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)  también se han pronunciado sobre  un distintivo con idéntica composición  y sobre  la oposición presentada por Intercontinental Great Brands LLC en base, entre otras, a la misma marca tridimensional anterior y, en estos casos, las conclusiones son diferentes

Me refiero a la resolución inicial de concesión de 18 de mayo de 2018 y la posterior del recurso de alzada de 22 de junio de 2018 en el caso de la marca española nº 3684187.

 

En la primera, se indica que se estima la convivencia de la marca solicitada con las marcas oponentes por sus diferencias de conjunto grafica-denominativo y conceptual, considerando que no existe riesgo de confusión ni asociación con la marca anterior.

 

En la resolución del recurso de alzada, reconociendo el renombre de las marcas anteriores, la limitación del alcance de este renombre/notoriedad a la denominación “OREO”, sin extenderla a la forma de la galleta tipo sándwich, hace que también se concluya que no existe entre los signos enfrentados suficiente semejanza como para que se produzca una conexión entre los productos ni un vínculo que permita un aprovechamiento indebido o un menoscabo de la distintividad o de la notoriedad/renombre de las marcas anteriores.

 

La Oficina no considera probado dicho aprovechamiento teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y el conjunto de la prueba aportada entre las partes. A destacar sobre la valoración de la prueba el cuestionamiento del alcance de los estudios de mercado analizados también por el Tribunal General.

 

También se ha tenido en cuenta, entre otras circunstancias, la identificación de la procedencia empresarial en la marca, con la incorporación  de la denominación “GULLON”, considerada renombrada en el sector galletero, y que el solicitante tiene concedidas y en vigor, entre otras,  la marca tridimensional compuesta por la forma de una galleta (marca nº 3554396):

 

 

Sobre el alcance de la notoriedad/renombre, considero que es importante la referencia expresa a las resoluciones dictadas por los Tribunales Nacionales en procedimientos que han enfrentado a las mismas partes y que lo han limitado, a su juicio, a la denominación OREO sin extenderla a la forma de la galleta por su escasa singularidad.

 

A este respecto, quisiera hacer referencia a una de estas resoluciones, a la sentencia del Tribunal Supremo nº 4245/2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245), que también se pronunció en su momento sobre el uso de las marcas tridimensionales y el alcance de su protección, aunque desde la perspectiva de una posible una infracción marcaria y de  actos de competencia desleal,  y en la que se estimó efectivamente que el renombre de la misma marca tridimensional analizada por el Tribunal General, radicaba únicamente en la denominación OREO como indica la OEPM en su resolución, considerando acreditado en esa fecha que ya coexistían en el mercado varias galletas tipo sándwich de forma redonda, negra y con relleno blanco; todo ello  a los solos efectos de poner de manifiesto que el alcance del renombre y la definición de los elementos distintivos de la marca tridimensional han jugado y sigue jugando un papel determinante en este asunto.

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