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EL ÉXITO: OBTENER EL COLOR COMO MARCA. COMO Y PORQUÉ

EL ÉXITO: OBTENER EL COLOR COMO MARCA. COMO Y PORQUÉ

En post anteriores hemos visto a empresas argumentar y argumentar su derecho a obtener un derecho de exclusiva sobre el color que – según ellas – las distinguía en el mercado pero… tras leer argumentos de sentencias denegatorias hace sentir y pensar que finalmente, el color como marca es una palabrería aperturista y que en la práctica resulta imposible, aun cuando inviertes millones y millones en estrategias de publicidad. Pero la esperanza es lo último que se pierde y solo algunos bienaventurados han logrado esa dicha, ese poder, esa ventaja competitiva.

Cuando recalcábamos al explicar la asociación del consumidor al color en anteriores artículos, se destacó NIVEA como prácticamente dueña de ese color azul “nivea” (no se me ocurre ningún adjetivo más: pista nº1), vamos, para ser técnicos: el Pantone 280 C.

El mercado de la belleza y el cuidado personal está repleto de empresas competidoras de Nivea que venden milagros hidratantes, y es fácil pensar en una directamente: Dove.

La batalla entre ambas se discutió en un procedimiento en Alemania, en donde el Tribunal Supremo Alemán dio la razón a NIVEA en 2015 ante la negativa de DOVE a permitir este monopolio del color azul. Y la pregunta es ¿cómo lo consiguió NIVEA?, pues bien, sucintamente y sencillamente, por esto:

  • Nivea lleva utilizando ese color desde 1925
  • Más de un 50% del público asocia este color con Nivea, según un dictamen pericial, considerándolo así una marca renombrada.

No necesitó mucho más, y la verdad, es que es prácticamente una leyenda.

DOVE, enfadado, alegaba que este “monopolio del azul” era injusto pues suponía un perjuicio en materia competitiva al ser utilizado por decenas de competidores combinado de diferentes maneras, y defendía una mayor restricción en estos casos, exigiendo que al menos debía ser asociado por parte del 75% del público (argumento que se utilizó por el Tribunal Federal de Patentes Alemán en el 2013 dándole la razón a DOVE).

En este caso ni se ha tenido en cuenta el interés general y aunque contundentes, NIVEA tampoco se dejó el alma en aportar pruebas de su notoriedad y la asociación de los consumidores. Seguramente la clave fundamental fue la antigüedad del uso, la leyenda. Es difícil competir contra eso.

Por otro lado, con un color un poco más especial y por cierto, muy de moda, nos encontramos con la lucha por el lila  Pantone 2685C– de MILKA y CADBURY.

Todo este barullo por el color lila comenzó en 2006, cuando Nestlé inició procedimientos judiciales para conseguir que la firma de chocolate dueña de Cadbury, Kraft (propiedad de Cadbury y Milka, registró el color lila en 2004) dejase de utilizar los envoltorios de color lila (o púrpura, como lo queráis llamar), ya que consideró que el uso intenso y notorio, en el rubro de golosinas a base de chocolates de este color, provoca que el consumidor crea inmediatamente que todo producto que lleva ese color en forma predominante proviene del mismo origen (podría decirse que se basaba en un riesgo de asociación por parte del consumidor).

Este argumento se rechazó puesto que los tribunales consideraron que la sola circunstancia de compartir el color lila no genera aproximación alguna, pues se diluye ante la diferencia generada por la presencia del resto de las palabras y su componente figurativo. Otra vez: el color no bastaba como ocurría con Bombay ¿recordáis?

Tras 5 añazos de litigios, la justicia británica le ha dado la razón a Nestlé, al dictaminar que cualquier fabricante tiene derecho a envolver sus chocolates con papel púrpura, ya que la pretensión de Kraft iría en contra de los principios de igualdad, ofreciendo una ventaja competitiva» a la marca británica «y una desventaja a Nestlé y sus otros competidores»

Las últimas noticas son que finalmente los Tribunales le dieron el “si definitivo” a Kraft puesto que, al igual que sucedía con NIVEA, llevaba utilizando el púrpura en sus chocolatinas desde 1914.

Por último, pero no por ello menos importante, está el caso LOUBUTIN vs YVES SAINT LAURENT en conflicto por la suela roja – Pantone 18.1663TP – de los zapatos, la cual, según Louboutin, al principio de toda esta historia, había adquirido distintividad sobrevenida como signo distintivo.

Louboutin solicitó a finales del 2009, la marca Benelux nº 874.489, figurativa, concedida para productos de la clase 25, “zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)”, sin embargo Yves Saint Laurent comenzó a comercializar unos zapatos ROJOS con suela roja.

Esto hizo que Louboutin se viese usurpado y demandase a Yves en 2011 por infracción de marca ante un Tribunal Federal de Manhattan, quien no le dio la razón alegando entre otras cosas, nulidad de marca, y amparándose en que el zapato de tacón de Yves Saint Lauren era un zapato completamente rojo, incluida la suela, por lo que la suela roja no se distinguía del zapato en sí y Louboutin no podía impedir el uso.  En este sentido se estudió el color como parte indisociada de la forma del producto, Louboutin en un principio defendía la suela roja como una marca de posición, indicando que el color puede considerarse como parte integrante de la forma, que era la suela, en este sentido, la protección se solicitaba, no de manera abstracta si no “para la aplicación de ese color a una suela de zapato de tacón” por lo que el color protegido era parte indisociable de la suela. Ya no se podía alegar lo alegado para Bombay.

Pero la victoria es de quien no se da por vencido y finalmente, el Tribunal de 2ª Instancia de Nueva York revirtió parcialmente esta decisión en su sentencia de septiembre de 2012 argumentando que la marca registrada de Christian Louboutin es válida y debe ser respetada excepto en lo que se refiere a zapatos monocromáticos.

Por su parte, en Europa, este pasado 2018 también se ha reconocido la exclusividad de la suelas rojas de Christian Louboutin por la Sentencia C 163/16 del TJUE . En este caso europeo también se discutió acerca de los signos distintivos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto, sin embargo, tras una cuestión prejudicial se ampararon en el concepto de forma según la Directiva de la Unión Europea sobre marcas concluyendo que: el concepto de forma se limita a las características tridimensionales de un producto como son: el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

Estos últimos años han existido infinidad de casos, en los que se han debatido por proteger un color o unas combinaciones de colores como marca, por ejemplo, Lindt & Sprüngli trató sin éxito de proteger la forma de su conejo envuelto en papel dorado y una cinta roja al cuello, sin embargo, otras compañías como Ferrari o ING, han conseguido ese sueño de toda empresa de tener el uso exclusivo de un color como marca en sí misma.