18 Nov EL CASO SUPREME: LEGAL FAKES EN ITALIA, ESPAÑA Y CHINA
Gracias al internet, las marcas pueden llegar a tener fans en lugares donde no tienen una presencia física. Si no se cuenta con una estrategia de registro de marca robusta, estos lugares se convierten en caldos de cultivo para la aparición de “legal fakes”. Las legal fakes son el resultado de la práctica de una tercera empresa que precede a la empresa de la marca original en el proceso de registro, con el ánimo de un negocio utilizando el logo, la publicidad y el “merchandising” de una marca ya establecida en otro país.
La marca Supreme se ha tenido que enfrentar a legal fakes alrededor del mundo. La batalla legal, abierta en varios frentes, entre la marca neoyorquina y las marcas que la imita, pone en evidencia la importancia de contar con una estrategia multinacional de registro desde el inicio. Probablemente habría evitado el problema de los denominados legal fakes que surgieron en Italia, España y China.
UNA MARCA DIFICIL DE REGISTRAR QUE NO LLEGÓ A TIEMPO
Chapter 4 Corp., la empresa que comercializó la marca Supreme desde 1994 hasta la compra de Supreme por parte de VF Corp. en noviembre de 2020, no consiguió registrar la marca en EE.UU. hasta el año 2012, el mismo año de su colaboración con la mundialmente conocida marca japonesa Comme des Garçons.
En 2013, Chapter 4 Corp. solicitó el registro de su marca en el Reino Unido y en 2014, empezó a mirar hacia otros países donde no tenía presencia física. Presentó solicitudes en Alemania, Chile y Brasil, entre otros países. Los años siguientes en Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, seguido por México, Malasia, Filipinas, Unión Europea, Argentina, etc.
En una entrevista a Jebbia, el joven empresario admitió que “Supreme no nació con la intención de ser marca […] es un buen nombre, pero es difícil de registrar”. La dificultad de registrar la marca en Europa y haberlo solicitado en cada país de forma tardía hizo florecer el primer legal fake en Europa: Supreme Italia. Seguido por Supreme Spain y Supreme China.
UNA MARCA FALSIFICADA A TRAVÉS DE LEGAL FAKES
Ser titular de una marca registrada en EE.UU. no implica que automáticamente se extienda la protección de los derechos de marca contra imitadores en otros países. En virtud del “principio de territorialidad”, un logotipo se protege como marca comercial en España, por ejemplo, cuando se encuentre registrada como tal ante la Oficina Española de Patentes y Marcas Registradas (OEPM) o a través de la EUIPO.
En 2018, la marca neoyorquina recibió una noticia que tumbaba su esperanza de contar con un registro válido para toda la Unión Europea. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) determinó que el logo de Supreme no podía convertirse en marca registrada a través de este organismo. De conseguirlo, habría sido aplicable en todos los Estados Miembros de la Unión Europea de forma automática. La EUIPO se basó en que el nombre de la compañía era «muy descriptivo” y carecía de “carácter distintivo». Consecuentemente, los conflictos legales relativos al registro y derechos de su marca se tendrían que resolver por los tribunales en el territorio de cada país.
Ubicada en el Reino Unido, International Brand Firm (“IBF”) supo aprovecharse de la demora de Supreme New York (Chapter 4 Corp, DBA Supreme) en registrar su marca en Italia. IBF tramitó una solicitud de registro de “Supreme” un mes más tarde que Supreme New York y antes de hacerse pública su titularidad. Durante los próximos años, IBF/Supreme Italy comercializó productos con el logo de Supreme por toda Italia. Si bien, el logo que se estampaba en las camisetas y jerséis era de un tamaño más grande que la usada por la marca original. Tras el éxito de ventas de Supreme Italia, IBF decidió montar una operación similar en España y China. IBF pudo registrar con éxito la marca Supreme en estos países incluso antes de llegar la solicitud por parte de Chapter 4 Corp.
EL FRACASO DE LA COLABORACIÓN CON SAMSUNG
Al principio, muchos minoristas y clientes no se dieron cuenta de la diferencia entre la marca original de Nueva York y la marca italiana.
Incluso otras empresas de renombre, como Samsung, se llegaron a confundir. En diciembre de 2017, el fundador y los representantes de Supreme New York se sorprendieron cuando Samsung reveló su colaboración con la marca durante la presentación del nuevo Samsung Galaxy A8 en Beijing. Durante el evento de presentación del nuevo dispositivo, un fondo de pantalla gigante mostraba los logotipos de Samsung y Supreme juntos.
Pero había un problema. No estaban colaborando con la marca original, estaban colaborando con Supreme Italia.
Después de estallar la noticia, Supreme New York respondió firmemente en sus historias de Instagram a los anuncios que veían a raíz de las actuaciones de IBF. En una de esas historias publicaron el siguiente texto: «Supreme NO está trabajando con Samsung, ni abriendo una tienda en Beijing ni participando en un desfile de Mercedes-Benz. Estas afirmaciones son descaradamente falsas y propagadas por una entidad dedicada a las falsificaciones.»
Fue un verdadero escándalo para la potencia tecnológica de Seúl. Samsung respondió a las críticas y burlas, afirmando que Supreme Italia era el único Supreme que podía operar en China y, por tanto, su colaboración era legítima. “Supreme Italia obtuvo la autorización para la comercialización y venta de productos en la región de Asia Pacífico,” dijeron representantes de Samsung.
Los consumidores de Samsung no parecían estar satisfechos. También es posible que la multinacional se daría cuenta de las implicaciones que tendría colaborar con una marca de imitación. La colaboración de canceló semanas después del bombazo informativo.
No obstante, IBF siguió adelante con sus planes de expansión. Solicitó registrar la marca en todos los países en los que Supreme New York no contaba con la titularidad sobre la marca, incluyendo a China. Así fue como en 2019, abrió dos tiendas en Shanghai y anunció que abriría cientos de tiendas en todos aquellos países donde consiguiera registrar la marca.
POSTURA DE IBF
IBF se ha defendido alegando que Supreme Italia «no es una copia» y lleva a cabo estas acciones para evitar la práctica inmoral de reventa. Asimismo, se describe en la biografía de su cuenta de Instragram como entidad «en contra de la práctica ilegal e inmoral de revender«.
«Hay algunas tiendas [de Supreme] en algunos países europeos privilegiados como Reino Unido y Francia, luego hay un sitio web donde teóricamente es posible adquirir los productos, pero se agotan de inmediato … Y entonces la única forma de comprar el producto es ir a estos sitios web de reventa donde los productos se venden a precios mucho más altos,” dijo la abogada de IBF en Milán, Simona Lavagnini (LGV Avvocati).
LAS ESPERADAS VICTORIAS
ITALIA
Supreme Italia se hizo notar en 2016 durante Pitti Uomo, la feria internacional de moda masculina que se celebra en Florencia, Italia. Durante la feria salieron imágenes de sudaderas y camisetas de Supreme Italia con el logo rojo original de Supreme New York.
Las imágenes llegaron a los ojos de Supreme New York. En 2017, interpuso una demanda a Supreme Italia, o, más bien, a las dos empresas detrás de ella, Trade Direct SRL (empresa italiana de producción y venta) e International Brand Firm (IBF, la sociedad de responsabilidad limitada del Reino Unido, que había registrado y licenciado la marca en Italia y otros países).
En abril del mismo año, el Juzgado de Milán decidió a favor de Chapter 4 Corp./Supreme New York y ordenó el cese temporal de las operaciones en Italia. Sus razones:
- No se trataba de un legal fake porque no solicitó el registro antes que la marca original. De hecho, IBF lo solicitó un mes más tarde que Chapter 4 Corp.
- Existía “competencia desleal”. En este sentido, el artículo 2598.1 del Código Civil italiano protege contra el uso de nombres o signos distintivos legítimamente utilizados por otros, así como la imitación de los productos de un competidor, y otros actos empleados para crear confusión con los productos y con la actividad de un competidor.
Dando un paso simbólico tras su victoria, Chapter 4 Corp. anunció que abriría su primera tienda en Milán este mismo año. Elle Italia anunció que la nueva tienda de Supreme abrirá antes de 2021 en la calle Corso Garibaldi.
Jerséis falsificados de Supreme en una de las tiendas de IBF Corp. Fuente: Complex
ESPAÑA
Mientras tanto en España, Elechim Sports S.L (empresa de IBF) registró con éxito la marca “Supreme Spain” antes de llegar la solicitud de registro por parte de la marca neoyorquina. Podemos decir que en el caso de España se estaba ante un ejemplo clásico de “legal fake”. No obstante, el logo de Supreme Spain era ligeramente diferente a la original. En este caso, el texto del logotipo es negro sobre amarillo, con la palabra «Spain» en la parte inferior. Sin embargo, la ropa de la marca mantuvo el logotipo clásico de la marca original.
Tienda Supreme Spain en Barcelona. Fuente: Complex
Supreme New York solicitó la ejecución de medidas cautelares contra Supreme Spain ante el Juzgado de lo Mercantil no. 2 de Barcelona. El Juzgado desestimó las pretensiones de Chapter 4 Corp., al entender que Supreme Spain no solo llegó primero, si no que la marca de Supreme New York no gozaba de notoriedad por aquel entonces. Como resultado, Supreme Spain continuó operando en línea y a través de sus cuatro tiendas físicas, en Madrid, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.
En apelación, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barceona, estimó la solicitud de medidas cautelares contra Elechim Sports y acordó el cese provisional de la promoción y venta de productos con el logo Supreme o Supreme Spain. Es más, la AP de Barcelona si apreció la notoriedad de la marca antes de la solicitud de registro de Supreme Spain en 2017 (año en que salió la colección Supreme x Louis Vuitton). Más sobre este caso.
El fallo de la AP de Barcelona fue más allá y determinó que Chapter 4 Corp. era propietaria de la notoria y no registrada marca Supreme. En consecuencia, la titularidad de Chapter 4 Corp. prevalecía sobre la marca número 3.661.526 Supreme Spain.
Según las declaraciones de José Antonio Moreno, director general de Andema en Expansión, la decisión «envía una señal clara desde Europa al resto del mundo de que no existen las denominadas ‘legal fakes’, de que las falsificaciones son siempre ilegales y que no deben ser, ni serán toleradas”.
CHINA
En China, las empresas nativas se ven favorecidas por la Oficina de Marcas de China. En este país, por norma general, se considera titular de derechos al primero en presentar la solicitud de registro. Además China Law Blog ha afirmado que existe “una actitud laxa hacia los registros de mala fe”. El conjunto de estos factores ha impulsado la frenética solicitud de registro de marcas comerciales occidentales con el ánimo de llegar antes que las marcas originales.
Algunos esperaban resultados muy diferentes en este país, sin embargo, Supreme New York obtuvo su esperada victoria en enero de este mismo año. WWD anunció la obtención de una decisión a favor de Supreme New York el pasado 21 de enero. Las dos tiendas que se abrieron en Shanghai ya están cerradas permanentemente.
EL FINAL DE UNA LARGA BATALLA
Desde entonces, Supreme, que ya cuenta con 26 años en el mercado, se ha dedicado a registrar su marca por todo el mundo y a blindarla contra fakes.
James Jebbia, notoriamente tímido con la prensa, decidió hacer algunas declaraciones sobre el conflicto con IBF para Business of Fashion: “La gente debe saber que las legal fakes son una completa farsa. Sería triste si una nueva generación pensara que eso es realmente legítimo».
La próxima apertura de la decimotercera tienda física de Supreme en Milán (la tercera en Europa), será un momento decisivo y simbólico contra los legal fakes en Europa. En definitiva, pondrá en evidencia que el territorio italiano está a favor de Supreme New York.
*En noviembre de 2020 Supreme New York se vendió a VF Corp, la empresa matriz de The North Face, Vans, Timberland, Eastpak, Napapijri y Dickies. La adquisición superó los $2.100 millones.
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com