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Chanel lucha contra los falsificadores para proteger su famoso monograma

Chanel lucha contra los falsificadores para proteger su famoso monograma

Tras cuatro años de lucha, en 2017 Chanel ganó la batalla para salvaguardar su famoso monograma. Todo empezaba en el 2010 cuando un empresario chino con domicilio en Fuenlabrada registró un diseño prácticamente idéntico al que la Maison registró en Francia en 1989. La batalla legal empezó en 2013 cuando Chanel solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que se anulara el diseño registrado por el Sr. Li Jing Zhou por carecer éste de novedad y de carácter singular. La EUIPO en sus dos instancias desestimó las peticiones de Chanel hasta que éste presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), el cual finalmente, dio la razón a la casa francesa. Es una victoria importante para Chanel y para las firmas del lujo ya que en los últimos años muchos falsificadores han optado por no copiar un logo ni reproducir los bolsos de las firmas conocidas de manera idéntica. ¿Por qué? Porque es más seguro que el producto falsificado sea muy parecido al verdadero y no igual porque así se disminuye la posibilidad de que la mercancía sea incautada y destruida.

En este caso analizaremos los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, los cuales analizan los requisitos que hacen falta para poder registrar un diseño comunitario: la novedad y el carácter singular. También hablaremos de cómo influye el grado de libertad que tiene el autor al diseñar el logo y/o el producto en cuestión y de cómo influye la impresión general que causan ambos logos a fin de determinar su parecido.

Datos del caso

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 18 de julio de 2017

Asunto T-57/16

Naturaleza: Procedimiento de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado que representa un ornamento. Se discute la falta de carácter singular del diseño anterior, valorando el grado de libertad que tiene el autor que crea el dibujo controvertido y la impresión general que generan ambos diseños. Infracción de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Parte demandante: Chanel SAS (Neuilly-sur-Seine, Francia)

Parte demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Li Jing Zhou (Fuenlabrada, España) y Golden Rose 999 Srl (Roma, Italia)

¿Quién es Chanel SAS?

Chanel es una casa de moda francesa fundada en París por la diseñadora Coco Chanel en 1910. Coco marcó un punto de inflexión para la sociedad, y sobre todo, una auténtica liberación para la mujer. Su afición por lo masculino y por encontrar la funcionalidad y la comodidad en el estilo, marcaron la trayectoria de la diseñadora y de su firma. Los sombreros, el punto, los jerséis o las chaquetas de tweed, Coco buscaba inspiración en el armario de sus amantes. A ella le debemos la pasión por el color negro, el tweed, las perlas, las camelias y las cadenas.

Los propietarios de Chanel son la familia Wertheimer, concretamente a los hermanos Alan y Gerard, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer. En el año 2019 la Maison desveló sus cuentas por primera vez en sus 108 años de historia, concretamente los resultados financieros del año 2017, los cuales se elevaban a 8.600 millones de euros.

El monograma de Chanel formado por dos C entrelazadas es uno de los más longevos en la historia de la moda y uno de los más reconocidos.

¿Quién es Li Jing Zhou y Golden Rose 999 Srl?

Li Jing Zhou es un empresario de origen chino con sede en Fuenlabrada. Golden Rose 999 Srl es su empresa de joyería domiciliada en Italia. Dicha empresa tiene registrada en la EUIPO una marca muy parecida a una Hello Kitty llamada Maomi para la clase 14 del Arreglo de Niza. Es la marca registrada nº 009928367:

 

Asimismo el señor Li Jing Zhou también tiene registrada como marca una que evoca el logo de Armani. Es la marca nº 009428863 denominada Vifeng:

Antecedentes del litigio

El 30 de marzo de 2010 el Sr. Li Jing Zhou (con domicilio en Fuenlabrada) presentó una solicitud de registro de un dibujo comunitario en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la UE). El dibujo cuyo registro se solicitó se representa de la siguiente forma:

 

El dibujo se registró con el número 1 689 027-0001 y estaba destinado a aplicarse a una “ornamentación” comprendida en la clase 32 del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. El 24 de enero de 2014 se informó a la EUIPO de que GOLDEN ROSE 999 Srl era cotitular del dibujo arriba representado.

El 4 de diciembre de 2013, Chanel SAS presentó ante la División de Anulación de la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad del dibujo controvertido invocando como dibujo anterior su famoso monograma. Con ello, Chanel lo que quería es que se cancelara el registro de dicho diseño.

Pero empezamos por el principio, ¿qué requisitos hacen falta para poder registrar un dibujo o modelo – diseño – comunitario? Para saberlo acudimos al artículo 4 del Reglamento 4/2002 en donde se nos indica que para proceder al registro de un diseño comunitario éste debe ser nuevo y poseer carácter singular. La novedad se define en el artículo 5 del mismo Reglamento según el cual se considerará que un diseño es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico y se considerará idéntico cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

En cuanto al carácter singular, definido en el artículo 6 del Reglamento, se considerará que tiene tal característica cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público. Para determinar el carácter singular de un diseño se tiene en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

Tampoco se podrá registrar un diseño en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica ni los que sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Entonces, volviendo a nuestro caso, ¿qué motivos alegó Chanel SAS ante la EUIPO en su solicitud de nulidad del diseño? Alegó que el dibujo no era nuevo en el sentido del artículo 5 del Reglamento porque presentaba una gran similitud con su propio monograma y era prácticamente idéntico a éste, el cual está registrado como marca en Francia desde 1989:

 

Además, Chanel también invocó la falta de carácter singular del dibujo con arreglo al artículo 6 del Reglamento. Mediante resolución de 15 de julio de 2014, la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de declaración de nulidad debido a que el dibujo anterior – el monograma de Chanel – no constituía un obstáculo para la novedad ni para el carácter singular del diseño controvertido.

En cuanto a la novedad, la División de Anulación consideró que las diferencias entre los dibujos en conflicto no eran insignificantes y por lo que respecta al carácter singular se concluyó que el dibujo controvertido producía en el usuario informado una impresión general distinta de la que produce el monograma de Chanel.

Ante tal resolución, el 10 de septiembre de 2014 Chanel interpuso un recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO. Mediante resolución de 18 de noviembre de 2015, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso ya que consideró que el dibujo controvertido no era manifiestamente idéntico al monograma de Chanel, que las diferencias entre ambos dibujos no podrían asimilarse a detalles insignificantes y que, en consecuencia, el dibujo controvertido era nuevo. Asimismo, consideró que el dibujo anterior no privaba de carácter singular al controvertido ya que el éste último constituía un ornamento y que tanto los profesionales como los usuarios finales lo utilizaban para ornamentar otros productos.

La Sala de Recurso también puntualizó que la diferencia en la parte central de ambos monogramas constituye una característica fundamental y en ambos diseños es diferente así que cada uno de los productos en conflicto produce una impresión general diferente en el usuario informado.

El caso llega al TGUE

Contra dicha resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO la empresa Chanel SAS interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con el objetivo de anular la resolución impugnada y declarar la nulidad del dibujo controvertido. Respecto a estos dos motivos, el TGUE admite el primero pero inadmite el segundo ya que recuerda que el Tribunal está facultado para anular o modificar la resolución impugnada y en consecuencia es la EUIPO quién debe tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal.

Chanel alega que la EUIPO, en el marco del examen del carácter singular del dibujo controvertido, no hizo mención alguna del producto al que se aplica dicho dibujo ni tampoco se precisó quién es el usuario informado en este caso. La recurrente sostiene que existen diferencias mínimas entre ambos dibujos y además puntualiza que el dibujo controvertido puede utilizarse con un cambio de orientación de 90 grados respecto de su representación en la solicitud de registro. Para Chanel, ambos dibujos sí producen la misma impresión general en el usuario informado.

Del mencionado artículo 6 del Reglamento se desprende que la apreciación del carácter singular de un dibujo o modelo comunitario supone  un examen de cuatro etapas:

  • Determinar el sector de los productos a los que se incorpora o aplica el dibujo o modelo
  • Determinar al usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y según éste concretar el grado de conocimientos técnicos y el nivel de atención en la comparación de dichos dibujos que es necesario.
  • Determinar el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo
  • Determinar el resultado de comparar los dibujos o modelos teniendo en cuenta el sector de que se trate, el grado de libertad del autor y las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo.

En consecuencia, del artículo 6.1.b del Reglamento y de reiterada jurisprudencia se desprende que el examen del carácter singular de un dibujo depende de la impresión general que produzca en el usuario informado. En relación con la apreciación concreta de la impresión general de los dibujos controvertidos en el usuario informado, que tiene conocimientos técnicos anteriores, procede tener en cuenta el grado de libertad del autor en la elaboración de su dibujo. Conforme a la jurisprudencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor, menor será la posibilidad de que las diferencias que existan entre los dibujos en conflicto produzcan una impresión general distinta al usuario informado. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad del autor, mayor será la posibilidad de que ambos dibujos causen una impresión general distinta.

Es decir, si el autor tiene mucha libertad para crear hay más posibilidades de que los dibujos causen la misma impresión general al usuario informado, y si el autor tiene menos libertad es más complicado que los dibujos causen la misma impresión general.  Por tanto, un grado amplio del autor al desarrollar el dibujo apoya la conclusión de que los dibujos entre los que no existen diferencias significativas producen la misma impresión general al usuario informado.

Aun así, y es importante destacar que el grado de libertad del autor no puede condicionar por sí solo la apreciación del carácter singular, pero sí es factor que puede apoyar o matizar la conclusión a que se llegue respecto de la impresión general que produzca cada uno de los dibujos o modelos controvertidos (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2015, H&M Hennes & Mauritz/OAMI — Yves Saint Laurent (Bolsos), T‑526/13).

Comparación entre las impresiones generales que producen los dibujos en conflicto

El Tribunal señala que, según la jurisprudencia, la impresión general debe determinarse necesariamente teniendo en cuenta cómo se utiliza el producto de que se trate – este punto lo veremos más adelante -. En este caso, la Sala de Recurso de la EUIPO, aunque admitió la gran libertad del autor, decidió que los dibujos en conflicto producían una impresión general distinta en el usuario informado. Para ello, se basó esencialmente en las diferencias entre las partes centrales de los dibujos en conflicto: el dibujo controvertido se compone de “dos 3 invertidos” mientras que el monograma de Chanel se compone de “dos C invertidas”. También el dibujo controvertido presenta un lazo horizontal cuyos extremos son puntiagudos y realizado con un trazo ligeramente más grueso, mientras que el monograma Chanel presenta un hueco central ovalado vertical con los extremos puntiagudos. Por último, se observaba una analogía con el símbolo del infinito en relación con el dibujo controvertido y con una elipse en relación con el monograma Chanel.

Por tanto, según la EUIPO pese a la gran libertad de creación, las diferencias en la parte central de los dibujos – como se describen en el anterior párrafo – constituían una característica fundamental que conservaba en su memoria el usuario informado.

En cuanto al TGUE, éste señala que el dibujo anterior presenta notables similitudes con el dibujo controvertido y puede ser percibido como una creación inspirada por la idea del monograma de Chanel – el autor no diferenció suficientemente dicho dibujo del monograma pese a la libertad que tenía -. Por ello, debe considerarse que el usuario informado percibirá los dibujos de forma global, y aunque los dibujos presentan diferencias en sus partes centrales, se señala que la impresión general no difiere, en la medida en que las partes exteriores son muy similares y prácticamente idénticas. Y las partes centrales, a pesar de presentar diferencias, están ambas compuestas por formas ovales similares. En particular, la parte central del dibujo controvertido se compone de dos elipses semejantes a la elipse única observada en el monograma Chanel. La posibilidad de que el usuario informado advierta dichas diferencias es tanto menor cuanto que el dibujo controvertido puede utilizarse en una orientación que varíe 90 grados y en diversos tamaños.

Habida cuenta de las similitudes entre ambos y teniendo en cuenta la gran libertad de creación, el tribunal considera la inexistencia de una impresión general distinta producida por dichos dibujos, las diferencias solo se advierten si se realiza una comparación directa que no es siempre inmediatamente posible.  

Por tanto, teniendo en cuenta la gran libertad de creación del autor del dibujo controvertido y la existencia de una gran libertad de uso de dicho dibujo en diversos productos (el dibujo es un ornamento comprendido en la clase 32 y por tanto, se puede aplicar a una amplia gama de productos y el TGUE considera que no es necesario identificar el producto al que se va a aplicar por tratarse de un ornamento) las diferencias entre los dibujos en conflicto no producen una impresión general distinta en el usuario informado.

Ante tales pronunciamientos, el Tribunal procede estimar el motivo de Chanel relativo a la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 6/2002. Por ende, se anula la resolución impugnada de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de noviembre de 2015.

LINK A LA SENTENCIA

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