La marca Zara pierde en Japón frente a la marca Zora

La marca Zara pierde en Japón frente a la marca Zora

En una reciente decisión administrativa relacionada con marcas, la Oficina de Patentes de Japón (JPO) desestimó una oposición presentada por INDITEX, propietaria de la marca denominativa ZARA contra el registro de la marca denominativa ZORA en la Clase 18 de la Clasificación de Niza al no considerar que existe riesgo de confusión entre ambas. La decisión se emitió en el mes de julio de 2020, ¿en qué se basó la JPO para posicionarse en contra de ZARA?

 

 

DATOS DEL CASO

Decisión de la Oficina de Patentes de Japón (JPO) de julio de 2020

PARTE SOLICITANTE

CREST Co. Ltd. como propietaria de la marca ZORA

PARTE OPONENTE

INDITEX como propietaria de la marca ZARA

MATERIA

Derecho de marcas, concretamente la oposición al registro de una marca. Ley de Marcas de Japón.

 

¿QUIÉN ES CREST CO. LTD?

Es una compañía japonesa que nació en el año 1989. Es un minorista que vende directamente al cliente (retail) todo tipo de bolsos, monederos, billeteras y productos del estilo para mujeres y niños.

¿QUIÉN ES INDITEX?

Es una de las mayores compañías de distribución de moda del mundo, venden en 202 mercados a través de su plataforma online y de sus más de 7.000 tiendas. El grupo está compuesto por ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.

 

Su fundador, Amancio Ortega, inició un taller en el 1963 especializado en fabricar ropa de mujer y desde entonces, su dimensión no ha hecho más que crecer. El éxito de su primera marca, Zara, les permitió emprender la expansión internacional a finales de la década de los ochenta. Desde el 2001 la compañía cotiza en bolsa y forma parte de índices bursátiles como Ibex 35, FTSE Eurotop 100 y Eurostoxx 600.

 

 

POSICIONAMIENTOS

 

Para empezar, el registro de la marca denominativa ZORA se solicitó por la compañía japonesa CREST Co. Ltd. que vende bolsos, bolsas, billeteras, productos incluidos en la Clase 18 de la Clasificación de Niza. LA JPO no se opuso al registro así que procedió a publicar la concesión de la marca. El que sí se opuso al mismo es la empresa INDITEX, el cual invocó el artículo 4 (1) (xi) (xv) y (xix) de la Ley de Marcas de Japón, alegando que existe riesgo de confusión entre las marcas ZARA y ZORA ya que los signos cubren productos similares (Clase 18 y 35).

 

El artículo 4(1)(xi) de la Ley de Marcas japonesa prohíbe el registro de una marca posterior cuando es idéntica o similar a una marca registrada anterior y que, además, comercializa productos o servicios idénticos o similares. Equivaldría al artículo 6.1.a de la Ley de Marcas española en cuanto a prohibiciones relativas que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos”. En este punto INDITEX argumentó que ZORA es similar a su marca registrada ZARA desde el punto de vista visual, fonético y conceptual. Además, puntualizaron que los productos protegidos son idénticos.

 

El artículo 4(1)(xv) prohíbe el registro de una marca que pueda generar confusión en el público en relación con los bienes o servicios protegidos por otro titular; equivaldría al artículo 6.1.b de la Ley de Marcas el cual prohíbe el registro de signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público. INDITEX argumentó que, dado que ZARA ha adquirido una reputación entre los consumidores, la estrecha similitud entre ambas marcas y los productos que protegen puede llevar a los consumidores a confundir la marca opuesta con ZARA.

 

El artículo 4 (1) (xix) prohíbe registrar una marca que sea idéntica o similar a una marca registrada que sea conocida en Japón o en el extranjero, si la marca posterior se usa con mala fe, por ejemplo, para obtener ganancias indebidas, una ventaja desleal o para causar daño a otra persona. Este artículo equivaldría, más o menos, al artículo 8.1 de la Ley de Marcas española la cual dispone lo siguiente:

 

“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

 

INDITEX argumentó que el solicitante ha registrado la marca con el fin de obtener ganancias de manera indebida y para aprovecharse de su reputación gracias a la similitud que guarda con la marca ZARA.

 

La JPO valoró los argumentos y admitió que la marca ZARA tiene un grado alto de reputación y es muy popular entre los consumidores y comerciantes; ZARA entró en el mercado japonés en el año 1998 y en el año 2019 ya disponía de unas 100 tiendas repartidas por todo el país. Además, sus ventas son muy elevadas y durante los últimos años ha aparecido como una de las marcas más valiosas a nivel global en el ranking Interbrand.

 

Aún así la Junta sostuvo que ZORA y ZARA son diferentes en apariencia y pronunciación al afirmar que el cambio en la segunda letra ya es suficiente como para no confundirlas dado que ambas marcas consisten visualmente en cuatro letras y en dos sonidos diferentes. En cuanto al concepto, ambas marcas no dan lugar a ningún significado específico así que no se considera que pueda causar confusión este aspecto. Por último, la JPO no pudo identificar ningún motivo para creer que el solicitante presentó la marca opuesta de mala fe para causar daños u obtener una ventaja desleal en el mercado. En base a lo anterior, la Junta desestimó todas las alegaciones de INDITEX y concluyó que no existe riesgo de confusión entre las marcas ZARA y ZORA.

 

OTROS CASOS RELACIONADOS CON ZARA

www.standard.co.uk

En el año 2019 el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio la razón a Inditex respecto a la denegación por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE de la solicitud de registro de la marca Zara para productos y servicios de alimentación y hostelería.

 

El registro de la marca Zara en alimentación condujo a una disputa con el grupo Dfauf Italia, matriz de Le Delizie Zara, empresa dedicada a la distribución de pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano. Esta tiene registrada la marca figurativa italiana Zara en la clase 30, por lo que se opuso al registro de la marca española argumentando la confusión que dicha inscripción podría causar entre los consumidores.

 

La EUIPO se posicionó a favor de la empresa italiana estimando parcialmente su reclamación y el Grupo Inditex recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. Finalmente, el recurso fue aceptado por el TJUE  que dictó sentencia obligando a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a volver a dictar una nueva resolución sobre este conflicto.

 

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