ZARA contra la EUIPO y Le Delize Zara – Los casos más relevantes del Derecho de la Moda (Fashion Law)

ZARA contra la EUIPO y Le Delize Zara – Los casos más relevantes del Derecho de la Moda (Fashion Law)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón grupo Inditex respecto a la denegación por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de la solicitud de registro de la marca Zara para productos y servicios de alimentación y hostelería.

El 5 de marzo de 2010, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), presentó una solicitud de registro de marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para registrar el signo denominativo Zara en alimentación y hostelería.  Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29 a 32, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

El registro de la marca Zara en alimentación condujo a una disputa con el grupo Dfauf Italia, matriz de Le Delizie Zara, empresa dedicada a la distribución de pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano. Esta tiene registrada la marca figurativa italiana Zara en la clase 30, por lo que se opuso al registro de la marca española argumentando la confusión que dicha inscripción podría causar entre los consumidores.

En este sentido, la Oficina  de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se posicionó en el lugar de la empresa italiana estimando parcialmente su reclamación. Sin embargo, por petición de Inditex, Le Delizie Zara tenía la obligación de probar que utilizaba eficazmente las marcas que tenía registradas. La EUIPO entendió probado que Le Delize Zara llevaba a cabo un uso efectivo de su marca. El grupo Inditex recurrió ante el Tribunal Europeo de Justicia, después de que su recurso fuese desestimado por la EUIPO.

Finalmente, el recurso ha sido aceptado por el TJUE  que ha dictado sentencia obligando a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a volver a dictar una nueva resolución sobre este conflicto. El tribunal considera que las pruebas aportadas por la empresa italiana no son suficientes, y defiende que las motivaciones y conclusiones de la decisión de la EUIPO son “equívocas e imprecisas”.

La finalidad del registro de Zara como marca en productos y servicios relacionados con la alimentación es la defensa de la marca en el ámbito europeo. No está enfocada a la expansión del imperio textil a dicho sector.

DATOS DEL CASO

Tribunal Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Novena)

Caso T-269/18

Fecha de la Sentencia 8 de Mayo de2019

Naturaleza  Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión ZARA — Marcas denominativa y figurativa nacionales anteriores LE DELIZIE ZARA y ZARA — Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 — Obligación de motivación

Juez  S. Gervasoni (presidente) y L. Madise y R. da Silva Passos (ponentes)

Recurrente Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex)

Recurrida Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Ffauf Italia SpA

¿QUIÉN ES ZARA?

Zara es una de las tiendas de moda “pret a porter” española más popular del momento. Pertenece al grupo Inditex (Industria de Diseño Textil, S.A.).

Según la consultora estratégica de marca global Interbrand, Zara es la marca española con mayor valor.

El fundador de Zara fue Amancio Ortega. En sus inicios se trataba de una única tienda que abrió en el año 1975 en La Coruña, en un pueblo llamado Arteixo, donde se encuentra la sede central actualmente. En un primer momento, la tienda se denominaba Zorba en honor a la película Zorba el Griego (1962), sin embargo ya existía otra tienda con dicho nombre por lo que se cambió a Zara.

El fundador creó el grupo Inditex en el año 1985 con el fin de que se lleve toda la gestión de las actividades empresariales, deshaciéndose de proveedores y trabajadores externos.

Actualmente Zara dispone de más de 2.250 tiendas en ochenta y ocho países. Su primera tienda internacional abrió en Oporto, Portugal en el año 1988 y desde entonces no ha dejado de expandirse.

Una de las principales características de la compañía es la rapidez y flexibilidad en los sus sistemas de suministro. De este modo, la rotación de las colecciones es muy rápida, por lo que cuentan con modelos nuevos constantemente, lo que mantiene a los clientes interesados. Esto es analizado como uno de sus éxitos empresariales.

Arteixo (La Coruña), Madrid y Zaragoza son las ciudades donde se encuentras los centros logísticos de Zara, siendo el primero el más importante y antiguo. Los diseños se fabrican con una gran rapidez, normalmente en dos semanas están preparados para ser vendidos en las tiendas, por lo que semanalmente hay productos nuevos ofertados al público. Tras la elaboración de las prendas, estas son inspeccionadas, ordenadas y etiquetadas en el centro de distribución en España, y normalmente en dos días llegan a las tiendas.

Se estima que la compañía textil elabora alrededor de cuatrocientos cincuenta millones de prendas cada año.

La empresa se ha visto envuelta en diversas polémicas y en algunas batallas judiciales. Recientemente, Zara retiró una camiseta que tenía clara similitudes con las prendas que vestían los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra mundial.

Han sido varias sentencias las que han condenado ciertas conductas del gigante textil. Entre ellas en julio de 2006 un Juzgado de los Social de Sevilla condenó a la compañía por obligar por cláusulas contractuales a trabajar domingos y festivos. En el año 2013, se cerró un taller de Zara en Buenos Aires, Argentina, donde trabajaban niños y adultos en jornadas de hasta trece horas y en pésimas condiciones. En esta misma línea, un tribunal brasileño condenó a Zara por los mismos motivos, aunque finalmente se llegó a un acuerdo millonario. También se ha visto envuelta en batallas legales por plagio.

LA POSICIÓN DEL GRUPO INDITEX

El grupo Inditex recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión tomada por la EUIPO, en la que se le denegaba el registro del signo denominativo Zara para una serie de productos y servicios de alimentación y hostelería.

En los antecedentes de hecho de la sentencia del TJEU se incluyen las clases de lo registros de marca solicitados por Zara:“Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, entre otras, en las clases 29 a 32, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

– Clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; productos lácteos; aceites y grasas comestibles».

– Clase 30: «Arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; aperitivos a base de arroz».

– Clase 31: «Verduras frescas».

– Clase 32: «Zumos frescos».

– Clase 35: «Servicios de venta al detalle y al por mayor en comercios, a través de redes mundiales de informática, por catálogo, por correo, por teléfono, a través de radio y televisión, y a través de otros medios electrónicos de verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, aceites comestibles, arroz, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, vinagre, salsas (condimentos)».

– Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); restaurantes autoservicio, cafeterías»”

Al haber sido denegada la solicitud por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y el recurso presentado ante la misma por dicha denegación, la recurrente pide ante el Tribunal Europeo que se anule la resolución en que impugna. Además, la recurrente pide que se condene a la EUPO y a Ffauf al pago de las costas del recurso, y a este última al pago de las cosas de los recursos presentados previamente ante la EUIPO.

Zara defiende que la EUIPO ha tomado como hechos probados el uso efectivo por parte de ZARA PASTA de su marca registrada, sin ser estos de suficiente relevancia para que se consideren probados.

CONOZCAMOS LE DELIZE ZARA

Le Delize Zara es una empresa dedicada a la comida y cultura culinaria italiana, a través de la distribución de productos como pasta y aceites.

Le Delize Zara forma parte del grupo Ffuaf.

Fue fundada en 1898 por Emanuele Bragagnolo como un pequeño taller de pasta, veinte años después, en 1918, la empresa fue transformada por su hijo Umberto en una actividad industrial.

Pasta Zara está presente en 108 países, las exportaciones representan el 80% y el 13.5% de la pasta consumida en el mundo es Zara. La producción potencial de las tres plantas es de 400.000 toneladas por año.

La familia Bragagnolo mantiene el control con un 75% a través de una compañía holding, Ffauf sPa, con sede en Luxemburgo.

A principios del año 2018, la compañía, con una deuda de 255 millones, está planteándose una restructuración corporativa de la compañía.

LA POSICIÓN DEL GRUPO FFAUF ITALIA Y LA EUIPO

Ffauf Italia SpA, presentó oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), al registro de la marca solicitada por Zara.

La compañía Italiana, para defender que el registro de Zara podría inducir a error a los consumidores, se basó en sus marcas registradas. En primer lugar, tiene  la marca denominativa italiana LE DELIZIE ZARA, registrada el 2 de abril de 2004 con el número 926811 para productos comprendidos en las clases 29 a 33. También está registrada a su nombre la marca figurativa italiana ZARA, registrada el 7 de mayo de 2004 con el número 928997 para pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, todas de origen italiano, comprendidas en la clase 30.

 La EUIPO solicita al Tribunal que desestime el recurso y que condene en costas a la recurrente.

La coadyuvante, es decir La Delize Zara solicita al Tribunal que desestime el recurso y, en consecuencia, confirme la resolución impugnada y que condene en costas a la recurrente.

LA POSICIÓN DE EUIPO

Sobre la apelación realizada ante la EUIPO por Serendipity demandando que se rechazara la oposición de CLK al registro de la marca ‘CHIARA FERRAGNI’, tras el análisis de los artículos de las categorías 18 y 25 de ambas firmas y considerando las similitudes visuales, auditivas y conceptuales, la Oficina determinaba que podían confundir al comprador sobre el origen de la mercancía y, por dicha razón, decidió desestimarla.


ACTUACIÓN JUDICIAL

La sala novena del TJUE en su sentencia soluciona la disputa objeto del recurso anulando la resolución de la EUIPO), relativa a un procedimiento de oposición entre Ffauf Italia SpA e Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex).

Además, la EUIPO y Ffauf Italia cargarán con sus propias costas y con las de Inditex a efectos del procedimiento ante el Tribunal General.

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