Tommy Hilfiger consigue proteger su marca

19 Mar Tommy Hilfiger consigue proteger su marca

Tommy Hilfiger consigue proteger su marca China

 

Una de las marcas que más afectada se ha visto a lo largo de su historia por el uso ilícito de su identidad es Tommy Hilfiger. Solo tenemos que visitar su sitio web oficial para comprobar la magnitud de la cuestión, ya que la compañía cuenta con un apartado específico en el que advierte a sus clientes del elevado grado de probabilidad que existe de que se encuentren con un producto falsificado.

 

Tommy Hilfiger, como muchas otras compañías internacionales que se van interesando por el mercado oriental, ha priorizado la labor de registrar su marca a nivel internacional, que resulta imprescindible para blindar con suficiente seguridad jurídica su condición de titular de la marca y minimizar riesgos.

 

No cabe duda de que la compañía conoce la importancia que tiene el registro, sobre todo, en países como China, donde es muy común la falsificación de productos que son titularidad de una marca previamente registrada. Además, el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual en este país cuenta con algunas peculiaridades que, a pesar de los esfuerzos de las Autoridades chinas competentes por actualizar su legislación para la protección de la propiedad intelectual tras su incorporación ala OMC (Organización Mundial del Comercio), siguen preocupando a las empresas extranjeras que quieren participar en el mercado.

 

Un claro ejemplo de ello, es que en China rige el principio first to file, es decir, el primero que presente la solicitud de registro será quien pueda inscribir la marca, independientemente de que sea el primero que haya hecho uso de ella el tráfico comercial.

 

Otro handicap que, como veremos, puede afectar a empresas extranjeras que inicien su andadura en el mercado chino, consiste en que China ha adoptado la Clasificación internacional de Niza pero también un sistema propio de subclases. Por ello, si no se eligen correctamente las subclases, puede que la protección no sea efectiva.

 

EL LOGOTIPO DE TOMMY HILFIGER

 

El presente caso se centra en la disputa por derechos de propiedad intelectual en el mercado chino, entre la renombrada marca de origen neoyorkino y una empresa local china que procedió a realizar el registro fraudulento de un logotipo de idénticas o muy similares características al de Tommy Hilfiger.

 

Apuntar que, el signo distintivo de esta compañía no ha cambiado nunca, excepto el color de las letras, y que su origen proviene de la voluntad de su fundador de tomar los colores de la bandera de los Estados Unidos, para expresar su fuerte compromiso con el estilo estadounidense. Un dato curioso a mencionar es que, los dos rectángulos de color blanco y rojo coinciden con la bandera que se utiliza para señalizar que se encuentra un “Hotel” según el Código Internacional de Señales que utilizan los marineros para avisar de que la embarcación tiene piloto a bordo.

 

EL CASO

 

Una empresa local china registró como marca un logotipo con un grado de similitud muy elevado al de Tommy Hilfiger, para una subclase, en la que la multinacional no había inscrito su marca al realizar el registro del logotipo tricolor en el territorio chino.

 

Una vez esta empresa empezó a comercializar sus productos, Tommy Hilfiger tomó acciones para invalidar el registro ya que los productos se consideraron falsificaciones y, por tanto, se estaba produciendo un aprovechamiento o free-riding de la marca, debido a la confusión que podía generar en los clientes, el uso de los tres colores emblemáticos de su logo en productos idénticos o similares a los que vende Tommy Hilfiger en China.

 

Nos encontramos ante un supuesto especial por varios motivos.

 

En primer lugar, se trata de un registro en el que se utiliza de manera fraudulenta la inscripción en una subclase en la que no ha sido registrada la marca de renombre a la que se asemejan los productos comercializados. Y por otro lado, se lleva a cabo un registro de un logotipo en blanco y negro, mientras que el mismo se imprime coloreado en los productos que se ponen a la venta, con la misma combinación de colores que ha sido registrada por Tommy Hilfiger.

EL REGISTRO POR CLASES

 

Recordemos que el sistema de registro marcaría chino sigue la Clasificación internacional de Niza, pero además cuenta con un sistema propio de subclases.

 

Podemos constatar que la estrategia que siguió la empresa local infractora consistió en registrar su logo, que es idéntico o muy similar al de Tommy Hilfiger (la bandera), sin color y para la subclase “fajas” (girdles, en inglés), que es diferente a la que consta en el registro que previamente había realizado Tommy Hilfiger, en las oficinas marcarías chinas, “prendas” (apparel en inglés). De esta forma, la empresa local evitó que sus productos fuesen relacionados con los comercializados por Tommy Hilfiger, y finalmente, conseguir el registro.

 

Frente a esta situación, la multinacional que inició su andadura en el mercado oriental en 2012, ejercitó su derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares utilizando una marca tan parecida que pueda crear confusión, ya que contaba con un registro previo de la misma.

 

Las pruebas aportadas consistieron en demostrar que la empresa China había utilizado el logo, que registró en blanco y negro, pigmentado con los mismos colores que la bandera de Tommy Hilfiger.

 

Además, alegó que su marca ha conseguido un reconocimiento generalizado en el mercado chino por sus prendas en general, y que por lo tanto, también se debía considerar adquirida esta relevancia, en tanto los clientes asociaban la venta de “fajas” al mismo origen empresarial: las prendas de Tommy Hilfiger. También se alegó que el resultado del registro realizado por la empresa local, constituía una actuación deliberada, de mala fe.

 

¿Podemos considerar que Tommy Hilfiger tendría que haber registrado su logo para todas las clases asignadas a productos que comercializa bajo su marca?

 

Las estrategias de marca pueden variar de un caso a otro, incluso algunas pueden decidir no registrar sus distintivos, sin embargo, la protección que otorga esta inscripción es fundamental para cualquier asunto relacionado con el negocio. Sea cual sea la decisión de cada compañía, es importante que el registro se realice en todas las clases de productos o servicios que sean comercializados. Del mismo modo, no es conveniente registrar una marca en productos o servicios que no son realizados por la empresa ya que ello puede conllevar a un procedimiento de invalidación marcaría si no es posible demostrar el uso efectivo de la misma en todas las clases registradas.

 

LA PROTECCIÓN DEL COLOR

 

 

La segunda cuestión qué no podemos perder de vista en este litigio nos lleva a comentar la problemática que suscita el registro de colores. A pesar de que la marca registrada por la empresa local china fuese en blanco y negro, siendo que la forma del logotipo registrado era idéntico al de Tommy Hilfiger, colorearon el mismo con la combinación registrada por la multinacional: la combinación del blanco, azul y rojo de la emblemática bandera.

Este hecho confirma el uso fraudulento del registro y se constata que existe un aprovechamiento de mala fe del uso generalizado de una marca previamente registrada.

 

Las compañías se han encontrado con obstáculos para proteger su identidad a través de los colores corporativos ya que, por ejemplo, no es posible registrar un color que se utiliza de manera aislada en algunos ordenamientos, aunque sí la combinación de estos.

 

En este caso, destacamos la aplicación de las recientes directrices publicadas el pasado mes de junio por la CNIPA (Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China) en virtud de las cuales se unifica una guía para el análisis de las infracciones de marca en base a la normativa estatal china en la materia (el Trademark Act PCR). Estas directrices servirán para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en China, reforzar la Ley de Marcas de China y el Reglamento de Aplicación.

 

Concretamente, se determina que los aspectos clave de los criterios giran en torno a diferentes cuestiones como la concurrencia de marcas idénticas y similares, la probabilidad de confusión entre marcas, la constitución de la infracción de una marca registrada, entre otros.

 

En este caso, al tratarse de dos marcas comerciales idénticas o similares, cuando las autoridades competentes procedan a compararlas, el estándar que se aplicará para detectar si existe una infracción es la atención general y la capacidad de reconocimiento del público relevante. Se observaran de manera aislada y, de acuerdo con los citados criterios, se podrá considerar que la marca es idéntica o similar, en el caso de marcas comerciales de combinación de colores, si dicha combinación y la forma en que se disponen son iguales o no tienen diferencia fundamental. Esta situación es la que precisamente concurre en este caso.

 

LA DECISIÓN FINAL

 

Aunque la demanda fue desestimada por la CNIPA, la disputa terminó con la victoria de Tommy Hilfiger y consecuente invalidación del registro de la marca inscrita por la empresa local china, dictada en apelación por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín y el Tribunal Superior de Pekín. El fallo se fundamenta en que, por un lado, la marca de Hilfiger es reconocida en China para el sector de la moda y confección, así como las “fajas” se consideran similares a la categoría de ropa, y que en tanto es así, la marca multinacional habría adquirido cierta influencia en las “fajas”, gracias a su uso generalizado en China. Todo ello, a la suma que, como ya hemos expuesto, la empresa local tuvo un comportamiento de mala fe y deliberado a la hora de preparar y solicitar su registro.

 

Finalmente, el Tribunal sentencia que el titular de un registro sin un color especificado, podrá colorear su marca de manera libre, sin embargo, cuando la coloración tenga como objetivo aprovechar la marca registrada de otra persona con respecto a bienes iguales o similares, generando una similitud entre la marca previamente registrada. Es decir, se incrementa el grado de similitud y, consecuentemente, es posible que se genere un confusión tipificada como infracción por la Ley de Marcas nacional.