Steve Madden carga contra YSL

Steve Madden a la ofensiva frente a YSL

Lo que quiero decir, por si todavía no ha quedado claro, es que casi todas las controversias que atañen a Steve Madden consisten en acusaciones y demandas de propiedad intelectual en su contra, colocándolo siempre en la posición defensiva del conflicto.

Pero, más recientemente, Madden optó por cambiar de estrategia: decidió asumir la ofensiva. Así lo hizo frente a Yves Saint Laurent (YSL), la famosa casa de moda parisina, que amenaza con demandar a Madden si éste no detiene la distribución y comercialización de las sandalias Sicily. Estas advertencias se le realizaron a través de una serie de cartas de cease & desist en las que YSL afirma que la venta de dicho modelo de sandalias está infringiendo su design patent, en concreto, el diseño número D607,187 (registrado en EE.UU.). Dichas cartas se emitieron a, al menos, una decena de empresas que comercializan la sandalia Sicily, entre las cuales se encuentran Zappos, Dillard’s, DNA Footwear, DSW, Express, Jet, Shoes.com, HG Boutique, Lori’s Shoes, Shoebacca, Von Maur, Jet y la propia Steve Madden.

Ante esto, Madden decidió entablar acciones contra YSL, ante los tribunales del distrito sureño de Nueva York, con lo que busca obtener una sentencia declaratoria en la que se estime que las sandalias Sicily no están infringiendo la patente de YSL. La demanda se basa fundamentalmente en las supuestas acusaciones temerarias que habría hecho YSL a través de las mencionadas cartas de cease & desist. Madden afirma que YSL ha invocado una serie de derechos de marca de los cuales no es titular, y que utilizó el diseño D607,187 para reforzar sus imputaciones e inducir engañosamente a los clientes de Madden a abandonar la comercialización del producto, todo con el propósito de detener las ventas de la sandalia Sicily.

Ahora, de primera mano, al analizar la patente de YSL y contrastarla con la sandalia Sicily de Madden, se observan ciertos indicios que sugieren que efectivamente no se tratan de modelos similares. El diseño protegido por YSL refleja un zapato de tacón alto con plataforma, correa de tobillo y hebillas (conocido como el modelo Tribute), mientras que la sandalia Sicily no reúne ninguna de estas características. De inmediato, cualquier abogado podría concluir que hacer dichas acusaciones con base en su similitud es, cuanto menos, arriesgado.

Por otra parte, YSL afirma ser titular de una marca tridimensional (trade dress) sobre la sandalia plana Tribute, un modelo que, a diferencia del zapato con tacón y plataforma, sí que podría equipararse a la sandalia Sicily, por al menos, tratarse de la misma categoría de calzado. Pero, aun así, Madden refuta dichas afirmaciones sosteniendo que YSL no cumple con los requisitos referidos a la marca tridimensional, en el sentido de que no indicó en sus cartas de cease & desist, ni en el borrador de demanda que venía adjunto en cada uno de ellas, cómo esa sandalia Tribute habría adquirido distintividad y cómo habría riesgo de confusión con la sandalia Sicily. Señala, además, que la sandalia Tribute, sobre la cual no hay marca tridimensional ni patente, tiene características y rasgos que son difíciles desprender de su funcionalidad. Quiero decir, Madden argumenta que la correa que pasa por encima del pie cuando la sandalia es utilizada cumple la función crítica de sostener el pie en su lugar, y que esto sería difícilmente protegible dada su funcionalidad.

Paralelamente, en dichas cartas de cease & desist, YSL suscita otro asunto anterior. Se trata de un conflicto que giraba en torno al Tribute Sandal (D607,187); este es, el zapato cuya patente se quiere hacer valer ante la sandalia Sicily. La diferencia reside en que, en su momento, YSL lo quiso imponer ante el zapato Kanada de Madden, un modelo que sí tiene tacón alto con plataforma, correa de tobillo y hebillas; de hecho, no es un secreto que es casi idéntico al Tribute Sandal de YSL.

Todo esto ocurrió en el 2016, en cuyo momento YSL instó a Madden a que dejara de comercializar dicho zapato. Supuestamente, Madden acordó descontinuar el modelo Kanada a cambio de que la marca parisina detuviera sus reproches y prescindiera de cualquier tipo de acción, y así quedaron. O al menos eso parecía. Ahora, resulta que YSL recuperó esta controversia nuevamente en el borrador de demanda que acompañaban las cartas de cease & desist. En la demanda Madden indicaría que esta conducta constituye un incumplimiento contractual de mala fe, pues a pesar de mediar un pacto entre las partes sobre el asunto, YSL habría decidido amenazar con ejercitar acciones.

Por todo lo dicho, Madden decidió adelantarse a YSL y presentó una demanda en la que solicita se declare la no-infracción de la patente de Tribute Sandal (D607,187) de YSL, la inexistencia de una marca tridimensional sobre la sandalia plana Tribute y la ausencia de infracción de dicha supuesta marca tridimensional. Adicionalmente, Madden alega que YSL incurrió en responsabilidad extracontractual por interferir y afectar a la relación contractual que tiene con sus clientes (tortious interference with contract), en concreto, con quienes recibieron las cartas de cease & desist; también lo acusa de interrumpir intencionalmente sus relaciones comerciales con clientes con el propósito de obtener una ganancia económica (intentional interference with prospective economic advantage). Por otra parte, solicita que sea condenado por incurrir en comercio engañoso e injusto (§ 349 N.Y. General Business Law), por impedimento promisorio (promissory estoppel) y por preclusión equitativa (equitable estoppel).

Para entender lo anterior, debemos conocer que estas dos últimas alegaciones son doctrinas legales que recoge el common law. El primer concepto, también conocido como dependencia perjudicial, se basa en la teoría de los actos propios y alude a aquellas promesas vinculantes que motivan cierta conducta en el promisario. Esta acción, de origen anglosajón, se utiliza cuando algunos de los elementos del contrato faltan y no hay otra acción disponible.  Y el segundo concepto, de preclusión equitativa, busca garantizar la equidad a aquella persona que ha confiado en las acciones, sean pasivas o manifiestas, de otra persona o entidad.

Ahora, si tuviéramos que contrastar estas alegaciones con el ordenamiento jurídico español, nos enfrentaríamos al hecho de que en nuestro sistema legal no se recogen las teorías del impedimento promisorio o preclusión equitativa. Lo que sí se prevé es una cláusula general de actos de competencia desleal en la que podría encuadrarse la conducta de YSL, esto es, al amparo del artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Pero articular las conductas de YSL en una cláusula tan genérica se demostraría mucho más complejo de llevar a buen término en sede judicial.

En definitiva, con la normativa y jurisprudencias americanas, y si nos basamos en los hechos explicados en la demanda por Madden, todo parece indicar que el fallo será favorable a este. Al menos desde un punto sustantivo, las cuestiones planteadas tienen sentido y prometen buenos resultados. Sea como sea, habrá que esperar la decisión del juzgado neoyorquino para determinar si sus pretensiones son válidas y procedentes.