27 Nov Litigio Inditex vs Buongiorno Myalert 2010-2023
Litigio Inditex vs Buongiorno Myalert
El litigio entre Inditex y Buongiorno Myalert, centrado en el uso no autorizado de la marca Zara, presenta un estudio jurídico interesante sobre los derechos de marca, el uso referencial, y la interpretación del derecho comunitario. A continuación, se analiza este caso, incluyendo el recurso al Tribunal Supremo (TS) de España, la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los antecedentes relevantes.
El caso comenzó en 2010 cuando Buongiorno Myalert, una empresa italiana, lanzó una campaña publicitaria ofreciendo un premio de 1.000 euros, presentados como «1.000 euros ZARA tarjeta regalo». Esta acción se realizó sin el consentimiento de Inditex, la compañía propietaria de la marca Zara, generando un conflicto legal basado en la presunta infracción de los derechos de marca.
Buongiorno Myalert utilizó el nombre de Zara en su publicidad, lo cual fue interpretado por Inditex como una explotación indebida del renombre de su marca, considerando que podría generar confusión en los consumidores y un aprovechamiento indebido de su reputación.
Antecedentes del Caso:
- Inicio del Litigio (2010): Buongiorno Myalert, una empresa italiana, lanzó una campaña publicitaria en 2010 que incluía el sorteo de 1.000 euros, promocionados como «1.000 euros ZARA tarjeta regalo». Esta promoción se realizó sin el consentimiento de Inditex, propietaria de la marca Zara.
- Uso de la Marca Zara: El nombre de Zara se utilizó en banners publicitarios y en una página web, sugiriendo una relación con la famosa marca de moda.
Inditex presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, alegando infracción de los derechos de marca y competencia desleal. Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda de Inditex, argumentando que el uso de la marca Zara era «descriptivo» y amparado por la ley.
LA APELACIÓN ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava), dictada el 18 de mayo de 2018, bajo el número de resolución 289/2018, en el recurso de apelación 692/2016, es un documento clave en el litigio entre Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) y Buongiorno Myalert, S.A. Esta sentencia, dictada por el ponente Ángel Galgo Peco, representa un momento crucial en un caso prolongado y complejo relacionado con los derechos de marca y la competencia desleal.
La demanda fue presentada por Inditex contra Buongiorno Myalert en 2013, basándose en la presunta infracción de la marca renombrada «ZARA» y en actos de competencia desleal. Buongiorno Myalert utilizó la marca «ZARA» en la promoción de su servicio «Club Blinko» en 2010, ofreciendo como premio una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros, sin el consentimiento de Inditex. Inditex alegó que esto constituía una infracción de sus derechos de marca y un acto de competencia desleal.
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid inicialmente desestimó la demanda de Inditex, no encontrando infracción de las funciones de la marca ni actos de competencia desleal. Inditex recurrió esta decisión, llevando el caso a la Audiencia Provincial de Madrid.
En la apelación, Inditex argumentó que el uso de la marca «ZARA» por parte de Buongiorno afectaba sus derechos de marca y constituía una competencia desleal. Sin embargo, la Audiencia Provincial, al revisar el caso, mantuvo la decisión del tribunal de primera instancia. La sentencia se basó en varios fundamentos clave:
- Uso Activo en el Tráfico Económico: Se reconoció que Buongiorno usó activamente la marca «ZARA» en el tráfico económico para promocionar su servicio, lo que cumple con uno de los criterios para la infracción de marca.
- Funciones de la Marca: El tribunal consideró que el uso de la marca por Buongiorno no afectaba las funciones esenciales de la marca «ZARA», incluyendo la indicación de origen, la publicidad, y la inversión.
- Doctrina del Retraso Desleal: Se debatió la aplicabilidad de la doctrina del retraso desleal («verwirkung»), pero se concluyó que no era aplicable en este caso, ya que no se generó una confianza legítima en Buongiorno de que Inditex no iba a ejercitar sus derechos.
- Prescripción de las Acciones de Competencia Desleal: Se concluyó que las acciones de competencia desleal estaban prescritas, basándose en el plazo de un año establecido por la ley.
La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de Inditex, manteniendo así la sentencia del Juzgado de lo Mercantil. Se impusieron las costas del recurso a Inditex.
Esta sentencia refleja la complejidad de los casos relacionados con derechos de marca y competencia desleal. Destaca la importancia de evaluar cuidadosamente el uso de marcas en promociones y la necesidad de respetar los derechos de marca y las funciones que estas cumplen. La decisión también subraya la relevancia de los plazos de prescripción en acciones de competencia desleal y la aplicación de la doctrina del retraso desleal en el contexto del derecho español. Este caso es un ejemplo significativo de cómo los tribunales equilibran los derechos de propiedad intelectual con los principios de libre competencia y comercio justo.
EL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.
No satisfecha con estas decisiones, Inditex recurrió al Tribunal Supremo, buscando una revisión del caso. Inicialmente, el Tribunal Supremo español adoptó una postura similar a la de las instancias inferiores, pero luego decidió formular una cuestión prejudicial al TJUE, lo que marcó un punto de inflexión en el litigio.
Desarrollo Judicial:
- Demanda de Inditex: Inditex presentó una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, acusando a Buongiorno Myalert de aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca Zara.
- Decisiones en Instancias Inferiores: Tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial desestimaron las pretensiones de Inditex, argumentando que el uso de la marca Zara era «descriptivo» y permitido por la ley.
La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), número 725/2021, fechada el 26 de octubre de 2021, resuelve los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex) contra la sentencia dictada por la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid en un litigio con Buongiorno Myalert S.A. El ponente fue el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Inditex presentó una demanda contra Buongiorno Myalert alegando la infracción de su marca renombrada «ZARA» en las promociones del servicio «Club Blinko» de Buongiorno. Según Inditex, esto infringía su derecho exclusivo sobre la marca «ZARA». Subsidiariamente, también se alegaban actos de competencia desleal.
Buongiorno Myalert, en su defensa, negó cualquier infracción de los derechos de marca de Inditex, argumentando que el uso de «ZARA» era meramente descriptivo y se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos.
El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid dictó sentencia desestimando la demanda de Inditex, basándose en que el uso de la marca ZARA realizado por Buongiorno no afectaba a ninguna de las funciones de la marca y era un uso descriptivo amparado por la ley.
La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de Inditex. Concluyó que, aunque Buongiorno usó el signo «ZARA» para promocionar su servicio, esto no perjudicó las funciones de la marca. Además, consideró que el uso del signo era descriptivo y permitido según la ley, lo cual anulaba la posibilidad de considerarlo una infracción de marca.
Inditex interpuso recursos de casación e infracción procesal, argumentando, entre otros aspectos, que la sentencia de apelación exigía injustificadamente que el uso de la marca «ZARA» por Buongiorno perjudicara las funciones económicas de la marca, lo cual no era un requisito adicional para la infracción de la marca renombrada.
El Tribunal Supremo desestimó ambos recursos. En el caso del recurso de casación, la Sala consideró que, aunque la marca «ZARA» es renombrada y Buongiorno la usó en su publicidad, el uso se consideró descriptivo y, por tanto, permitido por la ley. Este uso descriptivo, enmarcado en los límites del derecho de marca según el artículo 37 de la Ley de Marcas, fue una razón suficiente para desestimar la demanda en primera instancia, y no fue debatido en la apelación ni en la casación.
La Sala del Tribunal Supremo concluyó que la sentencia de la Audiencia Provincial fue correcta en su interpretación y aplicación de la ley. Confirmó que el uso del signo «ZARA» por Buongiorno en su campaña publicitaria era un uso descriptivo y, por tanto, no constituía una infracción del derecho de marca de Inditex.
El fallo del Tribunal Supremo impuso las costas a Inditex, desestimando tanto el recurso de casación como el recurso de infracción procesal, y manteniendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta sentencia del Tribunal Supremo es relevante en el ámbito del derecho de marcas, especialmente en lo que respecta a la interpretación de los límites del derecho de marca y la protección de marcas renombradas en el contexto de la publicidad y las promociones comerciales.
LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TJUE.
El Tribunal Supremo planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE, centrada en la interpretación del artículo 14.1 (c) de la Directiva UE 2015/2436, en comparación con el artículo 6.1 (c) de la Directiva 89/104/CE. El núcleo de la cuestión era determinar el alcance de la limitación en los derechos de marca y si el uso realizado por Buongiorno Myalert se encontraba dentro de esas limitaciones.
El abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, ofreció un análisis amplio y detallado. Szpunar argumentó que el «uso referencial» de una marca, permitido por la legislación comunitaria, debe tener un vínculo funcional con los productos o servicios del titular de la marca. En otras palabras, un tercero puede usar una marca registrada para informar que sus productos o servicios son complementarios o compatibles con los del titular de la marca. Este uso debe ser necesario y no debe infringir los derechos del titular ni dañar la reputación de la marca.
Posición de Inditex: Inditex sostuvo que el uso de la marca Zara por Buongiorno Myalert no era un uso referencial legítimo, sino un aprovechamiento indebido de su reputación, destinado a atraer a los consumidores mediante la confusión o la asociación con la marca Zara.
Defensa de Buongiorno Myalert: Por su parte, Buongiorno Myalert defendió su acción alegando que el uso de la marca Zara era meramente descriptivo y necesario para la identificación del premio de su campaña publicitaria, argumentando que esto caía dentro de los usos permitidos por la ley.
Análisis del Abogado General del TJUE: Szpunar concluyó que no existía un vínculo funcional entre la marca Zara y el servicio ofrecido por Buongiorno Myalert. Por lo tanto, el uso de la marca no era necesario ni justificado bajo el principio
Intervención del Tribunal Supremo y el TJUE:
- Recurso al Tribunal Supremo (2021): El Tribunal Supremo de España, inicialmente desestimando el recurso de Inditex, decidió más tarde suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- Análisis del TJUE: El abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, concluyó que el uso de la marca Zara por parte de Buongiorno no estaba justificado bajo el «uso referencial» permitido por la Directiva UE 2015/2436. Szpunar enfatizó la necesidad de un vínculo funcional entre el uso de una marca ajena y los productos o servicios del usuario, un vínculo inexistente en este caso.
Estado Actual y Conclusión:
- Pronunciamiento del TJUE: Se espera que el TJUE falle en línea con las conclusiones del abogado general, estableciendo que el uso referencial de una marca no abarca cualquier uso, sino que debe ceñirse a principios legales imperativos.
- Implicaciones Legales: Este caso resalta la importancia de respetar los derechos de marca y las limitaciones en su uso dentro de la legislación europea, especialmente en contextos promocionales y publicitarios.
Este litigio entre dos gigantes corporativos subraya la complejidad del derecho de marcas y los desafíos que enfrentan las empresas en la protección de sus activos intangibles en el mercado global.
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