09 Nov ¿ES DESCRIPTIVA LA MARCA OFF-WHITE?
En este caso el Tribunal General de la Unión Europea analiza si la marca figurativa solicitada por la firma Off-White es descriptiva y si tiene carácter distintivo. La EUIPO en un inicio rechazó el registro parcial de la marca al considerar que incurría en las dos prohibiciones absolutas mencionadas, pero, ¿qué postura adoptó el TGUE? ¿Siguió los argumentos de la EUIPO o se deslindó de ellos?
DATOS DEL CASO
Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de junio de 2020
Asunto T-133/19
Parte actora: Off-White LLC
Parte demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Materia: Derecho de marcas, concretamente el rechazo parcial de la solicitud de registro de una marca figurativa. Motivos de denegación absolutos: carácter descriptivo y falta de carácter distintivo. Artículos 7.1.b) y c) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.
¿QUIÉN ES OFF-WHITE?
Off-White es una marca italiana de moda streetwear creada por el diseñador Virgil Abloh en Milán en el 2013. Abloh nació en las afueras de Chicago y allí se empapó de referentes de la cultura urbana, el skate y el hip hop. Mientras cursaba un Máster de Arquitectura conoció a Kanye West y empezó a trabajar con él en Fendi. En el 2013 fundó Off-White , un proyecto artístico que se expresa a través de prendas. Esta marca de moda urbana de lujo surgió con la idea de introducir la cultura urbana en París. Todos los millenials y celebrities son fans de la marca, incluso Virgil diseñó el vestido de novia de Hailey Bieber.
Las colaboraciones de Off-White son habituales: Nike, Jimmy Choo, Ikea, etc. En el 2017 recibió el British Fashion Award a la mejor marca de lujo urbano y en el 2018 Abloh fue nombrado director creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton. Off-White es, sin duda, una de las marcas más famosas (sobretodo entre el público joven).
¿QUIÉN ES LA EUIPO?
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados. También colaboramos con las oficinas de PI de los Estados miembros de la UE y con socios internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos. Tiene su sede en Alicante.
ANTEDECENTES
El 17 de octubre de 2017, OFF-WHITE LLC presentó una solicitud de registro de marca de la UE ante la EUIPO. La marca figurativa de Off-White se solicitó para proteger productos de las clases 3, 9, 14 y 20 de la Clasificación de Niza. La marca se representa de la siguiente manera:
El 31 de enero de 2018 el examinador denegó parcialmente la solicitud de registro en relación a las clases 9, 14 y 20 en base al artículo 7.1.b) y c) conjuntamente con el artículo 7.2 del Reglamento 2017/1001, esto es, que la marca no era distintiva y tenía un carácter descriptivo. En marzo del mismo año Off-White presentó un recurso ante la EUIPO contra dicha decisión.
El 14 de diciembre de 2018 la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por lo que respecta a todos los productos de las clases 9 y 20 y algunos de la clase 14 porque la marca solicitada era descriptiva y carecía de carácter distintivo. La EUIPO sostuvo que el término OFF-WHITE se refiere a un color (blanquecino en español, tinte gris o amarillento) y, por ende, el público fácilmente lo podía percibir como una característica del producto y no como el origen empresarial del mismo. La Sala concluyó que ese término se refería al aspecto visual del producto y por ello era descriptivo.
En lo que se refiere a los elementos figurativos de la marca, esto es la forma hexagonal negra, la EUIPO consideró que es una figura muy simple y decorativa y que no tiene la fuerza suficiente para distraer al público del mensaje descriptivo que está escrito sobre ella (Off-White). Por tanto, la marca al ser descriptiva y carecer de carácter distintivo, no es capaz de cumplir con su función esencial: identificar el origen empresarial de los productos. Aún así, la EUIPO registró la marca únicamente para algunos productos de la clase 14 que, por su naturaleza, la palabra Off-White no era susceptible de describirlos.
EL CASO LLEGA AL TGUE
Off-White impugnó la decisión alegando infracción del artículo 7.1.b) y c) del Reglamento 2017/1001. Off-White no está de acuerdo con la decisión porque, según ellos, su marca no es descriptiva en relación a los productos que comercializa, además la EUIPO incurrió en error al considerar que la palabra Off-White hace referencia a una tonalidad. Y en cuanto a los elementos figurativos, según la demandada, confieren un carácter distintivo reforzado a la marca.
De conformidad con el artículo 7.1.c) se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o servicio. El artículo 7.2 dispone que el apartado primero se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieran en una parte de la Unión. Esta prohibición de registro persigue un objetivo de interés público, esto es, evitar el registro de los signos descriptivos relacionados con las características de los productos o servicios y así impedir que las empresas monopolicen dichos términos.
Los signos que pueden servir en el comercio para designar las características de los productos o servicios se consideran incapaces de cumplir con la función esencial de una marca. En el caso de las marcas descriptivas se tiene que analizar en cada caso y en relación a los productos que se quieran proteger (quizás en algunos casos la marca es descriptiva y en otros no). Para que un signo quede sujeto a la prohibición debe existir una relación suficientemente directa entre el signo y los productos o servicios de que se trate para que el público pueda percibir una descripción de los productos y servicios en cuestión o de una de sus características.
Según la demandada, la palabra Off-White tiene varios significados, y en particular, puede relacionarse con un concepto amorfo, vanguardista y artístico (aunque ciertamente también puede ser una tonalidad). En cualquier caso, aún suponiendo que no se trata de un color específico, tal circunstancia no excluye que el elemento denominativo pueda ser percibido como un tono o variante del color blanco. En este sentido, la prohibición del artículo 7.1.c) se puede aplicar si, al menos, uno de los posibles significados designa una característica o servicios de que se trate. El Tribunal desestima la alegación basada en la supuesta indeterminación del color.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 7.1.C) DEL REGLAMENTO
La demandante sostiene que no existe un vínculo específico entre el elemento denominativo Off-White y los productos que comercializa. Alega que el color blanco no es una característica de sus productos y que un color puede estar incluido en el artículo 7.1.c) solo si describe las características del producto, por ejemplo, naranja para el zumo de naranja o verde para el té verde. Las características – en este caso el color – deben ser objetivas e inherentes a la naturaleza de ese producto o servicio.
En relación a los productos de la clase 9, a saber, monturas de gafas y gafas de sol, estuches, bolsos, fundas para productos electrónicos, etc. la EUIPO consideró que el color “blanquecino” (o color hueso) era habitual en esa clase de productos, de modo que los consumidores podrían percibirlo como una característica de los productos; por tanto, es imposible negar que el color es relevante para este tipo de bienes y que juega un papel importante en la elección del consumidor.
La EUIPO hizo la misma constatación con respecto a los productos de la clase 14, a saber, relojes, instrumentos de relojería, correas y estuches de relojes, etc. Al ser objetos de moda el color tiene un peso importante. Lo mismo declaró con los productos de la clase 20, a saber, almohadas, cojines, camas, colchones y muebles, donde el color “blanco” goza de cierta popularidad en el ámbito de la decoración y el diseño de interiores. La EUIPO concluyó que, dado que el elemento Off-White hace referencia al aspecto visual de los productos, los consumidores percibirán la marca como información descriptiva del color de esos productos.
El Tribunal considera que, aunque el color blanquecino es una posible variante de color que pueden tener los productos, no constituye el color único ni el predominante. Ese color se presenta únicamente como un aspecto aleatorio e incidental que solo pueden tener algunos de esos productos y que, en cualquier caso, no tiene ningún vínculo directo e inmediato con la naturaleza del producto. El mero hecho de que los productos estén disponibles en color “blanquecino”, entre otros colores, es irrelevante ya que no es razonable pensar que por ese sólo motivo el color será reconocido por el público relevante como una descripción de una característica intrínseca del producto.
En consecuencia, el TGUE procede estimar dicho motivo.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 7.1.B) DEL REGLAMENTO
La demandante también alega que debe desestimarse la afirmación de la Sala de Recurso de que la marca solicitada carece de carácter distintivo. El Tribunal destaca que los motivos absolutos de denegación enumerados en el artículo 7 son independientes y requieren un examen por separado aunque exista un grado evidente de superposición entre sus ámbitos (la EUIPO consideró que la marca carecía de carácter distintivo porque era descriptiva).
El interés público del artículo 7.1.b) consiste en proteger al consumidor para que éste pueda distinguir el origen de los productos o servicios cubiertos por la marca sin posibilidad de confusión mientras que el interés subyacente en el artículo 7.1.c) se centra en la protección de la competencia contra el riesgo de monopolización por una única empresa de características de bienes o servicios.
Según reiterada jurisprudencia, las marcas objeto de dicha disposición son aquellas incapaces de cumplir con la función esencial de una marca, identificar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de la competencia para que el consumidor sepa bien qué empresa los comercializa. El carácter distintivo se debe apreciar, en primer lugar, en relación a los productos o servicios que se quieran proteger y, en segundo lugar, en relación al público relevante que vaya a adquirir los productos de la marca.
Como se ha comentado anteriormente, el Tribunal ha concluido que el color “hueso” no es una característica inherente a la naturaleza de los productos en cuestión, en consecuencia, dado que la Sala de Recurso se limitó a deducir que el elemento denominativo no tenía carácter distintivo porque era descriptivo – argumento que el Tribunal ha rechazado – proceden a considerar que dicha afirmación se basa en una premisa errónea. La EUIPO al considerar que, debido a su carácter descriptivo, la marca solicitada también carecía de carácter distintivo ha infringido el artículo 7.1.b); por consiguiente, el Tribunal también estima el segundo motivo invocado por Off-White.
LA DECISIÓN
El TGUE estima el recurso de Off-White en su totalidad y anula la decisión impugnada de la Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de diciembre de 2018 (Asunto R-580/ 2018-2) la cual denegó el registro de la marca figurativa de la UE de Off-White con respecto a todos los productos mencionados de las clases 9 y 20 y algunos de la clase 14. El TGUE condena en costas a la EUIPO.
Link a la sentencia: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227751&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16891488
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