CUANDO LOUIS VUITTON ESTUVO A PUNTO DE PERDER SU ESTAMPADO DAMIER

DATOS DEL CASO

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 21 de abril de 2015

Asunto T-359/12 y T-360/12

Naturaleza: Derecho marcario. Procedimiento de nulidad de una marca comunitaria figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis. Se analiza la falta de carácter distintivo adquirido por el uso. Motivo de denegación absoluto.

Ponente de la Sentencia: Sra. M.E. Martins Ribeiro

Demandante: Louis Vuitton Malletier

Demandadas: EUIPO (antes OAMI) y parte coadyuvante Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Nanu-Nana).

ANTECEDENTES DEL LITIGIO

El 18 de septiembre de 1996 la sociedad Louis Vuitton Malletier presentó la solicitud de marca comunitaria (ahora marca de la UE) en la entonces OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), ahora EUIPO. La marca cuyo registro se solicitó era el signo figurativo siguiente para los productos pertenecientes a la clase 18 del Arreglo de Niza correspondientes a productos de cuero:

La marca de la UE nº 370.445 registrada ante la EUIPO el 27 de agosto de 1998 es el conocido estampado Damier.

Los antecedentes del litigio se remontan al  28 de septiembre de 2009 cuando la empresa alemana Nanu-Nana presentó una solicitud de nulidad respecto todos los productos protegidos por el registro de la marca comunitaria mencionada. Pero antes de todo, ¿qué es una solicitud de nulidad en el derecho de marcas? La acción de nulidad de una marca tiene por objeto la declaración de nulidad de la misma, total o parcial, la cual implica que desde el principio la marca comunitaria careció de efectos y, por ende, se suprime su registro con efectos retroactivos. En este caso, si se declarase la nulidad del estampado Damier de Louis Vuitton éste pasaría a ser de dominio público.

Dicha solicitud de nulidad se basaba en que la marca controvertida era descriptiva y carecía de distintividad – éste es un motivo de nulidad absoluta – ya que se había convertido en habitual en el lenguaje común. En otras palabras, los cuadros marrones y beis eran habituales en la práctica de la decoración y la ornamentación en el área de la marroquinería y el cuero. Además de estos motivos Nanu-Nana también alegó que Louis Vuitton había actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca.

Mediante resolución de 11 de julio de 2011 la División de Anulación de la EUIPO (antes OAMI) estimó, en primera instancia, la solicitud de nulidad. ¿Por qué? Consideró que el estampado de cuadros era uno de los más básicos utilizados como elemento decorativo, de manera que el público interesado lo percibiría simplemente como una figura decorativa y no como un signo que identifica el origen de los productos a que se refiere (es decir, no tiene carácter distintivo); además añadió que en los documentos presentados por el titular de la marca no probaban que en la fecha de presentación o tras su registro la marca hubiera adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella en al menos una parte sustancial de la Unión Europea.

Esta decisión de la División de Anulación fue confirmada por la Primera Sala de Recurso de la EUIPO (OAMI) la cual consideró que la marca controvertida era muy simple y no contenía ningún elemento que pudiera individualizarla para no parecer un dibujo a cuadros común y básico. Por tanto, ambos entienden que el Damier es una figura básica integrada por elementos muy simples y que no es apto para cumplir la función esencial de la marca: identificar el origen empresarial de los productos.

EL CASO LLEGA AL TGUE

En consecuencia, Louis Vuitton presenta una demanda ante el Tribunal General de la UE a fin de anular la resolución impugnada. El TGUE, en la sentencia emitida el 21 de abril de 2015, le da la razón también a Nanu-Nana – aunque el resultado no fue el que te puedes imaginar -.

Pero empezamos por el principio. El Reglamento de Marca de la UE (en la momento en que transcurría este caso se llamaba Reglamento sobre la Marca Comunitaria) dice en su artículo 4 que “podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.”

Es decir, que la marca tiene que tener carácter distintivo intrínseco. Esto significa que la marca permite identificar el producto para el que se ha solicitado el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y distinguir, pues, ese producto de los de otras empresas. El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público pertinente, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz

Sobre este último punto, el TGUE considera que el público percibirá la marca de Louis Vuitton como una representación de un detalle atractivo del producto de que se trate, meramente decorativo, y no como una indicación de su origen empresarial. En otras palabras, el consumidor no apreciará fácilmente que el estampado Damier es una marca al relacionarlo más con un elemento decorativo del producto, es decir, se confundirá la marca controvertida con el aspecto del producto. Por ello, se considera que el estampado Damier no tiene carácter distintivo instrínseco.

Pero también es posible que una marca adquiera carácter distintivo por su uso a lo largo del tiempo a pesar de que en el momento de su solicitud no la tuviera. Esto es lo que se conoce como distintividad sobrevenida. Una de las vías para reivindicar dicha figura es acreditar que la marca que queremos registrar ahora es distintiva gracias al uso intensivo que se ha hecho de la misma. En este caso la distintividad se debe acreditar en el momento del registro de la marca.

Hay otra vía para aquellas marcas que se registraron aún careciendo de distintividad (como sería el caso de la marca de Louis vuitton). El Reglamento de Marcas nos dice que, aunque se hubiera registrado la marca sin ésta ser distintiva, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos para los cuales esté registrada. En todo caso, lo que se tiene que probar es esta distintividad sobrevenida, ya sea en el momento del registro o en un momento posterior.

El origen de esta figura la encontramos en la jurisprudencia anglosajona, llamado “secondary meaning” ya que tiene un significado posterior al que inicialmente tenía la marca. Es un fenómeno que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamental del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Es decir, un signo que en un inicio no se percibía como una marca ahora sí, adquiere un nuevo significado.

Cabe mencionar que se puede dar el caso contrario, es decir, una marca ya registrada puede perder su capacidad distintiva, se puede vulgarizar. En este caso la marca ya no identifica un origen empresarial por haberse convertido en un nombre genérico (por ejemplo, Gillete, Jacuzzi, Plastilina, Rímel, etc.) y se procede a su anulación.

Volviendo al caso analizado, Louis Vuitton ya tenía registrada su marca por tanto, ante la acción de nulidad interpuesta por Nanu-Nana la única vía de defensa que tiene es acreditar que la marca ha adquirido una distintividad sobrevenida a lo largo del tiempo y que, por ende, no es susceptible de ser anulada. Pero, ¿de qué línea temporal hablamos? ¿En qué tiempo debe la marca haber adquirido ese carácter distintivo? Según el TGUE la marca cuya nulidad se ha solicitado debe haber adquirido carácter distintivo entre la fecha de su registro y la de la solicitud de nulidad. Se puntualiza también que incumbe al titular de la marca presentar las pruebas apropiadas y suficientes para demostrar que ésta ha adquirido tal carácter.

El TGUE también analiza el alcance territorial que debe tener la disintividad: la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso sólo debe aportarse en relación con los Estados que eran miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, en este aso, en la Unión compuesta por quince Estados Miembros – 18 de septiembre de 1996-. Por tanto, la prueba del carácter distintivo adquirido por dicha marca debe presentarse respecto de cada uno de estos Estados Miembros.

“Del carácter unitario de la marca comunitaria resulta que, para que se admita su registro, un signo debe poseer un carácter distintivo intrínseco o adquirido como consecuencia del uso en el conjunto de la Unión. En efecto, resultaría paradójico admitir, por una parte, que un Estado Miembro deba denegar el registro como marca nacional de un signo desprovisto de carácter distintivo en su territorio y, por otra parte, de este mismo Estado esté obligado a respetar una marca comunitaria relativa a ese mismo signo por la única razón de que ésta ha adquirido carácter distintivo en el territorio de un Estado Miembro”, admite el TGUE.

Según el Tribunal, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. A este respecto, debe tomarse en consideración la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, las declaraciones de las cámaras de comercio o de otras asociaciones profesionales así como los sondeos de opinión.

El Tribunal puntualiza que Louis Vuitton, en el procedimiento ante la EUIPO, nunca afirmó que quisiera demostrar el carácter distintivo de la marca controvertida adquirida por el uso, ya que la firma francesa “no había sostenido nunca que la marca controvertida hubiera adquirido carácter distintivo por el uso” y que “siempre había mantenido que el Damier era intrínsecamente distintivo y que sólo había insistido en el hecho de que tal carácter distintivo se había ampliado por una utilización intensiva durante casi 15 años – un carácter distintivo añadido –”.   Por tanto, según el TGUE la empresa Louis Vuitton no demostró la distintividad sobrevenida. Además, señaló que tampoco pudo demostrar que la marca controvertida hubiera adquirido en Dinamarca, Portugal, Finlandia y Suecia carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella (y como se ha comentado, se debería probar en todos los Estados Miembros, por aquel entonces quince, entre los cuales se encontraban estos cuatro países).

Incumbe, por tanto, a la demandante probar la adquisición de carácter distintivo por el uso en la parte de la Unión en la que la marca controvertida carecía ab initio de todo carácter distintivo, en este caso, en toda la Unión. Concluye el TGUE que la demandante no ha presentado ninguna de las pruebas a que hace referencia la jurisprudencia (que he citado anteriormente) y los documentos que ha presentado no demuestran que la marca haya adquirido carácter distintivo en los cuatro Estados Miembros mencionados.

En una sentencia muy parecida (Asunto T-360/15) emitida el mismo día, el TGUE da la misma respuesta pero en este caso la marca registrada es la siguiente:

Dicha marca se registró en el año 2008 para la misma clase de productos: es la marca de la UE nº 6.587.851 registrada ante la EUIPO el 21 de noviembre de 2008 . El Tribunal también la anuló con los mismos argumentos.

Todo ello comporta la estimación de la acción de nulidad presentada por Nanu-Nana. Ante esta desfavorable resolución, Louis Vuitton interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Sala Primera del TJUE (asunto C-363/15 P) mediante Auto de 21 de julio de 2016 anunció que Louis Vuitton y Nanu-Nana habían llegado a un acuerdo extrajudicial según el cual éste último retiraría las acciones judiciales respecto a la nulidad de las marcas de la UE registradas por Louis Vuitton y que, en consecuencia, no cabía pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, dictando el Tribunal el sobreseimiento del asunto.

Por tanto, un acuerdo extrajudicial in extremis salvó el famoso estampado Damier de Louis Vuitton y evitó así que pasara a ser de dominio público. El perjuicio económico hubiera sido enorme para la casa francesa; cabe recordar que los derechos de propiedad industrial son un activo muy valioso para una marca de lujo. Además, la pérdida de las marcas hubiera dificultado mucho que la empresa se pudiera proteger contra competidores y falsificadores en la UE.

El TGUE también analiza el alcance territorial que debe tener la disintividad: la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso sólo debe aportarse en relación con los Estados que eran miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, en este aso, en la Unión compuesta por quince Estados Miembros – 18 de septiembre de 1996-. Por tanto, la prueba del carácter distintivo adquirido por dicha marca debe presentarse respecto de cada uno de estos Estados Miembros.

“Del carácter unitario de la marca comunitaria resulta que, para que se admita su registro, un signo debe poseer un carácter distintivo intrínseco o adquirido como consecuencia del uso en el conjunto de la Unión. En efecto, resultaría paradójico admitir, por una parte, que un Estado Miembro deba denegar el registro como marca nacional de un signo desprovisto de carácter distintivo en su territorio y, por otra parte, de este mismo Estado esté obligado a respetar una marca comunitaria relativa a ese mismo signo por la única razón de que ésta ha adquirido carácter distintivo en el territorio de un Estado Miembro”, admite el TGUE.

Según el Tribunal, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. A este respecto, debe tomarse en consideración la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, las declaraciones de las cámaras de comercio o de otras asociaciones profesionales así como los sondeos de opinión.

LINK A LAS SENTENCIAS:

T-359/12

T-360/12

C-363/15 P (Auto de sobreseimiento)

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