BVLGARI Y SU PATENTE DE DISEÑO EN VENEZUELA

25 Ene BVLGARI Y SU PATENTE DE DISEÑO EN VENEZUELA

LA LUCHA DE BVLGARI POR OBTENER LA PATENTE DE DISEÑO EN VENEZUELA (CONTINUACIÓN)

 

En la parte anterior del artículo (Parte I),  Bulgari SpA, la entidad jurídica propietaria de los derechos de propiedad intelectual de Bvlgari, solicitó en el año 2006 el registro de la patente de diseño o modelo industrial “Contenedor de Perfume”, que es el frasco que corresponde al perfume “Eau Parfumée au Thé Rouge”, ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el organismo encargado del registro de las marcas y patentes en Venezuela.

 

En el año 2017, el SAPI  negó dicha solicitud de patente de diseño alegando que la descripción del diseño no era clara, había más de un diseño en la descripción y que incluía elementos marcarios cayendo en las prohibiciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1956. La representación de Bulagri SpA apeló esta negativa ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, alegando que el SAPI no dio razones de hecho y de derecho suficientes que fundamentaran la negativa, sino que  solo  hizo mención de las prohibiciones en las que habría caído la patente de diseño.

En tal sentido, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo anuló la negativa de la patente de diseño “Contenedor de Perfume” solicitada por Bulgari SpA y ordenó al SAPI que emitiera una nueva decisión de la patente de diseño aplicando la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (esquema de integración del cual Venezuela fue parte), por ser la norma aplicable en el momento en que fue presentada la solicitud.

Esta sentencia fue apelada por el Estado venezolano, siendo el caso remitido al Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia del sistema justicia venezolano, alegando que la norma aplicable en este caso era la Ley de Propiedad Industrial de 1956, por cuanto nunca había perdido su vigencia y era la norma aplicable en el año 2017 cuando se examinó la solicitud de la patente de diseño.

 

El Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia  N° 00307  de fecha 05 de junio de 2019, declaró sin lugar la apelación presentada por el Estado venezolano y confirmó la sentencia que declaró la nulidad de la negativa de la patente de diseño  “Contenedor de Perfume”, emitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, vamos ver la nueva decisión que emitió el SAPI en relación a la patente de diseño “Contenedor de Perfume”, solicitada por Bulgari SpA,  tal como lo ordenó el Tribunal Supremo de Justicia.

 

SEGUNDA DECISIÓN DE LA PATENTE DE DISEÑO DE BVLGARI

 

El SAPI, el día 11 de septiembre de 2019, emitió una nueva decisión sobre la patente de diseño “Contenedor de Perfume”, solicitada por Bulgari SpA, aplicando como norma la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por ser la norma aplicable en materia de propiedad industrial en Venezuela en el año 2006.

En este sentido, está nueva decisión del SAPI realizó un análisis del diseño presentado por Bulgari SpA, llegando a las siguientes conclusiones:

“El diseño que se visualiza en la figura 7 muestra una serie de anillos en la parte inferior de la tapa del contenedor, los cuales no se aprecian en las figuras 1-4, este hecho ocasiona que dicha figura represente un diseño distinto, por lo que la presente solicitud pretende proteger dos diseños, a saber diseño I (figuras 1-6) y diseño II (figura 7)”.

 

 

 

El SAPI en su análisis hace mención de la falta de claridad en el diseño de  la siguiente manera:

“…señala que el diseño tiene ‘… un fondo de color rojo con una tapa transparente también de color rojo, tal como aparece en las figuras que se muestran a continuación…’, sin embargo las figuras anexadas están en blanco y negro y la tapa del contenedor parece tener una superficie sólida (ver por ejemplo figuras 5 y 7), puesto que no deja ver nada a través de ella, este hecho trae como consecuencia que no se pueda determinar con exactitud el aspecto externo de los diseños para los cuales se solicita protección, debido a las inconsistencias existentes entre lo revelado en la descripción y lo mostrado en las reproducciones gráficas anexadas.”

 

De acuerdo al análisis hecho por el SAPI, la patente de diseño “Contenedor de Perfume”  contraviene el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto en la solicitud se ha presentado dos diseños y no un solo diseño como establece dicho artículo:

“Articulo 113. Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino final de dicho producto”.

 

Vemos que el SAPI, a pesar de estar haciendo el examen aplicando otra  norma (Decisión 486), mantiene el mismo criterio de la negativa del año 2017 de que la solicitud de la patente de diseño “Contenedor de Perfume” presenta dos diseños en lugar de uno, además mantiene la falta de claridad de la solicitud, sin embargo, alegando que en la descripción presentada del diseño se mencionan colores que no se observa en los dibujos del diseño. También, es interesante notar que en este análisis, como en la negativa de 2017, el SAPI menciona la inclusión de elementos marcarios en el diseño, de la siguiente manera:

“Otro aspecto a considerar en el documento en estudio, es la presencia en los diseños de la palabra ‘BVLGARI’ (ver figuras 5 y 7), la cual representa a un signo distintivo que ha sido solicitado y registrado en Venezuela para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que está relacionada directamente con el uso del diseño solicitado…En este sentido,  la incorporación de la marca en el diseño  no parece tener como finalidad darle una apariencia particular al mismo, dado que dicha marca es conocida, por lo que la intención de su uso no responde a razones estéticas , sino más bien comerciales, que buscan distinguir el producto en el mercado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la inclusión de una marca en un diseño podrían afectar indebidamente derechos de terceros, ya que su uso en el comercio pudiera originar un riesgo de confusión o asociación al consumidor, lo cual no estaría en sintonía con los principios básicos del derechos de Propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección al público.”

 

De acuerdo al análisis realizado por el SAPI, este organismo negó, por segunda vez, la patente de diseño industrial “Contenedor de Perfume”  solicitada por Bulgari SpA, alegando contraviene los artículo 113  y 124 de la Decisión 486  de la Comunidad Andina de Naciones.

En vista de este nuevo revés para obtener el registro de la patente de diseño “Contenedor de Perfume”, la representación judicial de Bulgari SpA ha acudido nuevamente a la vía jurisdiccional para anular esta nueva negativa de registro.

 

CONCLUSIONES

 

En estas dos entregas hemos visto cómo la solicitud de registro de patente de diseño, “Contenedor de Perfume”  correspondiente al perfume Eau Parfumée au Thé Rouge, ha sido una verdadera lucha para Bulgari SpA. Un procedimiento iniciado en el año 2006, y durante el cual ha habido retrasos, cambios de normativas, sentencias, apelaciones y criterios muy subjetivos al momento de hacer el examen de la patente de diseño.

Es interesante notar que una de las razones por las que ha sido negada la patente de diseño dos veces, es la inclusión de un elemento marcario como lo es “BVLGARI” en el diseño. En la segunda negativa el SAPI argumentó que la inclusión de la marca registrada BVLGARI podría afectar a terceros, por cuanto pudiera originar un riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué tan cierto es ese riesgo en el  consumidor?, siendo que la empresa Bulgari SpA es propietaria de los  derechos de marca y de diseño de Bvlgari y es la solicitante de la patente de diseño “Contenedor de Perfume”, cómo se va a equivocar el consumidor al que va dirigido estos productos cuando provienen de la misma fuente empresarial.

Además, Bulgari SpA, como todas las casas de lujos, es muy celosa con la protección de su propiedad intelectual, quedando demostrado en su página web https://www.bulgari.com/es-es/supply-chain/brand-protection.html  la protección y las medidas que toma para proteger su nombre e imagen. Por ello, es difícil pensar que  Bulgari SpA va a incurrir en una confusión y menos con su propia marca Bvlgari que es muy cuidada en todo el mundo.

Es importante añadir que Bulgari SpA es titular de una gran cantidad de patentes de diseño en todo el mundo, abarcando las joyas, relojes y los frascos de perfumes.  El diseño industrial “Contenedor de Perfume” ha sido registrado en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, tal como se puede observar en el siguiente link https://patents.justia.com/patent/D545686.

 

Mientras Bulgari SpA espera por una decisión de la Corte en relación a la segunda negativa de la patente de diseño “Contenedor de Perfume”, también se encuentra esperando decisión en relación a las patentes de diseño “Diseño de Botella de Perfume”, solicitada en el año 2016 y que corresponde al perfume “Le Gemme, Eau de Parfum” y la patente de diseño “Diseño de Botella de Perfume”, presentada en el año 2017 y que corresponde al perfume “Goldea The Roman Night”.

 

Las solicitudes de patente industrial de los envases de perfume correspondientes a Le Gemme y Goldea The Roman Night, también se encuentran pendientes de decisión en Venezuela

 

No queda duda de que para las casas de lujo como Bvlgari, el diseño industrial es un área clave para la protección de su imagen. El envase de un perfume puede llegar a convertirse en un elemento tan icónico como el aroma, por lo que es muy importante para estas empresas lograr la protección en diferentes ámbitos de la propiedad industrial. La lucha de Bulgari SpA por lograr el registro de la patente de diseño “Contenedor de Perfume” en Venezuela aún no ha terminado, sin embargo, el pronunciamiento que se espera de la Corte será importante para determinar el curso que seguirá este caso.