OFF WHITE VS AFTERS ICE CREAM 2020
El caso entre Off-White y Afters Ice Cream representa un interesante conflicto en el ámbito del derecho de autor y marcas registradas, abordando la cuestión de la parodia y su lugar en la protección de la propiedad intelectual.
Off-White, una marca italiana de ropa urbana fundada por el diseñador Virgil Abloh, presentó una demanda en noviembre de 2020 contra la cadena californiana de heladerías Afters Ice Cream Inc. La demanda acusaba a Afters de utilizar las rayas diagonales características de Off-White en la decoración de sus tiendas y en elementos de merchandising como camisetas y sudaderas. Off-White alegaba que estas acciones podían llevar a los consumidores a creer erróneamente que los productos de Afters estaban asociados o eran productos de Off-White, a pesar de que no existía ninguna asociación o relación de colaboración entre ambas compañías.
En respuesta a la demanda, Afters Ice Cream sostuvo que no podía ser demandada por infracción de la marca Off-White. La defensa de Afters se basó en dos argumentos principales:
(i) la falta de daños y perjuicios, en el caso de que se encontrara una infracción de alguna marca Off-White, y
(ii) la afirmación de que no existía infracción de marca registrada ni competencia desleal, ya que se trataba de una parodia. En Estados Unidos, este tipo de acción por infracción de marca registrada se ha presentado en varias ocasiones en casos que podrían considerarse «parodias» bajo la doctrina del Uso Justo (Fair Use).
En España, la parodia de derechos de propiedad industrial, como una marca registrada, está protegida por la Ley de Marcas, protección que se deriva de los derechos conferidos por la propia marca y, en su caso, por la Ley de Competencia Desleal, desde la perspectiva de actos de confusión y explotación de la reputación.
Afters Ice Cream, además de su defensa de parodia, sostuvo que incluso si se demostraba el uso de cualquier marca registrada de Off-White, tal uso era permisible ya que las «presuntas marcas» de Off-White no tenían un significado secundario para los consumidores. Afters argumentaba que los consumidores no asociaban las marcas no distintivas de Off-White, incluido su logotipo de rayas diagonales, con una sola fuente, impidiendo que funcionaran efectivamente como marcas registradas.
El caso también destacó el argumento de Afters de que Off-White había abandonado sus derechos sobre las presuntas marcas a través de actos como «no vigilar ni proteger adecuadamente sus marcas registrables», refiriéndose presumiblemente a otros usos de marcas similares por terceros.
Finalmente, el caso se resolvió antes de cualquier hallazgo sustancial con respecto a las reclamaciones de infracción de Off-White o cualquiera de las defensas de Afters. Los términos del acuerdo de conciliación son confidenciales, aunque se sugiere que una de las posibles condiciones que Afters podría haber tenido que cumplir es dejar de vender los productos presuntamente infractores
Cuando nos adentramos en el maravilloso mundo de las marcas pueden surgirnos diferentes cuestiones:
- ¿Podemos parodiar una marca?
¿La parodia supone una infracción de marca?
¿Dónde se encuentra el punto de colisión entre propiedad y libertad de expresión?
Una buena ejemplificación de estos asuntos es a través del reciente conflicto entre OFF WHITE, una reconocida firma de moda urbana de lujo y Afters, una heladería artesanal. Es un supuesto curioso, ya que en un principio pensaríamos que no hay punto de conexión entre helados y sudaderas. No obstante, vemos cómo los límites del mercado se difuminan cuando nos adentramos en el terreno de la ponderación de derechos: libertad de expresión y derecho a la propiedad.
Pongámonos en tesitura con una breve explicación de la controversia: PARTES
OFF WHITE
La Firma de lujo Off White, se dedica al diseño y venta de moda urbana. Entre sus principales clientes se encuentran celebridades como Beyoncé, Ariana Grande, la familia Hadid y otras personalidades destacadas como la familia Kardashian.
Desde el año 2013 lleva utilizando un patrón concreto de rayas paralelas como signo distintivo de la marca. Estos patrones se encuentran registrados en la USPTO- United States Patent and Trademark Office- y cuentan, además, con la protección que el common law ofrece a las marcas con carácter general, únicamente por su uso prolongado- en inglés common law trademark rights.
AFTERS
Afters es una heladería que opera principalmente en California, con unos 20 establecimientos abiertos al público. Su fama se ha extendido por la calidad de sus helados artesanales, y, además, por la estética instragrameable de sus productos y locales.
NATURALEZA DEL CONFLICTO
OFF WHITE interpuso una demanda el 4 de noviembre de 2020 en los tribunales de California en contra de Afters, alegando que la heladería estaba incurriendo en infracción de marca debido al merchandise que comercializaba: prendas con franjas similares a las de la firma de moda y el término “off-diet” impreso en ellas. Esta infracción también se extendía a la nueva estética de los locales y de sus publicaciones en redes sociales.
A ojos de OFF WHITE, el uso de dichos elementos establecía una conexión entre las dos firmas- inexistente en la realidad- y permitía a Afters, directa o indirectamente, hacer uso del prestigio que OFF WHITE había adquirido a lo largo de su trayectoria.
LA PARODIA DE MARCAS EN USA.
En el ámbito legal de Estados Unidos, la parodia de marcas registradas ocupa un lugar interesante y a menudo controvertido. La parodia de marcas es reconocida bajo la doctrina del Uso Justo (Fair Use), la cual permite el uso limitado de material protegido sin requerir permiso del titular de los derechos, especialmente para fines como crítica, comentario, reportaje de noticias, enseñanza, beca o investigación. Esta doctrina se encuentra codificada en el Artículo 107 del Título 17 del Código de los Estados Unidos.
Un caso emblemático en este contexto es el de Louis Vuitton Malletier S.A. contra Haute Diggity Dog, decidido por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito. En este caso, la corte concluyó que los juguetes para perros de Haute Diggity Dog, que parodiaban los productos de Louis Vuitton, eran una parodia y no infringían las marcas registradas de Louis Vuitton. La corte estableció que los juguetes eran una «imitación obvia» y no probable de causar confusión entre los consumidores. Esta decisión refleja cómo la parodia puede ser una defensa efectiva contra las acusaciones de infracción de marca registrada.
En otro caso notable, Mattel, Inc. contra MCA Records, Inc., la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que la canción «Barbie Girl» del grupo Aqua era una parodia y estaba protegida por la doctrina del uso justo. La corte señaló que la canción utilizaba la marca Barbie para satirizar la muñeca Barbie y el universo cultural que representa, y concluyó que tal uso no constituía una infracción de la marca registrada de Mattel.
Estos casos demuestran que la parodia de una marca registrada debe cumplir con ciertos criterios para ser considerada legal. Primero, debe haber un uso claro del humor o la sátira que comente sobre el producto o marca original. Segundo, la parodia debe ser suficientemente distinguible del original para evitar la confusión en el mercado. Esto significa que los consumidores no deberían creer que el producto paródico es producido o respaldado por el titular de la marca original.
Además, la parodia no debe causar un daño significativo a la marca original. En el caso de Louis Vuitton Malletier S.A. contra Haute Diggity Dog, la corte evaluó si la parodia diluía la marca de Louis Vuitton, encontrando que no lo hacía, ya que el uso paródico no disminuía el valor de la marca.
¿LA PARODIA TRIUNFARÍA COMO DEFENSA PARA AFTERS?
Se define parodia como una imitación burlesca de un género, obra artística o literaria, del estilo de un escritor, o de los gestos o manera de ser una persona.
Para abordar más a fondo esta cuestión debemos diferenciar entre lo que es aplicable en el common law- o derecho anglosajón- y en el civil law, el sistema que se aplica tanto en España como en la Unión Europea. Es necesaria esta distinción, ya que las respuestas a nuestras preguntas van a tener fundamentos diferentes, dependiendo del sistema en el que nos encontremos.
PROBABILIDADES DE ÉXITO EN LA UE
¿Qué es lo destacable dentro de la definición de parodia?: únicamente se refiere a lo que puede clasificarse como derechos de autor. Según el art 39 de la ley de Propiedad intelectual, los derechos de autor se ven limitados por la parodia, por lo que el autor de una obra no puede oponerse, siempre que concurran ciertos requisitos.
¿Se puede aplicar esto en sede de marcas? La respuesta a priori es que no, ya que ni la Ley Marcaria ni el Reglamento de Marca Europea legitiman a un tercero a parodiar la marca protegida, si consultamos los artículos 37 LM y 14 RMUE que contemplan los límites al derecho conferido a su titular.
No obstante, la falta de previsión expresa no supone un límite infranqueable para los que nos dedicamos al estudio y aplicación del Derecho. Debemos examinar si, de forma tácita, cabe la parodia de una marca. Para ello, es imprescindible consultar qué se le permite prohibir al dueño de una marca a los terceros- art 34.2 c) LM y art 14.2 c) RMUE.
En ambos preceptos se establece que los terceros no podrán utilizar en el tráfico económico ningún signo idéntico o semejante para cualquier producto o servicio, cuando:
1.La maca sea notoria o de renombre.
2. La utilización sea realizada sin justa causa y se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca.
3. Tal uso pueda implicar aprovechamiento injusto o menoscabo al renombre de la marca.
- OFF WHITE es considerada una marca de renombre debido a su reconocimiento a nivel mundial.
- After, está comercializando, y por tanto utilizando en el tráfico económico, productos de merchandise con decoraciones idénticas al signo registrado por OFF WHITE.
- La utilización de dichas decoraciones en su producto, establece un punto de conexión entre Afters y OFF WHITE, que podría resultar en un aprovechamiento injusto del renombre de OFF WHITE para la heladería.
- ¿Qué sucede con la justa causa?
Cuestión clave: La justa causa.
Es el punto de conexión entre la excepción por parodia en sede de derechos de autor y la posibilidad de aplicarla al ámbito del derecho de marca.
A priori es un concepto jurídico indeterminado, por lo que habrá que recurrir a las interpretaciones del TJUE. En su sentencia de 6 febrero de 2014, el TJUE estableció que, en la aplicación de la excepción por parodia, el objeto de la justa causa es conseguir un equilibrio entre los intereses de la propiedad privada y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
¿Son las intenciones de Afters parodiar a OFF WHITE a través de la expresión “off diet” impresa en su merchandise? Esto es una cuestión a la que no se puede responder hasta que la propia firma realice sus alegaciones. No obstante, si opta por utilizar dicha vía, y estuviéramos en el
ámbito de la UE, tendría cierta probabilidad de que se realizase una interpretación más ambigua del concepto justa causa, aplicarlo al ámbito de la parodia de una marca y prosperar.
Al menos no es un no rotundo.
PROBABILIDADES DE ÉXITO EN EL SISTEMA DE COMMON LAW
En este caso estamos ante una explicación menos enrevesada, ya que, en la jurisprudencia anglosajona, se han dado casos similares a la cuestión suscitada. Encontramos, por ejemplo, el caso entre Louis Vuiton vs My other Bag o PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) contra Doughney.
Cabe recordar a aquellos que todavía están dando sus primeros pasos en el mundo jurídico, que en el sistema anglosajón la jurisprudencia es fuente de derecho en la misma medida que lo es la ley.
Para que Afters pueda alegar la parodia como defensa es imprescindible que se cumplan ciertos requisitos:
1. Debe haber utilizado los elementos suficientes para evocar a OFF WHITE en la mente de sus consumidores. Ante la similitud de las prendas y la estética del local podemos considerar que este primer requisito se ha cumplido.
2. Que se utilice un elemento de humor, satírico o comentario y no un uso similar de la marca original. La expresión “off diet” podría cumplir dicha función satírica tratándose de un establecimiento que vende productos calificados como “comida basura”.
En los tribunales anglosajones, ha habido jueces y magistrados que han considerado la parodia de marcas como una simple forma de entretenimiento a través de la representación irreverente de una marca, con el fin de exponer la visión idealizada que posee el dueño de dicha marca.
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