HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD. PARTE 2

Nuestra Redacción

hace 2 años

CONOCE EL CASO DE HERMÈS INTERNATIONAL CONTRA EL CREADOR DE LOS METABIRKINS (MASON ROTHSCHILD). PARTE 2.

En esta entrada vamos a ahondar en el caso más mediático del fashion law o derecho de la moda del ultimo año: la demanda que el conglomerado de lujo Hermès presentó contra el artista Mason Rothschild (cuyo verdadero nombre es Sonny Estival) por la creación y comercialización de la colección de NFTs denominados Metabirkins.

Los NFTs son activos digitales basados en la tecnología blockchain, los cuales contienen datos únicos e intransferibles, los cuales no pueden ser cambiados por otros iguales, lo cual garantiza la titularidad que se tiene sobre el archivo. A partir de 2021 surgió todo un boom de NFTs, siendo el sector artístico uno de sus más fervientes adherentes. En este sentido, Mason Rothschild, un ingeniero de sonido que en 2014 comenzó a involucrarse en el sector del arte. Rothschild ganó notoriedad gracias a la colección Art School Dropout, la cual consistía en camisetas blancas que tenían estampadas los nombres de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo del arte como Parsons, Central Saint Martins y Antwerp.

En junio de 2021, Mason Rothschild lanzó su primer NFT, el cual se denominó Baby Birkin, en el cual consistía en un bebé desarrollándose dentro de un bolso Birkin, uno de los modelos más celebres de Hermès. Dicho NFT fue vendido en una subaste en el sitio Basic.Space por un monto de 47,000 dólares. La casa Hermès no se pronunció en relación al NFT.

Pero la gota que derramó le vaso para la empresa de lujo sucedió cuando Mason Rothschild lanzó la colección de NFTs denominada Metabirkin, los cuales consistían en imágenes pixelada de los bolsos Birkins con textura peluda o felpuda. La colección fue presentada en diciembre de 2021 durante Art Basel de Miami, y de forma inmediata se convirtió en la colección de NFTs más comentada y mediática del mundo.

Esto hizo que la casa Hermès presentara demanda contra Mason Rothschild, el 14 de enero de 2022, ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, alegando infracción de marcas y de trade dress, competencia desleal, enriquecimiento injusto y cybersquatting (infracción de dominio web).

En la demanda, la casa francesa menciona que la finalidad de Mason Rothschild es beneficiarse de la fama y relevancia que ha logrado el bolso Birkin (el más exclusivo del mundo), por loo que el uso que ha hecho de la marca ha excedido del uso artístico.

LA CONTESTACIÓN DE MASON ROTHSCHILD DE LA DEMANDA PRESENTADA POR HERMÈS

El día 21 de marzo de 2022, Mason Rothschild presentó la contestación a la demanda presentada por Hermès. En el escrito de contestación, Rothschild alegó que el uso que ha hecho de la marca y del diseño (protegido por la figura del trade dress) de la casa francesa es un uso con relevancia artística y no comercial. Por lo tanto, cumple con lo requisitos establecidos en el Test Rogers.

El Test Rogers es un conjunto de criterios establecido por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Rogers vs Grimaldi. En este contexto, el test consiste en que una obra debe cumplir con los dos criterios establecidos en el test para considerar que una obra no infringe la imagen, nombre o marca de una persona. Estos criterios son: que el uso de la marca sea artísticamente relevante en relación la obra y que su uso no indique de forma directa alguna relación, afiliación o patrocinio de la marca.

En este sentido, Rothschild mencionó que el uso del titulo Metabirkin en su proyecto de arte digital cumple con el Test Rogers, a que es artísticamente relevante para la obra y no indica al público alguna conexión con Hermès, de hecho, los NFTs que componen la colección no están vinculados con algún articulo físico de la empresa francesa. Además, sus actos se encuentran protegidos por la libertad de expresión y de pensamiento, derechos consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Rothschild en la demanda destaca que los artistas son libres de elegir el titulo de sus obras según la temática que tenga. En el caso de Rothschild, él escogió la denominación “Metabirkin” para su obra digital con la finalidad de hacer un comentario sobre la crueldad animal en la industria de la moda (es preciso indicar que los ejemplares del bolso Birkin son realizados artesanalmente a base de cuero y piel de animales como cocodrilos).

Al crear las imágenes digitales, Rothschild invitó al público a considerar las diferencias entre los bolsos materiales (los Birkin de Hermès) y las versiones de fantasía, inmateriales, hechas de imitaciones de piel. Las imágenes de Rothschild demuestran imágenes lujosas cuya función es la de comunicar y cuestionar lo que los amantes de la moda pagan. Según Rothschild, su intención no es atacar los bolsos Birkin, sino considerar su significado como imagen más que como un bolso.

Además, Rothschild también resalta el hecho de que marcas notorias han sido sujetas a la reflexión artística y al comentario o la crítica. En este sentido, el famoso artista Andy Warhol hizo obras basadas en las marcas y diseños de Coca Cola y Campbell’s Soup, dos obras realmente icónicas.

En el escrito de contestación, la defensa de Mason Rotshchild cita el caso Louis Vuitton Malletier, SA vs My Other Bag, Inc. En especifico se citó lo siguiente en cuanto al impacto que las marcas tienen en la actualidad, especialmente las marcas de lujo como Louis Vuitton o, en este cas, Hermès: “las características del producto, la obsesión de la sociedad con los símbolos de estatus y la imagen meticulosamente promocionada de gustos costosos de esos productos han hecho que para muchos tengan significado”.

Por lo tanto, según la defensa de Rothschild, la elección de un artista de la marca que va a retratar es un reflejo de su punto de vista del mundo y demuestra el poder que la marca tiene sobre la sociedad. En consecuencia, el uso del titulo Metabirkin no hace que el público crea que Hermès ha patrocinado la obra o que de alguna forma está envuelta en ella. De hecho, el uso que ha hecho de la marca Birkin refuerza su notoriedad.

Por lo tanto, solicitó la desestimación de la demanda y la realización de un juicio sumario (solicitud que también fue solicitada por Hermès). Por su parte, la maison francesa presentó un escrito alegando que en este caso no aplica el Test Rogers, sino que aplica las jurisprudencias Gruner + Jahr para determinar si la marca merece protección y el Polaroid para determinar el riesgo de confusión.

EL CASO HERMÈS VS MASON ROTHSCHILD SE MANTIENE

El día 5 de mayo de 2012, el Tribunal de Distrito de Nueva York emitió su decisión en relación a la solicitud de desestimación de la demanda en la cual negó la solicitud de Mason Rothschild. Adicionalmente, el día 18 de mayo de ese mismo año, el Tribunal emitió un memorandun donde ratificó destacó puntos importantes en relación al caso, sobre todo en relación a Mason Rothschild. En este sentido, el Tribunal destaca una declaración que Rothschild dio con ocasión del lanzamiento de la colección de NFTs Metabirkins, considerándolos como un homenaje al celebre bolso de la empresa francesa:

“es un tributo al bolso más famoso de Hermès, el Birkin, uno de los accesorios más exclusivos y bien hechos. Su misteriosa lista de espera, intimidante precios y extrema escasez lo han convertido en el ‘santo grial’ de los bolsos que sirve como una inversión”.

Otra declaración de Rothschild destacada por el Tribunal es la siguiente:

“… para mí no hay nada más icónico que el bolso Birkin de Hermès. Y quise verlo como un experimento en el cual podía recrear el mismo tipo de ilusión que tiene en la vida real como un comodity digital”.

Y tambien destaca otra declaración de Rothschild en la cual mencionaba que no existía mucha diferencia entre poseer un Metabirkin y el Birkin. En este sentido, según la legislación estadounidense, una demanda debe contener más que la narración de los hechos para poder sobrevivir una solicitud de desestimación. La demanda debe contener hechos que sean plausibles y que se adecuen al supuesto de hecho establecido en la norma.

En este sentido, el Tribunal determinó que en este caso aplicaba el Test Rogers en parte al analizar el uso del titulo Metabirkin. Sin embargo, debido a las pruebas presentadas por Hermès, también aplicaba el Test Polaroid para determinar el riesgo de confusión.

Al hacer el análisis según el Test Rogers, el Tribunal consideró que, según las pruebas presentadas por Hermés, Mason Rothschild quiso asociar los Metabirkins con la fama y relevancia del bolso Birkin, por lo que era plausible dicho alegato de Hermès, pero se negó a dar una decisión definitiva.

En relación a la referencia explicita a la marca, el Tribunal aplicó el Test Polaroid para establecer el grado de riesfo de confusión, considerando, según las pruebas presentadas por Hermès, las evidencias de un error explícito en la obra no eran abrimadoras, pero eran suficientes para mantener el caso.

Por lo tanto, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas por Hermès demostraban que Metabirkins podría estar cometiendo actos de infracción. Por lo que el Tribunal, basándose en estos hechos, consideró que el caso debía seguir su curso. Sin duda, una gran primera victoria para Hermès.

En la próxima entrada conoceremos el juicio de uno de los casos más polémicos del derecho de la moda.