En esta entrada vamos a conocer los efectos que la sentencia de Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito sobre el caso Rogers vs Grimaldi, ha tenido en el área de la propiedad intelectual.
Como hemos repasado, el caso se centró en la demanda que la estrella de Hollywood Ginger Rogers presentó contra los productores del film Ginger and Fred, el cual trataba de dos artistas que se hicieron famosos imitando a Ginger Rogers y Fred Astaire. La artista consideró que los productores usaron su nombre, sin su autorización, con la finalidad de hacer creer al público que el mismo trataba sobre ella. Por lo que los productores del film estaban infringiendo el Lanham Act al incluir un término que inducía a la confusión en cuanto al origen del film.
El Tribunal que conoció el caso desestimó la demanda de la actriz debido a que el film trata de una obra protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, por lo que no se le aplicaría el Lanham Act. Rogers presentó apelación contra esta decisión, la cual fue conocida por el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones, el cual mantuvo la decisión del Tribunal de Distrito, pero determinó que las obras de arte sí pueden ser reguladas por el Lanham Act cuando en su titulo hagan uso de un signo distintivo (marca) o de un nombre reconocido, como en este caso.
Sin embargo, por la propia naturaleza de la obra hace que no se pueda examinar el titulo de una obra de arte de la misma forma que una marca, ya que el público no percibe el titulo de una obra de la misma manera que una marca.
Por lo tanto, el Tribunal determinó los criterios mediante los cuales se decide cuando el uso de una marca o nombre de un famoso en una obra de arte no interfiere con los derechos de la persona o la marca. Esto ha recibido el nombre Test Rogers y se ha constituido en el principal “medidor” en casos que involucran obras de artes como marcas.
Antes de ahondar más en este Test y sus efectos, vamos a conocer en qué consiste la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y su importancia.
LA PRIMERA ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Ahora bien, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso de ese país no puede hacer ninguna ley que atente contra la libertad de expresión, de pensamiento y el derecho de protesta, de reunión y de dirigirse a la administración.
El alcance de esta disposición, además de evitar que una ley atente contra la libertad de expresión, de pensamiento, religiosa y de protesta. A pesar de que solo se menciona de forma expresa al Congreso, la Corte Suprema de Estados Unidos ha extendido su alcance a todos los órganos gubernamentales del país. Por lo tanto, con esta disposición constitucional protege las obras de arte y en general cualquier forma de expresión y pensamiento.
ANALISIS DEL TEST ROGERS
Como se ha mencionado, el Tribunal de Apelaciones al decidir el caso Rogers vs Grimaldi, estableció unos criterios para determinar cuando el titulo de una obra de arte no infringe un nombre o una marca. Estos criterios se han establecido para salvaguardar tanto la protección constitucional a libertad de expresión y la de pensamiento que tienen los artistas, como los derechos de una persona a disponer de su imagen, nombre o marca.
En este sentido, los requisitos son: que el uso que se haga de la marca sea artísticamente relevante a la obra y que no confunda explícitamente al público en cuanto al origen y contenido de la obra. Ahora bien, en un reporte publicado por la International Tradermark Association donde se hace un análisis del Rogers vs Grimaldi, se hace un análisis de los dos criterios del conocido Test Rogers, llegando a las siguientes conclusiones:
ANALISIS DEL CRITERIO DE LA RELEVANCIA ARTISTICA EN EL TEST ROGERS
El primer criterio del test Rogers se refiere a la relevancia artística, refiriéndose que si el uso de la marca o nombre se encuentra justificado por el conjunto de la obra en sí misma. En este sentido, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito estableció que este requisito consiste en que la obra debe tener mérito artístico, es decir, la relevancia o conexión que la marca o el nombre tenga en la obra.
Un ejemplo de ello, en el caso Rosa Parks vs LaFace Records, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito consideró que la canción centro de la demanda, Rosa Parks, de la agrupación de hip hop Outkast, no estaba relacionada con las cualidades y meritos de la legendaria activista contra el racismo, por lo tanto, los demandados no podrían cumplir con el primer requisito del Test Rogers para justificar el uso del nombre Rosa Parks. Finalmente, este caso se resolvió mediante acuerdo de las partes.
En otro caso, el cual conoció el Tribunal de Distrito de Indiana, en el caso Dillinger vs Electronic Arts Inc, los descendientes de John Dillinger alegaron que el uso que la empresa de videojuegos hizo del famoso gangster constituía una infracción del Lanham Act y no tenia relevancia artística debido a que el videojuego no ocurre durante el periodo histórico que vivió. Pero el Tribunal declaró que cualquier conexión que la obra tenga con el personaje era suficiente para satisfacer los mínimos requisitos de relevancia artística.
ANALISIS DE LA CONFUSIÓN DEL TITULO O CONTENIDO DE LA OBRA EN EL TEST ROGERS
En relación al segundo requisito del Test Rogers que consiste en que la obra o titulo de la obra se refiera de forma obvia y sin ambigüedades de declaraciones o muestra de que existe apoyo o aprobación del artista o de la marca en la obra.
En este sentido, algunos casos pueden servir de ejemplos para determinar el cumplimiento de este requisito, tal como es el caso Twin Peaks Productions, Inc vs Publications International Ltd, en el cual la empresa Publications International Ltd publicó un libro que llevaba incluido en su titulo Twin Peaks, el cual es el de una popular miniserie de televisión de los 90.
El Tribunal que conoció este caso consideró que el titulo del libro cumplía con el primer requisito de Test Rogers, ya que el uso Twin Peaks en el titulo era relevante o tenía mérito artístico. En relación al segundo requisito, el Tribunal debió determinar si el titulo hacía creer al público que el libro fue escrito o de alguna manera estaba asociado con los productores y creadores de la miniserie.
En este sentido, como este caso trataba sobre el uso de una serie de televisión y no el nombre de un famoso, el Tribunal debió aplicar el conocido como Factor Polaroid para determinar el riesgo de confusión. En este caso, el Tribunal consideró que el riesgo de confusión debía ser tal que prevaleciera sobre la Primera Enmienda. Por lo que el caso fue devuelto al Tribunal de distrito para que dictamine el grado de confusión.
Sin embargo, en un caso conocido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tuvo un criterio diferente en relación al segundo requisito de Test Rogers, ya que no tomó en cuenta el riesgo de confusión, sino los actos del demandado, es decir, si el demandado se enfrasca en actos que causan confusión en el público.
Como vemos, este segundo punto es el más controversial, ya que ha generado criterios diferentes de los Tribunales estadounidenses.
APLICACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TEST ROGERS
La prueba establecida en la sentencia del caso Rogers vs Grimaldi fue rápidamente adoptada por los tribunales estadounidenses. En este sentido, aunque el Tribunal de Apelaciones que emitió la sentencia del Rogers vs Grimaldi limitó su alcance a los títulos de las obras de arte, los demás Tribunales de Apelaciones estadounidenses han decidido aplicar esta prueba a casos relacionados con el uso de marcas en obras artística de cualquier naturaleza.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, al aplicar el Test Rogers indicó que el mismo toma en cuenta la prueba definitiva en el derecho de marcas, específicamente el riesgo de confusión. Por ejemplo, en un caso donde el equipo de futbol de la Universidad de Alabama demandó a New Life Art, Inc debido a que usaba los uniformes del equipo en pinturas, calendarios y oros artículos impresos.
Cuando el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito conoció la apelación del caso consideró, basándose en el Test Rogers, que no había evidencia de que la empresa demandada haya indicado de forma expresa que sus productos estaba afiliados con la universidad, y si bien el público podría caer en la confusión, en este caso prevaleció el interés artístico.
Por lo que vemos, los Tribunales estadounidense han adoptado el Test Rogers como la prueba para determinar si las obras de arte infringe los derechos de marca y de nombre. Por lo que su aplicación pasó de los títulos de las obras a todas las obras protegidas por el derecho de autor.
CRITICAS AL TEST ROGERS Y POSIBLE REMPLAZO
En los últimos años el Test Rogers ha recibido criticas debido a que los análisis realizados por los tribunales se tiende a ir a favor del demandado al darse más peso a la Primera Enmienda. Por ello, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en el caso Stouffer vs National Geographic Partners LLC, decidió no aplicar el Test Rogers debido a que no ha sido fácil para los Tribunales hacer el examen de los casos aplicando sus requisitos, por lo que se inclinan a favorecer al demandado.
Por ello, el mencionado Tribunal de Apelaciones estableció una prueba que demuestra el verdadero motivo artístico de la otra, la prueba se se denomina Test Stouffer en el cual se aplican seis criterios para determinar si el demandado verdaderamente ha realizado su obra por motivos artístico. Este test poco a poco está siendo tomado en cuenta por los tribunales estadounidense, pero el Test Rogers todavía sigue siendo el emblemático cuando existen conflictos entre obras y marcas, tal como lo ha demostrado el caso de derecho de la moda más mediático de derecho de la moda del último año: Hermés vs Mason Rothschild, ya que el demandado invocó el Rogers Test en su defensa.
Veremos si con la evolución del derecho y de los casos el Test Rogers aun seguirá siendo el más predominante al momento de conflictos entre obras de arte y marcas, o si podrá ser reemplazado por el Stouffer, pero otra opción seria la aplicación salomónica de ambos, ya que en los casos aplicables se juegan los derechos de expresión, pero también derechos exclusivos comerciales y hasta personales.
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PARODIA Y MARCAS. PARTE 1
PARODIA Y MARCAS. PARTE 2
PARODIA Y MARCAS. PARTE 3
PARODIA Y MARCAS. PARTE 4
PARODIA Y MARCAS. PARTE 5
CASOS LEGALES DE PARODIA. PARTE 1
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