REGISTRAR UNA MARCA DE MODA EN ESPAÑA.

¿CÓMO REGISTRAR UNA MARCA DE MODA EN ESPAÑA?

 

Si quieres registrar una marca para tus prendas de vestir, trajes, confecciones, bolsos, etcétera, te recomendamos que consultes a un experto y, naturalmente puedes consultarnos, estaremos encantado de ayudarte.

Vamos a explicarte de manera sencilla y con ejemplos, las fases para poder registrar en España una marca de una empresa del sector de la moda.

Desde el momento en que se presenta una solicitud de marca ante la OEPM podemos distinguir dos grandes etapas o fases en su tramitación tal y como dispone la Ley de Marcas:

(1) FASE DE OPOSICIÓN. La primera etapa, anterior a la publicación de la solicitud, durante la cual la solicitud puede recibir objeciones formales por no cumplir con los requisitos de forma reglamentariamente establecidos y en la que además se examina la legitimación del solicitante para ser titular de la marca, así como si la solicitud es contraria a la Ley, al orden público y/o a las buenas costumbres.

(2) FASE DE EXAMEN DE OFICIO Y OBJECCIONES. una segunda etapa, que se inicia tras la publicación de la solicitud, en la que se examina de oficio si la solicitud puede estar incursa en alguna otra prohibición absoluta y en la que terceros interesados pueden formular objeciones por motivos absolutos o relativos.

 

 

¿DÓNDE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UNA MARCA?.

 

El procedimiento se regula en el Capítulo II que lleva por título «Procedimiento de registro» de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en abreviatura LM).

 

¿DÓNDE SE SOLICITA LA INSCRICPIÓN DE UNA MARCA DEL SECTOR DE LA MODA?.

 

Los trámites en España, se solicitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que es el Organismo Público, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

Pese a que vamos a resumirte el proceso, te recomendamos que consultes a un experto y, naturalmente puedes consultarnos, estaremos encantado de ayudarte.

 

1.- LA FASE DE OPOSICIÓN EN EL REGISTRO DE LA MARCA.

Se trata de una fase previa a la publicación donde se producirán las objeciones de forma y examen de legitimación del solicitante.

Respecto de las objeciones por motivos de forma, éstas son apreciables exclusivamente de oficio y la solicitud puede recibirlas en el caso de que no reúna una serie de requisitos:

1. a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de la marca.
2. b) La información que permita identificar al solicitante.
3. c) Una representación de la marca que cumpla los requisitos legalmente establecidos.
4. d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la marca.

Cuando la solicitud no incluya alguno de los siguientes requisitos no se podrá otorgar a la solicitud una fecha de presentación:

Además de por los motivos anteriores, sin ánimo de exhaustividad, la Oficina también podrá señalar objeciones formales cuando la solicitud no cumpla con los siguientes requisitos:

1. e) Indicación de una dirección postal en España o en el Espacio Económico Europeo o, alternativamente, una indicación de que las notificaciones le sean dirigidas por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM, en el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio ni sede social en territorio del Estado español.
2. f) Indicación del nombre y dirección del representante del titular, cuando el solicitante actúe por medio del mismo.
3. g) Realización correcta de la reivindicación de prioridad de una solicitud anterior, o de la prioridad de exposición, cuando sea el caso.
4. h) Cuando, tratándose de una solicitud de una marca colectiva o de garantía, faltase una mención expresa en tal sentido o no se incluyera el Reglamento de uso.
5. i) Cuando, tratándose de una solicitud de registro de una marca por transformación de un registro internacional, faltase una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España.
6. j) Cuando la solicitud no vaya firmada por el solicitante o su representante.
7. k) Cuando faltare el pago de la tasa de solicitud o el mismo fuera incompleto.
8. l) Cuando la solicitud no se efectúe en impreso formalizado.

También con anterioridad a la publicación de la solicitud, se examinará si el solicitante cumple con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Marcas para ser titular de la marca solicitada. Esto es, si el solicitante es una persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público. En caso contrario, la Oficina le invitará a desistir de la solicitud o a subsanar este defecto y se le tendrá por desistido en caso de no hacerlo.

Finalmente, antes de procederse a la publicación de la solicitud, la Oficina examina si la marca puede estar incursa en la prohibición absoluta del artículo 5.1 f) de la Ley de Marcas, esto es, que la misma sea contraria a la Ley, al orden público y/o a las buenas costumbres.

La legislación española y europea distinguen entre prohibiciones de registro absolutas y relativas.

Según la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales, mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Las prohibiciones absolutas se contienen en el artículo 5 LM, mientras que los derechos en los que pueden basarse las prohibiciones relativas se encuentran en los artículos 6 (identidad o similitud susceptible de causar confusión con registros de marcas anteriores), 7 (identidad o similitud susceptible de causar confusión con nombres comerciales anteriores, 8 (identidad o similitud a una marca o nombre comercial anterior renombrados), 9 (nombre civil, imagen, nombre, apellido o cualquier otro signo que identifique a persona distinta del titular, derechos de autor, nombres o denominaciones sociales notorios, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) y 10 (marcas solicitadas por un agente o representante del titular sin la debidas autorización) LM.

Salvo la prohibición absoluta del artículo 5.1f) de la Ley de Marcas, el hecho de que la marca pudiera estar incursa en otra prohibición absoluta, así como que pudiera estar incursa en prohibiciones relativas, se examina tras la publicación de la marca.

 

2.- LA FASE DE EXAMEN DE OFICIO DE PROHIBICIONES Y OPOSICIONES DE TERCEROS. 

 

Segunda etapa, que tiene lugar tras la publicación y se produce el examen de oficio de las prohibiciones absolutas, observaciones y oposiciones de terceros.

Tras la publicación de la marca, la Oficina examina si la misma puede estar incursa en alguna otra prohibición absoluta del artículo 5.1 LM.

Igualmente, terceros interesados pueden oponerse al registro invocando prohibiciones de registro absolutas del artículo 5.1 LM (es lo que se conoce como observaciones de terceros y pueden ser formuladas por cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada) o relativas, con base en los derechos previstos en los artículos 6, 7, 8 (los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores), 9 (los titulares de los derechos anteriores contemplados en dicho apartado o las personas facultadas para ejercer esos derechos) y 10 (los titulares de las marcas contempladas en dicho artículo).

Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de terceros o del examen realizado por la OEPM resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna prohibición absoluta o relativa, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que presente sus alegaciones.

PROHIBICIONES ABSOLUTAS.

 

El artículo 5 de la Ley de Marcas, que se encuentra armonizado con el artículo 7 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea 2017/1001, prevé los signos que no son susceptibles de registrarse como marca.

Respecto de las prohibiciones absolutas, aquéllas en las que más habitualmente incurren las marcas son las previstas en el artículo 5.1 de la Ley de Marcas.

5.1 b) –falta de carácter distintivo.

5.1c) –carácter descriptivo.

5.1 d) –signos que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

5.1 g) –marcas que pueden inducir al público a error.

 

En relación con el mundo de la moda, también podría ser bastante habitual enfrentarse a rechazos basados en el artículo

5.1 e) –marcas constituidas exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto–, principalmente cuando se trata del registro de marcas tridimensionales.

EJEMPLOS DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE MARCAS EN EL SECTOR DE LA MODA. 

 

Como ejemplos de signos que, en relación con el mundo de la moda, estarían incursos en las prohibiciones anteriores podemos señalas los siguientes:

POR FALTA DE CARÁCTER DISTINTIVO.

 

 

Artículo 5.1. b) –falta de carácter distintivo–:

“TU COMODIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD”: Se trata de un eslogan para calzado que carece de carácter distintivo que únicamente tendría una finalidad promocional o publicitaria pero que los consumidores no percibirán como un indicador de origen empresarial.

«SI NO QUEDA SATISFECHO LE DEVOLVEMOS SU DINERO» Se trata de un eslogan que carece de carácter distintivo que únicamente tendría una finalidad promocional o publicitaria pero que los consumidores no percibirán como un indicador de origen empresarial.

Los eslóganes no se encuentran excluidos de la protección marcaria, pero para ello se exige que tengan carácter distintivo, más allá de un mero mensaje publicitario.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  TJUE) ha fijado una serie de criterios que deben aplicarse a la hora de apreciar el carácter distintivo de un eslogan. Así, por ejemplo, se deberá tener en cuenta si el eslogan en cuestión es un juego de palabras, es sorprendente o inesperado, posee una cierta originalidad o fuerza (por ejemplo, por incluir una estructura semántica inusual o por usar recursos lingüísticos o estilísticos) o requiere un mínimo de esfuerzo de interpretación por parte de los consumidores.

Son signos incapaces de cumplir la función esencial de la marca; esto es, indicar el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos con la misma.

En esta prohibición suelen incurrir signos excesivamente sencillos, complejos o laudatorios como los que siguen, que fueron rechazados para su inscripción como marca

 

POR SU CARÁCTER DESCRIPTIVO.

 

 

Artículo 5.1. c) –signos descriptivos–: “SWISS CONCEPT” para relojes: Se trata de una indicación que pueden servir en el comercio para designar la naturaleza o la procedencia geográfica de los productos a los que se aplica.

En principio, una combinación de elementos genéricos y/o descriptivos podría ser aceptable como marca, siempre y cuando el resultado de la combinación sea inusual en relación con los productos de que se trate y que la impresión que produzca sea lo suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen.

Como ejemplos de signos del sector de la moda que fueron denegados por las oficinas de marcas por ser descriptivos y/o genéricos señalaremos los siguientes:

ORIGINAL EAU DE COLOGNE Descriptiva para colonia.

 

POR SER UN SIGNO HABITUAL O CONSTANTE EN EL COMERCIO.

 

 

Artículo 5.1 d) –signos que se han convertido en habituales o constantes en el comercio–: para prendas de vestir. La marca solicitada se compone exclusivamente de indicaciones habituales, toda vez que los dibujos que integran la marca se incorporan en las etiquetas de los productos textiles para informar de laforma de lavado y del cuidado de éstos, siendo una acción comercial extendida en la práctica totalidad de la industria textil.

POR INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO.

 

 

Artículo 5.1 g) –marcas que pueden inducir al público a error–: “HOUSE OF SILK” para productos textiles de las clases 24 y 25 no confeccionados con seda. La denominación “HOUSE OF SILK” podría inducir al público a error acerca de la composición de los productos textiles reivindicados en las clases 24 y 25, ya que los consumidores podrían pensar que están elaborados con seda.

POR HACER REFERENCIA A LA FORMA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO.

 

 

Artículo 5.1 e) –marcas constituidas exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto–: en clase 3. El signo estaría compuesto por la forma que le da un valor sustancial al producto, toda vez que el público consumidor podrá verse influenciado y modificar sus decisiones de consumo exclusivamente con base en la apariencia estética del producto en cuestión.

En España no es necesario acreditar el uso de una marca con carácter previo a su solicitud, salvo que se reivindique, bien sea junto con la solicitud o en el momento de presentar alegaciones a los reparos señalados de oficio a que nos hemos referido en el párrafo anterior, que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso. Esta reivindicación puede ser necesaria en aquellos supuestos en los que una marca recibe objeciones por ser intrínsecamente no distintiva.

Mientras que la prohibición absoluta implica que la marca presenta un problema intrínseco que hace que la misma no se pueda conceder, las prohibiciones relativas implican que la marca es registrable en sí misma pero que no es posible su registro porque de concederse entraría en conflicto con derechos de terceros.

Esto quiere decir que en el ámbito de la moda no podrán registrarse, por ejemplo, la apariencia visual de la lana para distinguir lana (por ser una forma emanada de la naturaleza intrínseca del propio producto) o la forma habitual de una camiseta o zapato (por ser la forma habitual implantada por los usos propios del sector comercial).

Con base en esta prohibición se han denegado las siguientes formas de producto la siguiente pastilla de jabón:

 

 

 

Igualmente y por lo que respecta a la maquinilla de afeitar/barbear: