LA MARCA OLFATIVA: LA SENTENCIA SIECKMANN.
ACTUALMENTE, LAS MARCAS PRODUCTOS SOLO TIENEN QUE SER TANGIBLES, YA SE HAN DADO CASOS COMO EL REGISTRAR MARCAS DE OLORES Y SABORES. EN ESTA OPORTUNIDAD ABORDAREMOS UNO DE LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE UNA MARCA OLFATIVA, COMO LO FUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2002. LA DEMANDA FUE DE RALF SIECKMANN CONTRA LA EMPRESA DEUTSCHES PATENT-UND MARKENAMT.
Actualmente, para que una empresa se pueda identificar como marca, se exigen tres requisitos importantes: El primero, es que sea un signo, es decir que éste pueda ser objeto de una representación gráfica, y que sea capaz de distinguir los productos de una empresa.
Las marcas olfativas gozan de menor aceptación en las legislaciones nacionales internacionales, en comparación con las sonoras. En España, por ejemplo, la legislación exige como requisito que el signo sea susceptible de representación gráfica, con lo que puede considerarse que queda excluida la posibilidad de registrar marcas olfativas.
MARCA OLFATIVA.
Antes de comenzar con el estudio del pleito C-273/00, es necesario hacer una breve reseña acerca de las marcas olfativas. Las mismas pueden ser definidas como aquel activo intangible de carácter especial y no convencional mediante el cual se percibe un aroma u olor que permite al consumidor identificar la empresa que lo distribuye y comercializa.
Generalmente, una solicitud presentada para el registro de un aroma de perfume, incluso si tiene un aroma especial, será rechazada, como es el caso de Chanel Perfume No. 5 en el Reino Unido en 1992. Si bien el principal punto de controversia, la funcionalidad del producto puede resolverse, surgen otros problemas, como la estabilidad y la duración.
Dado que no existe un estándar único, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido afinando conceptos y requisitos, afirmando que además de los requisitos generales de cualquier marca, se debe entender la especificidad de este enfoque.
STJUE RALF SIECKMAN VS DEUTSCHES PATENTE – UN MARKETNAMT.
A continuación, se analizará la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 12 de Diciembre de 2002. La controversia radica en la Directiva 89/104/CEE y, particularmente, en el artículo 2, acerca de los signos que pueden constituir una marca, así como su representación gráfica y las marcas olfativas. En la Curia, el asunto está citado de la siguiente forma: C-273/00.
Por su parte, el precepto anteriormente mencionado debe interpretarse en el sentido de que una marca puede ser constituida por un signo como tal a pesar de no poder ser percibido visualmente, siempre que sea susceptible de representación gráfica mediante figuras, líneas o caracteres, debiendo adicionalmente ser clara, precisa, completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Debe recordarse que el requisito de representación gráfica fue suprimido recientemente si bien previamente era exigido, lo que era complicado ya que no era plasmable mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas…
PARTES.
El pleito tiene como parte a Ralf Sieckmann y DeutschesPatent – UndMarkenamt, siendo solicitado por el órgano alemán competente en decisión prejudicial acerca de la interpretación del precepto segundo de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de Diciembre de 1988.
En cuanto al Tribunal de Justicia estuvo formado por un amplio y complejo órgano, quien tras escuchar las observaciones y conclusiones, además de vista la documentación, dictó la Sentencia que a continuación se reseña.
SENTENCIA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recibió el planteamiento por parte del Bundespatentgericht dos cuestiones prejudiciales acerca de cómo debía ser interpretado el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de Diciembre de 1988, la cual ponía en correlación la normativa comunitaria con cada una de las Leyes nacionales en materia de marcas.
Las cuestiones prejudiciales han surgido dentro del recurso interpuesto por el Sr. Sieckmann frente a DeutschesPatent – undMakenamt tras registrar una marca olfativa perteneciente a las clases 35, 41 y 42 en atención al Arreglo de Niza – clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de Junio de 1957-.
Su marco normativo comunitario
El artículo 2 de la Directiva contiene un listado meramente enunciativo de los signos que pueden ser susceptibles de ser registrados mediante marca:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
En este sentido, el artículo 3 de la citada normativa reseña:
«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
Su marco normativo nacional
En Alemania cuentan con su propia normativa para la protección de marcas y otros signos distintivos la cual entró en vigor el 1 de Enero de 1995, citando su artículo 3 lo que se cita textualmente a continuación:
«Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales.
El Sr. Sieckmann depositó en la DeutschesPatent – UndMarkenamt una marca la cual estaba clasificada en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza. La marca que se pretendía registrar era de carácter olfativo para la sustancia química pura de cinamato de metilo, cuya fórmula estructural se reproducía de la siguiente manera: C6H5 – CH = CH00CH3. Adicionalmente, se advertía de que existían muestras de la marca en distintos laboratorios locales.
Al ahora demandante alegó en su solicitud otra información adicional con la finalidad de que no fuese denegada, como fue una muestra del olor en un recipiente, señalando que se trataba del aroma habitual. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas alemana denegó la solicitud con base en el artículo 3 y 8 de la normativa.
Luego, se interpone un recurso contra la decisión que denegaba el registro de la marca olfativa, encontrándose el órgano jurisdiccional con dudas acerca de si una marca olfativa como la marca objeto de Litis podía ser susceptible de representación gráfica.
Las cuestiones planteadas fueron las siguientes:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ¿en el sentido de que el concepto de “signos que puedan ser objeto de una representación gráfica” sólo comprende los que pueden representarse directamente en su configuración visible? ¿O debe entenderse también a los signos que, aunque no sean perceptibles visualmente -como por ejemplo olores o sonidos-, puedan representarse indirectamente por medios auxiliares?
2) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de una interpretación amplia, ¿se cumplen los requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado
- a) mediante una fórmula química,
- b) mediante una descripción (que se publicará),
- c) mediante el depósito de una muestra o
- d) mediante una combinación de los medios de representación sustitutivos ante mencionados?»
El Sr. Sieckmann solicitó la reapertura de la fase oral sosteniendo que el Abogado General había incurrido en error. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que tenía todas las herramientas para dar respuesta a lo planteado, siendo denegada la solicitud de la parte.
Observaciones presentadas.
El Sr. Sieckmann entiende que el término representación gráfica debe entenderse desde la perspectiva más amplia posible, incluso siendo su representación de forma electrónica o mediante el depósito en un registro.
Incluso, llega a recordar que ya hay alguna marca olfativa tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos que ha sido objeto de registro. Señala que su representación podía obtenerse tras haber acudido a los proveedores locales de los laboratorios o a los fabricantes y distribuidores.
Tanto el Gobierno de Austria como el de Reino Unido y la Comisión, entienden que la representación gráfica de cualquier olor plantea problemas jurídicos ya que no queda determinado concretamente, y ello por cuanto influyen distintos factores que pueden afectar al olor.
Apreciaciones realizadas por el órgano correspondiente.
En cuanto a la fórmula química, el Gobierno de Reino Unido entendió que era casi imposible que un consumidor reconociese que una fórmula correspondía a un procedimiento, por lo que carecía del requisito obligatorio de ser inteligible.
Igualmente, sucede con la descripción de un olor, ya que, aunque sea gráfica su representación, no es suficientemente clara, precisa y objetiva. De igual manera sucede con la muestra del olor, ya que no es ni estable ni duradera.
Habida cuenta de lo anterior, es realmente complicado que pueda ser susceptible de protección mediante marca olfativa un olor, valga la redundancia.
COSTAS.
Por lo que se refiere a los gastos productos por los Gobiernos de Austria, así como de Reino Unido y por la propia Comisión, entidades que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se dan por perdidos sin que quepa su reembolso.
Las partes principales del procedimiento ahora en cuestión, dado el carácter incidental del pleito promovido por el órgano competente nacional, corresponde al mismo dictar aquello que estime oportuno acerca de las costas.
PARTE DISPOSITIVA.
Por último, el Tribunal de Justicia resolvió las cuestiones planteada por el Bundespatentgericht mediante Resolución de 14 de Abril de 2000 la cual tiene como parte dispositiva lo que a continuación se cita literalmente:
“1) El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
2) En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos”.
OTRAS INFORMACIONES.
A raíz de esta sentencia, la normativa europea se ha ido adaptando a la era moderna. Pero ¿qué significa esto? El 16 de diciembre de 2015 se publicó un nuevo Reglamento de Marcas de la UE, según el cual el registro de una marca olfativa tanto en el país como en la EUIPO no es válido. Aunque no está explícitamente prohibido, se debe cumplir con una serie de requisitos que hacen que la protección sea casi imposible.
Se trata de una clara restricción al registro de una marca olfativa, que ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia Sieckmann de 12 de diciembre de 2002, en la que se deniega el registro de una marca olfativa por ser casi imposible para que satisfaga los siguientes requisitos: clara, precisa, completa, accesible, comprensible, persistente y objetiva.
A la luz de estos requisitos exhaustivos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que:
- El olor no puede representar, solo la materia.
- No cumple los requisitos de claridad, precisión y objetividad.
- No es estable ni duradero ya que la muestra pierde su carácter y esencia con el tiempo.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que existen algunos ejemplos de productos registrados que no están aprobados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, como las marcas de olor a pelota de tenis con olor a césped recién cortado.
Tras el cambio en la regulación, la actual que se aplica desde el 1 de octubre de 2017 eliminó el requisito de representación gráfica en ese momento. Quedan dudas al respecto, destacando que pueden ser protegidos por derechos de autor y competencia desleal como se reconoce en el caso anterior.
Por lo tanto, se puede concluir que se espera crear muy pronto un registro de marca olfativo específico y especial, modernizando el sistema existente y adaptándose así a la era actual de las empresas que operan en la industria de fragancias y cosméticos, un nicho de mercado que es muy diferente. de las pérdidas anuales por falsificación, son totalmente relevantes los millonarios ingresos perdidos por el imparable crecimiento del producto.
ALGUNAS CONCLUSIONES.
En este caso vimos como la representación gráfica de un signo olfativo fue examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 12 de diciembre de 2002.
En este asunto, el TJUE resolvió una problemática relacionada con una solicitud de registro como marca de un aroma “balsámico-afrutado, con ligeras reminiscencias de canela”, representado gráficamente por el solicitante a través de una fórmula química.
No obstante, el TJUE consideró que ese aroma no constituía un signo registrable como marca, por no cumplir el signo de representación gráfica del signo.
Además de eso el TJUE dictó que esa fórmula química no era capaz de reproducir el olor. En este sentido, estos fueron elementos suficientes para que la autoridad afirmara que la muestra no era suficientemente estable y duradera.
A partir de este caso se creó una jurisprudencia. La sentencia del caso Sieckmann y las interpretaciones de le TJUE respecto al requisito de representación gráfica del signo de la empresa, fue el inicio para que las empresas trataran de registrar como marca el olor de las fresas maduras a los fines de su utilización en jabones, productos cosméticos y accesorios relacionados.
Luego, se han dado otros casos de las marcas olfativas, pero lo cierto es que la principal referencia viene del caso Siekmann. Esto le sirvió a las empresas conocer un poco más sobre los requisitos que hay que tener para registrar una marca olfativa y no cometer los mismos errores, aunque en este ámbito el tener una marca olfativa sigue siendo una de las cosas más complicadas.
Hasta el momento, la única vez que se aceptó una marca olfativa fue en el año 1999, cuando se aceptó el “olor a hierba recién cortada” para pelotas de tenis. Hasta la fecha, ninguna otra solicitud de marca olfativa ha sido concedida. De hecho, la marca de “olor a hierba recién cortada” caducó en el año 2006.
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