En esta entrada vamos a continuar conociendo los detalles del pleito que enfrentó a Christian Louboutin contra el retailer neerladendés Van Haren Schoenen. En la entrada anterior vimos los orígenes de este caso, que data desde el registro de la suela roja de Louboutin como marca en la jurisdicción del Benelux (que comprende Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).
Lo que se registró específicamente fue la suela roja en zapatos de tacón, reivindicándose solo el uso de dicho elemento de color en tacones. De hecho, el resto del zapatos no es reivindicado como marca. El registro se otorgó en 2010 y gracias a ello, la empresa del diseñador francés lograba la exclusividad en el uso y comercialización de las suelas rojas. En 2012, el retailer Van Haren Schoenen comenzó a comercializar zapatos de tacón cuyas suelas eran rojas. Louboutin, al enterarse de esto, no perdió el tiempo y en 2013 presentó demanda contra Van Haren Schoenen.
En primera instancia el Tribunal que conoció el caso le dio la razón a Louboutin, sin embargo, Van Haren Schoenen presentó una oposición o apelación contra la sentencia, solicitando la nulidad de la marca de Louboutin, alegando que se trataba de una figura bidimensional. Aunque el Tribunal considera que la suela de Louboutin cumple con los requisitos para ser una marca, es decir ha logrado el reconocimiento en el público consumidor de Benelux como un elemento identificador de Christian Louboutin, es decir, logró distintividad, y que el color rojo de la suela la comenzó a usar como un elemento meramente estético, pero que se transformó en un signo distintivo.
Sin embargo, el Tribunal remitió este caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la finalidad de que dicho órgano jurisdiccional basándose en los establecido en la Directiva 2008/95, interprete si la marca de la suela roja puede ser declarada nula.
Así que conozcamos lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la decisión final de este caso.
LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA U.E SOBRE EL CASO LOUBOUTIN VS VAN HAREN SCHOENEN
Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia de La Haya remite este pleito al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la siguiente pregunta “¿Se limita el concepto de forma en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] -en sus versiones alemanas, inglesa y francesa, respectivamente form, shape y forme– a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?”.
Ahora bien, el día 12 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió su interpretación en relación al caso Louboutin vs Van Haren Schoenen. En este sentido, la jurisdicción europea define la interpretación solicitada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya de la siguiente manera:
“¿Si el articulo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, está constituido exclusivamente por la forma, en el sentido de esta disposición?”
El Tribunal europeo destaca que en la Directiva 2008/95 no existe una definición expresa de lo que es forma. Por lo tanto, para este caso debe basarse en la jurisprudencia. Además, el Tribunal también usó como guía el concepto de forma de la Comisión Europea, que la define como un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.
Aunque se menciona que ni en la Directiva 2008/95 ni en la jurisprudencia europea se verifica que el color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma. Sin embargo, en el caso Louboutin vs Van Haren Schoenen se plantea la cuestión de un color determinado aplicado en lugar específico del producto, significa que el signo de la controversia está constituida por una forma, de acuerdo a lo establecido en la norma ya citada.
Pero, también se destaca en la decisión que la forma del producto o una parte del producto que desempeñe un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo que esté constituido por la forma cuando lo que persigue con el registro de la marca no es la protección de la forma, sino la aplicación de un color en un lugar especifico del producto.
Previamente, los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido, y la Comisión Europea indicaron que la suela roja de Louboutin no consiste en una forma especifica de suela de zapato de tacón alto, tomando en cuenta que en la descripción de la marca se hace mención expresa que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto de registro.
Por lo tanto, la suela roja de Louboutin no puede ser considerada como una marca de forma, cuando lo que se buscaba con el registro era proteger el color rojo aplicado a una parte específica del producto, en este caso, la suela de un zapato de tacón alto, por lo que no es una marca de forma. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la cuestión prejudicial de la siguiente manera:
“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que en un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la forma, en el sentido de esta disposición”.
Esta decisión ya vislumbra una victoria para Christian Louboutin, debido a que el principal argumento de Van Haren Schoenen era que la marca se trataba de una marca bidimensional en la cual una de sus partes es de color rojo. En este sentido, desde Christian Louboutin se recibió con beneplácito esta decisión, por lo que desde la empresa francesa fue mencionado lo siguiente:
“La protección de la marca de la suela roja de Christian es reforzada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El color rojo aplicado en la suela de zapatos de tacones altos para mujer es una marca de posición, como la casa Louboutin lo ha mantenido durante años”.
LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CASO LOUBOUTIN VS VAN HAREN SCHOENEN
Ahora bien, con la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso regresó al Tribunal de Primera Instancia de La Haya, ya preparado para su decisión final. En este sentido, en febrero de 2019, el Tribunal decidió seguir con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la marca de Louboutin no es una marca de forma, ya que su finalidad no es proteger el modelo de zapato de tacón, sino el color rojo ubicado en la suela, declarando sin lugar la solicitud de Van Haren.
Por lo tanto, la solicitud de nulidad presentada por la empresa neerlandesa no tiene asidero, ya que esta alegaba que se trataba de una marca de forma, cuando en realidad se trata de una marca de color localizada en un lugar específico. Además, el Tribunal de Primera Instancia De La Haya consideró que Van Haren Schoenen incurrió en infracción de marcas al comercializar zapatos de tacón de suela roja. En consecuencia, el Tribunal condenó a la empresa neerlandesa a pagar los daños causados a Louboutin y la prohibición de comercializar el mencionado modelo de zapatos de tacón.
Además de esto, también hay que destacar que la empresa neerlandesa presentó una solicitud de cancelación de la marca de Louboutin ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, sus siglas en inglés). Sin embargo, ese organismo decidió mantener la vigencia de la marca de la suela roja de Louboutin.
La decisión de la EUIPO sigue lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cuanto el signo registrado por Louboutin se trata de un color rojo aplicado a una suela de tacones y no es una marca de forma o tridimensional. Además, la EUIPO menciona que la empresa neerlandesa no presentó pruebas concretas que demostraran la invalidez de la suela roja de Louboutin como marca.
Regresando a la decisión del Tribunal de La Haya, además del pago a Louboutin y la prohibición de seguir comercializando los zapatos de suelas rojas, también fue dictaminado que Van Haren presentara a Louboutin un informe notificando la cantidad de dinero ganada con la venta de los zapatos, la lista de proveedores y compradores, y los precios de la producción. Además, el retailer neerladéns debió destruir los zapatos de suela roja que aun tuvieran en stock.
Sin duda este caso representó una gran victoria para Christian Louboutin en la Unión Europea, ya que refuerza, como ya fue mencionado, la eficacia como marca de su celebre suela roja. En relación a esta decisión, desde Christian Louboutin han mencionado lo siguiente:
“Christian Louboutin recibe con cálida agrado esta nueva sentencia, la cual refuerza decisiones favorables en relación a la validez de la marca de la suela roja otorgada en varios países”.
Sin duda cuando Christian Louboutin pintó uno de sus zapatos con un esmalte de uñas, no solamente estaba creando uno de los zapatos más icónicos del mundo, sino también el más controversial en material jurídica.
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