CONOCE EL CASO DE GUERLAIN LTD SOBRE EL REGISTRO DE UNA BARRA DE LABIOS COMO MARCA TRIDIMENSIONAL.
Sin duda se trata de uno de los casos más relevantes del 2021 en materia de propiedad industrial sobre Fashion Law o Derecho de la Moda.
La sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el pasado 14 de julio detalla qué características de la forma de una marca tridimensional son clave para determinar el carácter distintivo de un producto respecto a los de sus competidores permitiendo a una empresa o empresario registrar una marca conforme al Reglamento 2017/1001, el producto analizado por el Tribunal es una Barra de Labios de forma alargada, cónica y cilíndrica.
Las marcas tridimensionales como sabemos están constituidas por formas tridimensionales de los productos, sus envases o envolturas que se distinguen de las de otros competidores en el mercado, se trata de un tipo de marcas no convencionales, etiqueta con la que comúnmente se las califica pero no puede negarse que los signos tridimensionales son parte cada vez más habitual de nuestro acervo marcario.
Guerlain es una casa francesa de perfumes, cosméticos y cuidado de la piel, que se encuentra entre las más antiguas del mundo (1828). Muchas fragancias tradicionales de Guerlain se caracterizan por un acuerdo olfativo común conocido como «Guerlinade», su lema es «La cultura de lo precioso».
ANTECEDENTES DEL CASO GUERLAIN LTD VS EUIPO.
Dentro de los antecedentes del caso que aquí os traemos, encontramos la denegación de registro por parte de la EUIPO de la marca objeto de este post por parte de la empresa Guerlain. Tras la denegación la empresa, interpuso recurso el 14 de octubre del mismo año, con base al capítulo VII (Procedimiento de recurso), artículos 66 y siguientes del Reglamento 2017/1001.
La Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso presentado por Guerlain sobre el carácter distintivo de la marca, mediante resolución de 2 de junio de 2020.
La Sala consideró que las formas de los lápices labiales habituales existentes en el mercado no eran considerablemente diferentes del propuesto por la Compañía francesa pues eran también de forma cilíndrica y los consumidores estaban acostumbrados a que este tipo de envases presente forma ovalada. Por ello, en la resolución impugnada se concluyó que la marca solicitada no tenía carácter distintivo, reproduciendo, con tal fin, imágenes de otras ‘Barras de labios’ de distintas formas, incluyendo varias de forma alargada, cónica y cilíndrica disponibles en el mercado sin que el de Guerlain pudiera ser por tal motivo distintivo y, merecedor de la protección marcaria.
La sentencia, publicada en francés, estima el recurso que presentó la empresa francesa Guerlain, Ltd, el 19 de octubre de 2018 frente a la denegación de la solicitud de registro de una marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.
Los productos que Guerlain, pretendía registrar, pertenecen a la Clase 3 de la clasificación de Niza, en concreto a ‘Barras de Labios’, Guerlain reivindicó, de forma subsidiaria caso no fuera apreciado su primer motivo, el carácter distintivo de su producto adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 .
Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
Pese a ello, la Sala admitió que la marca solicitada era una ‘variante’ por ser significativamente diferente de todas las demás formas de pintalabios existentes en el mercado. Pero, en su conjunto, la marca en cuestión no se apartaba lo suficiente y menos «significativamente» de las normas y pautas habituales del sector, por lo que esas variaciones no le conferían un carácter suficientemente distintivo de las demás existentes en el mercado y, en consecuencia, no podía registrarse como marca comunitaria.
Sea como fuere, la Sala admitió que era diferente del resto de marcas de pintalabios que existían en el mercado, aún así carecía de carácter distintivo, ya que en ese mercado ya existían ese tipo de productos con múltiples formas.
LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 2021 GUERLAIN LTD VS EUIPO.
La empresa francesa, frente a los criterios que acabamos de exponer, presentó recurso de casación solicitando la anulación de la decisión impugnada y la condena en costas a EUIPO. El objeto del recurso formulado por Guerlain ante el Tribunal General versa sobre la concesión o no del carácter distintivo de la Marca Comunitaria.
Para pronunciarse sobre el carácter distintivito, es necesario evaluar el producto, por un lado:
- En relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro y,
- Respecto a la percepción del público al cual el producto va destinado.
(Vid STJUE de 29 de abril de 2004, C-456/01 y C-457/01, Henkel, ECLI:EU:2004:258, apartado 35).
El carácter tridimensional no implica una aplicación distinta de los criterios usados para valorar sobre otro tipo de marcas respecto a si un producto posee carácter distintivo o no, aunque especifica que la percepción del consumidor medio es distinta cuando consiste en la apariencia del producto en sí.
Cuanto más se aproxime la forma a la del producto (en este caso la forma ovalada de un pintalabios) en sí más complicado es de justificar el carácter distintivo para éste. Para ello, se deberá probar que se exceptúa de la norma o hábitos del sector sin requerir para su creación cierto nivel de creatividad por parte del titular que lo haga distinguible de los de sus competidores.
Por ello, Tribunal, al considerar la forma como una ‘variante’, ha debido comprobar si dicha distinción permite al consumidor medio del producto identificar el origen comercial. Esto es, el sujeto normalmente informado y razonablemente atento, ha de poder identificar, sin prestar especial atención, la determinada barra de labios de las demás disponibles en el mercado y su origen comercial.
En cuanto a la novedad, calidad y estética de la forma del producto como elementos distintivos.
El Tribunal, siguiendo la misma línea de razonamiento que la Sala de la EUIPO, ha remarcado que las alegaciones hechas por Guerlain respecto a que la novedad y la calidad del diseño son factores que condicionan directamente la cualidad distintiva del producto no son adecuadas para tal fin.
- Respecto de la novedad o la calidad no es suficiente para determinar el origen comercial del producto ni el diseño de calidad permite la distinción de la barra de labios de las demás en el mercado.
- Respecto del aspecto estético, el Tribunal considera que es una característica que permite crear un efecto visual objetivo e inusual para el consumidor medio. Concretando, así, que la estética de un producto no debe medirse de acuerdo con la percepción de belleza o carencia de ella pues es una condición basada en la subjetividad.
Con el fin de alegar la falta de diferenciación, la Sala identifica distintas formas de otras marcas de barras de labios. El Tribunal aprecia cierta discordancia por parte de la EUIPO al alegar en la resolución impugnada que todas las formas son exclusivamente cilíndricas y, al mismo tiempo, especificar que el sector de barras de labios está caracterizado por una extensa variedad.
Por ello, tomando como referencia las imágenes presentadas ante la Sala4, el Tribunal se pronuncia a favor de Guerlain considerando la forma como una ‘variante’ ante su carácter no usual y diferente respecto a las demás del mercado.
El Tribunal analiza las distintas características singulares de la barra de labios alegadas por Guerlain para considerar si efectivamente de ello se estima una clara diferenciación de la norma y costumbres del sector permitiendo, de esta forma, detectar el origen comercial y apreciando, en consecuencia, el carácter distintivo de la forma.
De todas características que se examinan: muesca rectangular en uno de los lados, forma cilíndrica, capó giratorio, doble espejo, falta de ángulos rectos entre otras, el Tribunal resalta como aspecto clave para considerar la forma no usual para el público no es más que su ‘parte cilíndrica y una parte alargada con una cada ovalada plana […] que recuerda al casco de un barco o una cuna puede considerarse fantasiosa’, que a su vez impide la colocación vertical de la barra de labios.
De esta forma, el Tribunal estimó el recurso interpuesto por Guerlain.
EL REGISTRO DE LA BARRA DE LABIOS DE GUERLAIN: APORTACIONES DE LA SENTENCIA.
Es innegable el interés y la estrategia de las empresas en proteger marcariamente sus productos, naturalmente las casas de productos de lujo, figuran entre las más activas para la protección de su marca.
El carácter distintivo de la marca es un requisito indispensable para que pueda aprobarse el registro de una Marca Comunitaria por parte de la EUIPO.
La sentencia que hemos comentado ha perfilado el carácter distintivo establecido en el artículo 7 del mencionado Reglamento en línea con la jurisprudencia anterior, esto es, para determinar que una marca tiene carácter distintivo debe permitir al consumidor medio distinguir el origen comercial del producto respecto de los de la competencia.
Sin embargo la sentencia analizada aporta algunos matices a este consideración, así ni la novedad ni la calidad son características decisivas a tener en cuenta por la entidad encargada de aceptar o no el registro de la marca comunitaria aunque el aspecto estético sí resulta relevante.
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