ARMANI DEMANDA UN DISEÑO POR CONFUSIÓN DE MARCA. 2021.

Nuestra Redacción

hace 2 años

ARMANI DEMANDA LA DIVULGACIÓN DE UN DISEÑO POR ENCONTRARSE RELACIONADO CON SU MARCA.

Dentro de la industria de la moda, y con el auge de las nuevas tecnologías, es cada vez más común que surjan conflictos entre marcas, en este caso te traemos un nuevo caso de Fashion Law o Derecho de la Moda que ha enfrentado a la empresa titular de la marca del célebre diseñador italiano Giorgio Armani con un particular.

Este artículo va a versar sobre las diferentes formas de proteger una creación así como las similitudes y diferencias entre ellas para poder distinguir qué figura se ajusta más a la protección deseada por el empresario así como la explicación de un caso real de Giorgio Armani debido a que un diseño evocaba a su marca registrada que ha dado lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664/2019 de 11 de diciembre de 2019. (Particular) vs. (Giorgio Armani Spa).

¿QUÉ ES UNA MARCA?

La Real Academia Española de la Lengua define de manera genérica la marca cómo “señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos para denotar calidad o pertenencia.” Y a su vez define marca registrada “aquella que, inscrita en el registro competente, goza de protección legal”.

En cuanto al concepto legal, en virtud del artículo 4 de la Ley española de Marcas (17/2001) de 7 de diciembre, podrán constituir marcas todos los signos que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y puedan ser representados en el Registro de Marcas de forma que permitan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

De lo anterior se desprende el principio “what you see is what you get”, por lo tanto, se permite el acceso al registro tanto de marcas presentadas gráficamente cómo de archivos multimedia o audiovisuales con el objetivo de obtener un derecho exclusivo sobre la representación de la marca en el registro

Por tanto, podemos destacar de entre las funciones principales de la marca la función distintiva, la reputacional, la informativa, etcétera.

En cuanto a la regulación legal de las marcas cabe diferenciar entre la normativa estatal (Ley 17/2001 y RD 687/2002), Normativa europea (:Reglamento (UE) 2017/1001, Reglamento Delegado (UE) 2018/625, Reglamento de Ejecución 2018/626, Directiva (UE) 2015/2436) y Normativa Internacional, entre las que destacan Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891 revisado en julio de 1967, protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de junio de 1989.

¿CÓMO SE PROTEGE UNA MARCA? .

Si se trata de una marca española, el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las modalidades de Propiedad Industrial es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en cambio, si pretendemos una protección en todos los Estados miembros de la Unión Europea el registro tiene lugar en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios

La legitimación para el registro, en ambos casos, se atribuye tanto a personas físicas cómo jurídicas.

El proceso de registro de una marca o nombre comercial es semejante en ambos niveles. Se inicia con un depósito de solicitud de registro que tendrá que contener el nombre, la dirección, nacionalidad y representación de la marca así como el pago de la tasa de solicitud. Una vez comprobados que se reúnen todos los requisitos se otorga una fecha de presentación de la solicitud y se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Frente a ésta y en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de publicación, se puede presentar oposición. La legitimación es amplia puesto que puede presentarla cualquier persona.

Paralelamente al periodo de oposición la OEPM realiza un examen de oficio de la solicitud que consiste en evaluar si la misma incurre en alguna prohibición absoluta.

Transcurrido el plazo fijado la Oficina acuerda la concesión o denegación del registro de marca, especificando los motivos en los que funda dicha resolución. La denegación podrá ser parcial y afectar solo a una parte de los productos o servicios.

La resolución se publicará en el BOPI. Si es negativa cabe recurso de alzada, en el plazo de un mes. Si se reconoce se otorga una protección de diez años prorrogables indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

EL DISEÑO INDUSTRIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En España cabe destacar la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que complementó la normativa europea.

Ésta define el diseño cómo “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”. También recalca la importancia del producto definiendo este como “todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos”.

Es decir, el diseño puede aplicarse a una parte de un producto o a su totalidad.

Los requisitos para la protección de un diseño industrial son la novedad y el carácter general. Sería novedoso siempre que no haya otro diseño idéntico y accesible al público antes de la fecha de presentación de solicitud de registro. En lo referente a su singularidad, se considera tal cuando la impresión general que produzca en el usuario diste de la percepción producida por cualquier otro diseño accesible al público.

Relación entre diseño industrial y propiedad intelectual.

La propiedad intelectual es aquella relacionada con las creaciones de la mente como podrían ser invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos…Estas se protegen legamente mediante patentes, derechos de autor y marcas.

Sin embargo, la Ley de Marcas establece que la protección del diseño industrial es independiente y compatible con la que se derive de la propiedad intelectual siempre y cuando el diseño presente el grado de originalidad requerido para ser protegido así cómo demostrar que alcanza la categoría de obra artística (obra de un autor, original y con suficiente creatividad)

En el ámbito de la moda, concretamente, muchas creaciones tienen por objeto productos destinados al consumo masivo y la producción industrial. En este caso no entrarían en la categoría de obras artísticas.

Diferencias entre las figuras que protegen las obras (marcas, diseños y derechos de autor).

Una misma obra puede estar protegida por varios derechos por lo que voy a analizar las diferentes situaciones que se pueden producir así cómo sus principales consecuencias. Siendo de especial relevancia analizar las características del producto para optar por un mecanismo u otro.

Marcas y Derechos de autor.

Dentro de las marcas, el objeto sobre el que recae la protección es la calidad, prestigio o imagen entre otros. Por el contrario, los derechos de autor tratan de preservar las elaboraciones intelectuales dotadas de originalidad. Por ello la marca preserva la procedencia del bien y los derechos de autor la totalidad de la creación. Siendo por tanto compatibles ambas.

En cuanto al fin de la marca, pretende impedir de que terceros utilicen de forma indebida los valores que conlleva la marca. En cambio, los derechos de autor si que buscan proteger el objeto para evitar que otras personas copien el mismo.

Derechos de autor y protección del diseño industrial.

En estos casos si que hay controversia puesto que la protección recae sobre el mismo objeto. El diseño pretende proteger la parte económica y los derechos de autor buscan proteger la parte artística y la originalidad del diseño.

Por tanto para que coincidan ambas figuras tienen que cumplirse una serie de requisitos. Esta compatibilidad se da fundamentalmente en los diseños artísticos.

Durante todo el artículo me he limitado a exponer como figuras separadas tanto las marcas como el Diseño Industrial, sin embargo, estas tienen puntos de conexión. La Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial recoge la prohibición de que “aquel diseño que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado”

En el caso de confrontación entre ambas hay dos opciones: o bien presentar una oposición ante la OEPM en el plazo de dos meses señalado legalmente y, sino, instar la nulidad del diseño registrado ante los tribunales. Pudiendo ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad.

Diferencias entre diseño y marca.

La marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios y que puede incluir formas bidimensionales y tridimensionales. El diseño industrial es un derecho de exclusiva que se otorga sobre la apariencia externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca. Son susceptibles de protección las formas bidimensionales (por ejemplo, el estampado de una corbata) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una maleta, la carrocería de un coche).

Las empresas, tienen que optar entre una u otra modalidad de protección, principalmente en función de su estrategia comercial o el ciclo de vida del producto, entre otros.

Controversia “Armani” SAP de Valencia 1664/2019.

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la confluencia de estas dos figuras en el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 1664/2019 de 11 de diciembre de 2019. En este caso, el registro de un diseño industrial solicitado en la OEPM resultaba similar a una marca anteriormente registrada en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Armani (GIORGIO ARMANI S.P.A.), es titular de la marca figurativa 000504308 que representamos gráficamente a continuación.

La marca (MUE) de Armani A000504308 está registrada para las siguientes categorías:

3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar , pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
9 Gafas; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
25 Vestidos, calzados, sombrerería.

Giorgio Armani SPA (conocido comúnmente como “Armani”), presentó una demanda en primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia solicitando la nulidad de los diseños industriales D0525094, números 4 y 7 , respectivamente debido a la falta de novedad y de singularidad de éstos (en concreto alegando los artículos 6 (falta de novedad), 7 (falta de carácter singular) y 13.f) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

La compañía defendía que al tratarse de un logotipo que incorporaba una águila notablemente semejante al de Armani que tenía prioridad en el registro, podía haber riesgo de confusión y asociación en base al artículo 6.1.b) LM. La demandante también alegaba la notoriedad de las marcas de Armani aportando una serie de documentales.

El juzgado estimo la demanda declarando la nulidad de los dos diseños del demandado. La demandada interpuso el correspondiente recurso de apelación, lo cual conllevó a la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9) a pronunciarse al respecto.

La evaluación por parte de la AP se lleva a cabo mediante la aplicación de diferente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llegando por tanto a la conclusión de que el análisis ha de realizarse desde el punto de vista más parecido al del consumidor medio y no desde el punto de vista de un experto, por ello rechaza el informe pericial aportado.

La sentencia de la Audiencia Provincial se centra principalmente en la comparación de los diseños fundamentales:

La comparación entre la marca de la Unión Europea A000504308 y el diseño nacional D0525094-4. Concretamente, en el Fundamento Jurídico 6, alega que, desde la perspectiva del consumidor medio, no se percibirá el diseño como próximo o vinculado de alguna manera a la marca. En tal sentido, el diseño nacional no guarda ningún símil comparativo con un ave por lo que no existiría tal riesgo de confusión.

Entre la marca A000504308 y el diseño DO525094-7 sí hay una impresión similar por lo que podría tener lugar tal riesgo de asociación. Concretamente, en el Fundamento Jurídico 6, antes mentado, determina que las líneas horizontales negras sobre el fondo negro con letras en el fondo guardan especial similitud ese a no ser exactamente las mismas.

Se entiende, por tanto, que el demandado ha empleado parte de los elementos configuradores de la marca así como la denominación EA (identificativa de Emporio Armani). Es por ello por lo que si que hay riesgo de confusión.

Por tanto, tras dicha argumentación, la Audiencia estima parcialmente el recurso, manteniendo la nulidad del diseño D0525094–7. Sin embargo, revoca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia por cuanto a la declaración de nulidad del diseño D0525094-4.

Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, donde el dibujo (DMC) y la marca (MUE) no son similares

T-793-794/16: en este caso, los diseños de los helados Bobo Cornet se compararon con la marca anterior Ozno Cornet. El Tribunal concluyó que a pesar de que los detalles figurativos y las formas pudieran ser parecidas, los elementos denominativos y en su conjunto eran distintos y que, por tanto, no existía riesgo de confusión.

T-513/09: en este caso, el Tribunal llegó a la conclusión de que el diseño para “ornamentación de camisetas” y la marca prioritaria para “Vestidos, calzados, sombrerería” de la clase 25 de la Clasificación de Niza tampoco eran similares. Así pues, en el párrafo 25 de la sentencia se destacaba que “Las diferencias entre las dos siluetas señaladas por la demandante, en particular la expresión del rostro combinada con la distinta posición del cuerpo, son suficientemente importantes para crear una impresión global diferente en el usuario informado, a pesar de la existencia de similitudes en otros aspectos […]”.

Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, donde el dibujo (DMC) y la marca (MUE) son similares.

T-695/15: en este caso, el Tribunal concluyó que el diseño del paquete de caramelos si era similar a la marca anterior, a pesar de que la forma de la marca tridimensional era más cuadrada.
T-608/11: en este caso, el Tribunal concluyó que si eran similares, puesto que la marca anterior Stabilo estaba incluida en los diseños.