TRADE DRESS Y FRANQUICIA.

CONOCE QUÉ ES EL TRADE DRESS Y CÓMO SE EMPLEA EN LA FRANQUICIA. 

Las enseñas, establecimientos y tiendas adheridas al sistema de franquicia, tratan de diferenciarse de sus competidores, utilizando elementos que los diferencien tal y como es el trade dress.

Hoy en día, cada vez son más las empresas que confían plenamente en la estética de sus establecimientos para atraer a sus clientes. Así es como la innovación en términos de decoración ha pasado a ser una ventaja en términos empresariales, sobre todo para las grandes marcas en donde la presencia de la imagen es más relevante.

El problema surge cuando esas notas innovadoras son copiadas por otros, aprovechándose del éxito que una simple atmósfera generada por una determinada colocación del mobiliario puede traer consigo. Y esta problemática es aún mayor cuando hablamos de las franquicias.

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE FRANQUICIA? 

 

Pero, qué es un contrato de franquicia?.

Cuando hablamos de la constitución de una franquicia, estamos hablando de un contrato de comercialización y de distribución de productos y/o servicios, producto del contexto internacional económico, el cual se define como un acuerdo mediante el cual una de las partes, concretamente, quien ha alcanzado un éxito comercial en una determinada área de negocios, otorga a cambio de cierta remuneración económica, el derecho a utilizar su nombre comercial, marca y saber-hacer empresarial a la otra parte quien actúa bajo su propio riesgo, por un tiempo limitado y en un territorio determinado.

No es de extrañar que en el contrato de franquicia se establezca una cláusula además de la licencia de marca, que especifique la no modificación y protección de la apariencia distintiva, esto es, el trade dress del producto o establecimiento de comercio.

Ahora bien, la franquicia se instrumenta en base a determinados elementos propiedad del franquiciador, que en la mayor parte de las ocasiones funcionan como pilares del modelo de negocio que éste cede al franquiciado, y que explican la principal fuente de derechos y obligaciones de ambas partes, pues  son la clave del éxito de la franquicia. De ahí que el contrato de franquicia, como norma general, incorpore la licencia de uso de dichos elementos por el franquiciador a su franquiciado, incluido las condiciones que durante dicho uso necesariamente ha de respetar el franquiciado y que marcan los límites para evitar la pérdida de su valor en perjuicio de todos los miembros de la red.

 

 

LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. 

De tal manera que, ahora la cuestión es ¿Cuáles son dichos elementos del franquiciador?.

Aquí es donde entrarían conceptos tales como las marcas, símbolos, nombres, logos, enseñas y diseños., ya que, en general, la imagen de marca del negocio, abarca el modelo de comercio real que el franquiciado querrá aprovechar al presentarse en el mercado con idéntica imagen, cuyo valor deriva de su conocimiento y asociación por parte de la clientela, real o potencial, con el negocio franquiciado.

El conocido como know-how (en español el conocido como “saber hacer”) probado que se mantiene reservado, que consiste en  fórmulas, métodos o técnicas de fabricación o venta, y se completa, en su caso,  con patentes u otros derechos de exclusiva, y que aportan al franquiciado una ventaja competitiva en la gestión y el desarrollo de su actividad porque únicamente es conocido o puede ser utilizado por los miembros de la red.

El problema surge, como ya hemos hecho mención con anterioridad cuando, aprovechándose de la reputación y presencia en el mercado de las grandes franquicias, surgen imitadores. De hecho, muchos franquiciadores saben, por su propia experiencia, que coexistir con imitadores no solo les puede ocasionar una pérdida de ingresos significativa sino que, además y como consecuencia de la confusión de los clientes, les puede ocasionar daños en su reputación e imagen, en ocasiones imposible de resarcir.

Por ello, si los franquiciadores protegen sus activos a través de los distintos regímenes de protección que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, los imitadores ya no podrán apropiarse del nombre ni del signo distintivo con el que el usuario identifica a la franquicia.

 

 

¿QUÉ ES EL TRADE DRESS?. LA IMPORTANCIA DE SU PROTECCIÓN.

No podemos obviar el hecho de que el trade dress se compone de diversos elementos, esto es, la ornamentación, los colores, la arquitectura, la iluminación, los uniformes de los empleados o cualquier otro elemento que designe visualmente el servicio.

Son estos elementos los que suelen ser copiados por parte de los imitadores con la intención de buscar la confusión y de aprovecharse de la reputación adquirida por la franquicia; aprovechándose, pues, de lo establecido por las últimas resoluciones judiciales, en donde se sostiene que las fuertes semejanzas en la apariencia de los locales en conflicto no es suficiente para provocar en el consumidor una asociación sustancial entre ambas empresas.

Luego la coherencia en el uso de la imagen comercial de una empresa es importante, no solo para expresar y exteriorizar la marca, sino también para mantenerla legalmente. Y para que la ley reconozca la imagen comercial, los aspectos de la imagen comercial deben aplicarse de manera coherente y usarse continuamente.

Así la imagen comercial de McDonald’s en sus restaurantes es reconocible instantáneamente por los consumidores mediante el uso constante de la forma del edificio, el diseño interior, la combinación de colores, la decoración, el empaque, las ofertas de menú, el uniforme de los trabajadores, etc. El restaurante ni siquiera necesitaría un letrero para que como consumidor sepamos que se trata de un restaurante McDonald’s.

Otro ejemplo de franquicia que ahora esta variando sustancialmente su imagen comercial es Burger King.

Raphael Abreu, Jefe de Diseño de Restaurant Brands International dijo que ”El diseño es una de las herramientas clave para comunicar quiénes somos y qué valoramos, y juega un papel crucial en la creación del deseo por nuestra comida y en la satisfacción de la experiencia de los clientes”. «Queríamos usar el diseño como hilo conductor para conseguir que la gente desee nuestra comida; su perfección es el auténtico cocinado a la parrilla al más puro estilo Burger King y, sobre todo, su sabor”.

Así, potenciando el disfrute y la calidad a través del diseño, se ha llevado a cabo un proceso para re-imaginar cada elemento y transmitir mejor el nuevo viaje gastronómico de Burger King.

En lo que respecta a su logo, desde que se produjo el lanzamiento del mismo a finales de los años 90 la compañía ha evolucionado hacia un lenguaje de diseño más moderno y ligado al mundo digital. El nuevo logotipo minimalista se ajusta al desarrollo de la marca en la actualidad y rinde homenaje a su legado con un diseño elegante que transmite confianza, sencillez y diversión. En lo relativo a los colores utilizados por la franquicia, lo cierto es que están inspirados en el proceso del cocinado a la parrilla y en sus ingredientes frescos.

No es de extrañar que hayan hecho uso de las nuevas tecnologías para crear fotografías con una textura hiperrealista, mejorando el aspecto sensorial de la comida. Por otra parte, cabe destacar la nueva fuente exclusiva de Burger King denominada “Flame, en donde el tipo de letra se inspira en las formas redondeadas de los productos que componen el menú de Burger King, así como en la personalidad irreverente de la marca. Además, los nuevos uniformes de los empleados reflejan a los maestros parrilleros de la cocina, mezclando un estilo contemporáneo y cómodo con colores y motivos muy distintivos.

De tal manera que, los clientes comenzarán a ver la nueva identidad visual desde comienzos de este 2021 y, en los próximos años, Burger King pretende implementar este nuevo diseño en los restaurantes de todo el mundo. En España ya se ha lanzado la nueva identidad visual y se irá implementando de forma progresiva en todos los restaurantes del país. Estamos pues, ante una nueva imagen de la empresa, luego convendría que, dado el éxito que se prevé que tenga en términos económicos, se proteja convenientemente.

 

 

¿CÓMO PODEMOS PROTEGER LA IMAGEN COMERCIAL DE UN ESTABLECIMIENTO FRANQUICIADO? 

 

En este sentido, resulta imprescindible aludir al hecho de que los tribunales vienen realizando una interpretación muy restrictiva de la modalidad de imitación confusoria del art.11.2 de la Ley de Competencia Desleal que establece: “la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”.

Según el Tribunal Supremo en SSTS de 30 de mayo de 2007, RJ 2007/3607, 11 de mayo de 2004, RJ 2004/2731 y 17 de octubre de 2002, RJ 2002/8766 si se llevase a cabo una interpretación literal del art.11.2 de la LCD prácticamente toda imitación sería desleal, sobre todo si se tiene en cuenta que por definición cualquiera que imite algo de otro generará confusión y se aprovechará del esfuerzo del imitado y de su reputación. La interpretación contraria únicamente conduciría a la creación de un nicho monopolístico carente de justificación alguna.

Una vez hemos manifestado que, quizás, la protección conferida por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) es insuficiente en estos casos al permitir la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, resulta necesario tener en cuenta la protección que otorgan los derechos de exclusiva, haciéndose recomendable tratar de proteger la imagen comercial de la franquicia a través de un registro.

Por regla general las grandes marcas franquiciadoras vienen protegiendo las apariencias externas y/o internas de sus negocios a través de la figura del diseño comunitario, siempre que cumplan los requisitos de novedad y carácter singular que exige el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RCD). Conviene advertir en este punto que a los diseños se les exige novedad mundial (artículos 4 y 5 RDC), pudiendo el mismo franquiciador destruir la novedad de su propio diseño si no lo registra antes de que transcurra un año desde el lanzamiento de la imagen comercial que pretende registrar (art. 7.2 b) RDC).

Sin embargo, los franquiciadores suelen preferir otro tipo de protección, como la que les otorga la marca tridimensional, principalmente por la duración de los derechos que, en el caso de las marcas puede ser ilimitada mientras que en el caso de los diseños registrados tiene una duración máxima de 25 años (artículo 12 RDC). No obstante, evidentemente, no cualquier tipo de establecimiento puede optar por esta vía de protección ya que para ello debe cumplir con los requisitos exigidos por la norma. Un ejemplo de marca tridimensional en este sentido lo constituye  el dibujo de las tiendas insignia de Apple que representa visualmente la disposición de un espacio de venta.

En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su resolución de 10 de julio de 2014 ha señalado que:

“la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas (…) ”.

Todo ello nos permite concluir estableciendo que podremos proteger el “trade dress” de nuestros establecimientos comerciales a través de la figura de la marca tridimensional siempre que nuestros establecimientos, al igual que ocurre con las tiendas Apple, disfruten de la suficiente distintividad como para ser consideradas una marca.

 

 

Si bien es cierto que, siempre nos quedará el recurso de acudir a la protección del diseño industrial, en cuyo caso debemos recordar solicitar el registro de la imagen comercial de nuestros locales antes del transcurso de un año desde el primer lanzamiento y, en todo caso, consultar previamente con especialistas en esta disciplina el camino a seguir para no acabar cayendo en la cuenta de que se ha perdido la oportunidad de protegerla.

En la mayoría de los países europeos y América del Norte se acepta el registro de este tipo de marcas, sin embargo, México denotaba un enorme rechazo en comparación con las oficinas dedicadas al cuidado de la Propiedad Intelectual.

De suma importancia es mencionar que, en México la protección de la imagen comercial puede funcionar como un “arma contra la piratería” debido a que, si bien es cierto cada uno de los productos o servicios susceptibles de protección cuentan con una identidad que los hace únicos, cada producto o servicio cuenta con características que permiten que el consumidor lo identifique y lo diferencie de otros productos que se encuentran en el comercio de forma inmediata sin realizar operaciones mentales subjetivas que lo hagan incurrir en el error.

En la misma línea en Colombia esta figura no se encuentra expresamente regulada en ninguna norma, por lo que su protección se ha enmarcado dentro del ámbito de la competencia desleal. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha afirmado que el trade dress se puede proteger a través de las acciones por competencia desleal, puesto que lo que se busca evitar son actos capaces de crear confusión respecto los elementos visuales de un producto o servicio.

En definitiva, trade dress es uno de los activos más importantes en las franquicias, razón por la cual en el momento de ingresar la solicitud de registro de marca no tradicional es importante tener en cuenta dos elementos relevantes: la funcionalidad y el carácter distintivo de la marca.