Sobre cómo el hecho de incorporar una marca renombrada a un signo no evita el riesgo de confusión

Dos sentencias de sumo interés

Recientemente, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado dos sentencias (de fecha 26 de marzo ambas) de sumo interés para el sector de la moda.  Se trata de los asuntos T-564/18 y T-653/18, en los que la cuestión jurídica fundamental a resolver era si el hecho de incorporar una marca renombrada a un signo marcario denominativo permite excluir el riesgo de confusión con una marca anterior ya registrada.  Adelantando la respuesta, diremos que esta controvertida cuestión se resuelve por el TGUE en sentido negativo, y albergando, por tanto, la duda razonable de que incluso en esos casos hay una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados. Veamos someramente cuáles fueron los hechos discutidos.

 

En el asunto T-654/18, se partía de la solicitud como marca de la Unión Europea (MUE) del signo figurativo «le sac 11» por parte de la sociedad italiana Giorgio Armani SpA, para bolsos y diversos artículos de marroquinería y viaje, y, además, para prendas de vestir.  El signo solicitado era el siguiente:

 

 

A dicha solicitud se opuso un anterior titular, sobre la base del riesgo de confusión con sus marcas denominativas «lesac», también registradas para idénticos productos de ropa, calzado, sombrerería y servicios de venta al por menor.  El signo opuesto era el siguiente:

 

La EUIPO estimó la oposición dando por buenos los argumentos esgrimidos por el anterior titular, que estaban basados en la elevada identidad denominativa y aplicativa.

 

En el asunto T-653/18, la misma sociedad italiana solicitó otra MUE con el mismo denominativo «le sac 11», pero añadiéndole esta vez la renombrada marca GIORGIO ARMANI, en una grafía claramente visible.  Los productos para los que se solicitó el signo eran básicamente los mismos que en el caso anterior.  El signo solicitado era el siguiente:

 

De nuevo, el anterior titular de las marcas «lesac» se opuso a la concesión del signo solicitado sobre idéntico argumento del riesgo de confusión entre los signos enfrentados, dada la identidad o similitud fonética y aplicativa (productos o servicios protegidos) existente entre ellos.  También en este otro asunto la EUIPO dio la razón al titular anterior oponente y por los mismos motivos.  Pero, en esta ocasión, la EUIPO añadió una sutil aunque relevante diferencia argumentativa: el hecho de incorporar una marca renombrada (GIORGIO ARMANI) al signo solicitado no permite excluir el riesgo de confusión alegado cuando existe un elevado grado de similitud respecto del resto de elementos denominativos analizados.

 

 

La sociedad italiana solicitante recurrió ambas decisiones ante el TGUE reproduciendo los argumentos ya expuestos en la fase administrativa.

 

 

El TGUE confirma el criterio sentado por la EUIPO.  De forma poco sorprendente, hemos de confesar, señala el Tribunal que la similitud aplicativa entre los signos enfrentados es de grado medio, y que, respecto a la comparación denominativa, la similitud es del todo evidente.  Es más: a pesar de que el elemento verbal de los signos se encuentre estilizado (es decir, con una grafía distinta), mantiene el Tribunal que el público pertinente percibe y fija su atención más en dicho elemento (denominativo) que en otros (gráficos o figurativos) que puedan componer la marca en conjunto.  Consecuentemente, concluye el Alto Tribunal, una similitud particularmente elevada a nivel fonético no queda desvirtuada o reducida de modo significativo por el hecho de añadir otro elemento gráfico/denominativo (particularmente, el número «11», el cual carece de significado intrínseco alguno), o incluso una marca renombrada.

 

Las consecuencias jurídicas que deben extraerse de estas dos decisiones son varias.

En primer lugar, el TGUE confirma una vieja doctrina jurisprudencial, según la cual en el examen comparativo entre marcas mixtas o figurativas que incorporen un elemento denominativo, a fin de determinar el riesgo de confusión ha de estarse sobre todo a dicho elemento.  Esta conclusión descansa en la evidencia comprobada empíricamente de que el consumidor medio se fija, a la hora de tomar una decisión de consumo basada en una marca, antes en la parte verbal del signo que en la gráfica.  En otras palabras, desde la perspectiva del recuerdo de consumo, viene antes a nuestra mente la palabra que el gráfico.  Por consiguiente, una primera recomendación a la hora de decidir comercialmente qué signo ha de adoptar una marca, es elegir mejor una marca formada por una denominación o conjunto de palabras, que una marca consistente en un gráfico o color.  Incluso en los casos de marcas mixtas o figurativas, es aconsejable hacer dominante la parte verbal del conjunto.

En segundo término, y lo más importante de todo, de la misma manera que una marca renombrada goza de una mayor protección respecto de otros signos idénticos o similares, con independencia del ámbito aplicativo, el Tribunal nos dice que el hecho de incorporar aquel tipo de marca (renombrada) a un signo (denominativo) que coincida con otro anterior no excluye el riesgo de confusión en su conjunto.  Esta es quizás la parte más controvertida de estas resoluciones, mas no podemos sino estar de acuerdo con el criterio sentado por el Alto Tribunal.

En efecto, debe partirse de la consolidada doctrina jurisprudencial, que fue recogida en su momento por el legislador (v. art. 6.1.b) y 34.2.b) de nuestra Ley de Marcas), según la cual el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.  En otras palabras, la confusión no solamente se produce cuando dos signos se parecen visualmente, sino también cuando existe la posibilidad de que uno de ellos sea asociado o vinculado al otro.  No es tanto una cuestión de que el consumidor se confunda, porque vea ante sí productos o servicios bajo una denominación parecida, sino que el concepto de confusión incluye la posibilidad de que ese consumidor (público relevante) pueda asociar (vincular) un signo a otro.  Y lo relevante de estas sentencias es que sienta la doctrina de que el hecho de que uno de esos signos sea renombrado, es decir, muy conocido por el público en general, no permite excluir per se el riesgo de asociación y, por tanto, el de confusión.

Esto es muy importante, porque en el sector de la moda suelen prevalecer marcas que coinciden con el nombre personal (civil) o con un seudónimo del titular, a las que acompañan otras menciones o elementos, ya sea denominativos o gráficos.  Así, debemos tener presente que si estos otros elementos añadidos al signo principal (nombre de la persona titular), coinciden o son similares a otras marcas anteriores, es muy probable que la oposición del anterior titular triunfe, cuando, además, existe una identidad aplicativa, y ello con independencia del grado de conocimiento que tenga el nombre personal en cuestión.

 

En este sentido, y en las circunstancias fácticas analizadas, el carácter renombrado de la marca no resulta necesariamente un elemento que ayude a distinguir el signo actual de otros anteriores con los que guarde un elevado paralelismo visual o fonético.  No se convierte en el elemento dominante del signo en su conjunto. Puede ser una condición suficiente, pero no necesaria.

 

Tampoco ayudaría a excluir el riesgo de confusión el hecho de emplear una grafía diferente, sea en términos cuantitativos (mayor tamaño), o en términos cualitativos (diferente tipo de letra o colores).  El TGUE asume que en el sector comercial de la moda las marcas se usan con diferentes configuraciones y que, por tanto, el consumidor está acostumbrado a percibirlas de diferente modo o con distinta visualización, pero recordando, en esencia, la denominación protegida (p.e. da igual cómo se escriba «Carolina Herrera», que lo que voy a recordar es precisamente ese nombre).  Esta consideración también debe tenerse muy presente, puesto que, en numerosas ocasiones, los diseñadores de marcas buscan distanciarse conceptualmente de otras simplemente utilizando tipos de grafía distintos, tarea y esfuerzo que puede revelarse como una operación fútil, desde el punto de vista jurídico.

Finalmente, una última enseñanza que debemos extraer de estas resoluciones es que siempre resulta altamente aconsejable, previo a solicitar una marca, conocer si existen signos anteriores con los que el solicitado pueda tener un riesgo de confusión.  Muchas veces se desdeña esta labor, precisamente basado en la idea de que, al partir de una marca renombrada, la Oficina de marcas pertinente va a evaluar dicho riesgo de forma negativa.  Las circunstancias nos enseñan que esa presunción está asentada sobre bases ciertamente poco seguras.