REGISTRO EN UK DE UNA MARCA DE MODA.

CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA MODA REGISTRAR SU MARCA COMERCIAL EN EL REINO UNIDO

 

Si quiere que la protección de su marca se extienda a este territorio, existen actualmente dos vías: solicitarlo directamente a la oficina de marcas de Reino Unido (UKIPO) o solicitar un registro internacional a través del Protocolo de Madrid.

Si quieres saber sobre la protección de los diseños en UK y las consecuencias del Brexit, clic aquí.

Para solicitar su registro ante la UKIPO, primero debe comprobar que la marca cumple con los requisitos exigidos en el Trade Mark Act 1994 («TMA»). A pesar de la clara influencia europea que existe en la normativa de marcas inglesa, existen diferencias en cuanto al proceso de registro y plazos, que se deben tener en cuenta.

 

1. SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA EN UK.

 

 

En primer lugar, la marca puede consistir en palabras (incluidos los nombres personales), diseños, letras, números, colores, sonidos, la forma de los productos, o una combinación de los anteriores. Además, como regla general, la marca debe ser única, estar representada de manera clara y precisa, y debe poder distinguir sus productos o servicios de los de otras empresas. También es importante evitar incurrir en motivos absolutos y relativos de denegación en los que se puede basar la UKIPO para denegar el registro de su marca.

 

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS ABSOLUTOS DE DENEGACIÓN PARA REGISTRAR UNA MARCA?

Que la marca sea común, no distintiva, descriptiva de los productos y servicios en cuestión, no se ha representado de manera clara y precisa, es contraria a la moralidad, es engañosa, está prohibida por ley, la solicitud se ha realizado de mala fe o consiste o contiene emblemas protegidos (banderas o sellos).

 

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS RELATIVOS DE DENEGACIÓN PARA REGISTRAR UNA MARCA?

Que el signo solicitado sea idéntico a una marca anterior registrada para productos o servicios idénticos y:

– exista riesgo de confusión por parte del consumidor medio; o

– se aproveche injustamente de la reputación de la marca anterior.

 

El siguiente paso antes de presentar la solicitud de registro de su marca, es hacer una búsqueda exhaustiva en la base de datos de marcas de la UKIPO y de la UE, para comprobar si un tercero ha registrado antes una marca idéntica o similar para productos o servicios iguales o similares. La consulta en el registro de la UE es todavía importante ya que si hay solicitudes de la UE que estuvieran pendientes de registro el 1 de enero de 2021, estas tienen prioridad sobre su solicitud.

Cuando haya elegido y buscado su marca, el paso siguiente es presentar la solicitud, mencionando los datos del solicitante y una descripción de la marca. Las marcas deben presentarse de manera clara, precisa y fácilmente accesible al público y a las autoridades pertinentes. Las directrices a seguir para la representación de la marca, dependerá según esta sea denominativa, figurativa, 3D, de color, multimedia, o de otro tipo.

En la solicitud de registro también se debe identificar las clases y los productos o servicios dentro de cada clase, para las que desea registrar la marca. Por ejemplo, una empresa de la industria de la moda estará interesada en solicitar la clase 25 del sistema de Clasificación de Niza, que incluye prendas de vestir, calzado y sombrerería. Por último, si se quiere reclamar fecha de prioridad, esta debe indicarse en la misma solicitud.

 

2. EXAMEN DE LA SOLICITUD POR LA UKIPO.

 

Una vez que la UKIPO la acepta, se somete a exámenes formales y sustantivos, para analizar si en la marca concurren uno o varios de los defectos absolutos o relativos antes mencionados, y que provocarían la denegación de su registro. Después del primer examen, en el caso de concurrir motivos absolutos el Tribunal los detalla en un informe, al que el solicitante debe responder antes de dos meses. Si la solicitud es aprobada en esta primera etapa, se publica en “the trade mark journal” durante dos meses, para que terceros puedan oponerse por motivos relativos.

 

 

3. REGISTRO OFICIAL U OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

 

Una vez transcurrido este plazo sin que exista oposición, la marca se registrará oficialmente. Si por el contrario, existe oposición de tercero, el solicitante puede defender y argumentar los mismos o llegar a un acuerdo con la parte contraria.

 

ALGUNOS LITIGIOS SOBRE REGISTRO DE MARCA EN UK  DE FASHION LAW O DERECHO DE LA MODA.

 

1. LITIGIO PUMA-NIKE POR EL REGISTRO DE LA MARCA FOOTWARE.

Un ejemplo reciente de intento de oposición de registro por motivos absolutos, es el litigio entre Puma y Nike.

Puma presentó una oposición a la solicitud de marca «footware» presentada por Nike ante la UKIPO en marzo de 2019, argumentando que la marca es un término descriptivo para los productos en cuestión y una «combinación obvia» de las palabras «footwear» y «hardware» o «software». Sin embargo, la UKIPO ha rechazado este argumento, declarando que la marca no es descriptiva en relación con los productos y servicios. Esta decisión ha sido apelada recientemente por Puma ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

 

2. LITIGIO MADEME COCO- COCO CHANEL

Otro ejemplo reciente de intento de oposición de registro por motivos relativos, es el litigio entre la marca comercial «MadameCoco» y “Coco Mademoiselle” de Chanel. “MadameCoco” solicitó su registro de marca en Reino Unido para venta minorista de productos y servicios de manicura, pedicura, afeitado, cepillos y peines, entre otros. Chanel se opuso al registro, argumentando que la marca es demasiado similar a la suya y para productos similares (cuidado de la piel y cabello, incluidos jabones y perfumes). Además, argumentó el nombre de la marca es muy similar porque ambas consisten en el elemento “Coco” y una palabra de identificación femenina francesa. Esto, unido a su reputación conocida, daría lugar a confusión por parte del consumidor.

La UKIPO desestimó la oposición de Chanel y sostuvo que el riesgo de confusión del consumidor es relativamente bajo y tampoco afectaría a su reputación, ya que “MADAME” y “MADEMOISELLE” son palabras diferentes, así como los productos que ofrecen cada una.

3. LITIGIO SAUVAGE DIOR- PRETTY SAVAGE.

Un último ejemplo reciente es el litigio de la marca “Sauvage” de Dior contra la marca comercial «Pretty Savage». Dior inició una oposición contra la solicitud de registro de la marca «Pretty Savage» para su uso en jabones, productos para el cuidado del cabello y exfoliantes, por ser demasiado similar a su marca de cosméticos. Argumentó que las marcas de las partes son similares y sus productos son idénticos o similares, de modo que existe riesgo de confusión y se beneficia de la reputación de su marca.

La UKIPO determinó que el nivel requerido de confusión y el riesgo de asociación no están presentes, argumentó que “Pretty Savage» son dos palabras en inglés frente a “Sauvage” que es una palabra en francés, y por tanto, la diferencia es tal que no habría confusión directa, incluso si se utilizan para productos similares. En general, si nadie se opone, el proceso de registro ante la UKIPO tarda entre 3 y 5 meses.

 

4. LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE LA MARCA EN UK

Una vez registrada, la protección se extiende a Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la Isla de Man, y los derechos del titular sobre la marca entrarán en vigor desde la fecha de presentación de registro. El registro tendrá una duración de 10 años a partir de la fecha de solicitud y se puede renovar indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años. ¿Cómo se renueva? Enviando el formulario TM11 a la UKIPO seis meses antes de la fecha de vencimiento.

Una vez que haya completado el proceso de solicitud y se le otorgue un registro de marca, las responsabilidades de los titulares no terminan.

Es importante:

– Hacer un uso genuino de la marca. Si no ha hecho un uso genuino de la marca durante los 5 años posteriores al registro, se arriesga a que sea revocada por un tercero. – Su marca se convertirá en un activo valioso, con la posibilidad de venderla o licenciarla.

– Proteger su marca y emprender acciones legales contra cualquier tercero que la use sin su permiso o intente falsificarla, ya que esta va a reflejar la personalidad de su negocio y sus diseños.

 

5. ¿CÓMO DEFENDER TU MARCA INSCRITA EN EL REINO UNIDO ANTE UN INFRACTOR?

Las autoridades competentes en Reino Unido en materia de marcas son: la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido “UKIPO”, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, el Tribunal de Sesión de Escocia y el Tribunal Superior de Irlanda del Norte. Para obtener más información sobre si su marca cumple los requisitos para que su registro sea aceptado en la UKIPO, puede obtener información detallada al respecto en el portal UKIPO