La protección de marcas en Italia

¿CÓMO SE PROTEGEN LAS MARCAS EN ITALIA? PROTECCIÓN MARCARIA.

 

En esta entrada conocerás el marco jurídico para la protección de una marca en Italia así como las distintas clases de marcas que pueden encontrar en la República italiana, no olvides ir a la sección de noticias donde encontrarás muchas entradas sobre derecho marcario y la protección legal de éstas.

 

El marco legislativo para la protección de marcas.

 

Hablar de protección de marcas en Italia significa identificar y aplicar, dependiendo de las circunstancias concreta de cada negocio específicos, las normas y las reglas más adecuada según los distintos sistemas, entre sí complementarios, de la marca de la Unión europea, de la marca nacional italiana y de las marcas internacionales que designan o bien a la Unión europea misma o a Italia.

En este contexto parece inmediatamente claro que el conjunto de normas aplicables se encuentran tanto en la legislación Unitaria, es decir en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2017/1001 “RMUE”) y en la Directiva de marcas (Directiva (UE) 2015/2436 “DM”), como en los actos del legislador nacional que dictan las reglas internas e implementan aquellas del legislador de la Unión en el marco de la jurisdicción italiana.

A este respecto cabe mencionar que precisamente el pasado 9 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor el Decreto de modificación (Decreto ministerial de 1 de junio de 2021, n. 119) del Reglamento para la ejecución (Decreto Legislativo de 13 de enero de 2010, n. 33) del Código de la Propiedad Industrial (Decreto Legislativo de 10 de febrero de 2005, n. 30), que reúne – entre otros derechos de propiedad industrial – la disciplina de la protección de las marcas nacionales e internacionales que tienen efectos en Italia.

El antedicho Decreto de modificación representa la última acta para llevar a cabo los cambios necesarios en tema de protección de marcas en Italia tras la implementación hace un par de años de la Directiva de Marcas a través del Decreto Legislativo 20 de febrero de 2019, n. 15. Así, se ha venido armonizando la legislación de marcas en Italia a las legislaciones de los otros Estados miembros de la Unión europea y uniformando dichas reglas a las que regulan la protección de la marca de la Unión.

Las principales novedades para proteger las marcas en Italia

 

Sin duda alguna no es tarea fácil resumir entre pocas líneas las modificaciones que el Código de la Propiedad Industrial (“CPI”) y, en última instancia, su Reglamento de ejecución han incorporado tras el tsunami levantado por la reforma de marcas en la Unión Europea (tanto a raíz del RMUE y correspondientes reglamentos de ejecución como de la DM).

Entre las nuevas disposiciones de derecho sustancial, procedimental y procesal seguramente cabe mencionar las que regulan los aspectos de la protección de marcas que más bien afectan a las marcas nacionales y en concreto: a la nueva definición de marca, a los consiguientes tipos de marcas que expresamente pueden protegerse y a las categorías en las que las marcas pueden dividirse.

La nueva definición de marca.

 

Según reportado en el RMUE, la DM y las demás legislaciones europeas de marcas, también el artículo 7 CPI establece que cualquier signo puede registrarse como marca, por ejemplo  las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, los números, los sonidos, la forma de un producto o de su envase, las combinaciones o las tonalidades de colores, siempre que dichos signos puedan:

1. Distinguir los productos y servicios de una empresa de aquellos de otras empresas; y
2. Estar representados en el Registro de marcas de tal manera que las autoridades y el público en general puedan determinar con claridad y precisión el objeto de la protección otorgada al titular de la marca.

En efecto, el legislador italiano ha tenido que actualizar su orientación, eliminando el requisito de la representación gráfica de los signos susceptibles de ser registrados como marcas, para permitir el depósito y el registro de nuevos tipos de marcas – como las marcas de colores, sonoras, multimedia y de combinación de imágenes – facilitados por el empleo de herramientas tecnológicas novedosas.

Ahora bien, la representación de los signos que se pretenden proteger como marcas también constituye uno de los requisitos formales de las solicitudes de marcas al amparo del artículo 157 CPI. En este sentido, la doctrina italiana relevante ha tenido ocasión de subrayar que aunque cualquier forma de representación debería ser necesaria para alcanzar el registro de marca no todas formas serían suficiente para dicho resultado^[1].

Los tipos de marcas y las marcas no tradicionales.

En conformidad con el considerando 13 DM y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/626 del RMUE, únicamente las formas que ofrezcan una representación del signo clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva serán las formas admitidas para proteger las marcas en Italia.

Así, encuentran su razón de ser algunas observaciones de la doctrina relevante acerca de las dificultades de trasladar en la práctica concreta cada uno de los antedichos criterios a la hora de representar los signos, cuya protección de marcas se quiere solicitar, en dependencia del objeto de la protección de las mismas marcas no tradicionales.

A título ilustrativo, por un lado, las marcas de color necesitan de la indicación de un código de identificación generalmente reconocido para que puedan registrarse ante la Oficina de marcas italiana. Por otro lado, anteriormente a la reforma dictada por la DM, las marcas sonoras podían alcanzar el registro en Italia mientras tanto que los sonidos fueran representados  gráficamente – requisito hoy en día innecesario – no siendo suficiente la aportación de un grabado de los mismos por parte del solicitante de la marca.

Al mismo tiempo, en Italia se sigue debatiendo sobre si las marcas olfativas puedan cumplir con los criterios de representación de marca, sobre todo los de claridad, precisión, duración y objetividad, negando en principio la registrabilidad de dichas marcas por límites técnicos que impiden la apreciación de los antedichos criterios.

 

Dicho lo anterior, no sorprende que el Decreto de modificación – mencionado al principio del presente artículo – haya recién introducido en el Reglamento de ejecución del CPI algunas reglas específicas a fin de aclarar la forma de solicitar las marcas no tradicionales, a falta del requisito de la representación gráfica. Dichas reglas en mayoría se solapan a las previsiones reportadas por el artículo 3 del Reglamento de ejecución del RMUE, en relación con las marcas (de):

• Denominativas;
• Figurativas;
• Tridimensionales;
• Posición;
• Patron;
• Color (tanto de un solo color como de una combinación de colores);
• Sonora;
• Movimiento;
• Multimedia;

Independientemente de que el objeto de la marca no tradicional se encuentre en alguno o ninguno de los tipos de marcas arriba reportados, el Decreto de modificación reconoce la posibilidad de añadir una descripción del antedicho objeto (e.g. descripción de la tipología de sonido para las marcas sonoras) como cláusula de cierre para cumplir con los criterios de representación de las marcas.

Sin embargo para algunas marcas no tradicionales extremadamente novedosas, así como las marcas de Movimiento, Multimedia e Holograma, deberán observarse ulteriores disposiciones sobre su correspondiente representación en el Registro, expresadas por decreto del Presidente de la Oficina de marcas italiana (depósito de archivos en formato JPEG, MP4, etc.).

Aun así, pese a las peculiaridades de las prácticas nacionales – que de vez en cuando pueden afectar a las estrategias de protección de las marcas a nivel de Estado miembro – tanto la doctrina como la jurisprudencia italianas acuerdan reconocer la superioridad del derecho de la Unión^[2]. En este sentido, a la hora de interpretar y aplicar las normas introducidas en el ordenamiento nacional tras las reformas Unitarias, se requiere también promover la adaptación de las prácticas administrativas y jurídicas a los principios de derecho establecidos en las decisiones de los juzgados de la Unión.

 

Las categorías de marcas en Italia.

 

Dependiendo de la titularidad y de la función específica de los signos registrados como marcas, en Italia es posible clasificar cada marca en tres (3) categorías principales, según se trate de una marca:

• Individual

En esta categoría caben todas aquellas marcas solicitadas, registradas y/o utilizadas por una persona física o jurídica como indicación del origen comercial de su propios productos y/o servicios de a fin de distinguirlos de los productos y/o servicios de otros emprendedores o empresas. Como ha venido estableciendo la jurisprudencia de la Unión europea, en Italia además de la antedicha función esencial, las marcas individuales desempeñan el papel de signos finalizados a garantizar la calidad de los productos y/o servicios reivindicados, o las de comunicación, inversión o publicidad.

• Colectiva

Las personas jurídicas de Derecho público y las asociaciones de categoría de fabricantes, productores, prestadores de servicios o vendedores – excluidas las sociedades – pueden adquirir la titularidad de las marcas colectivas.  Precisamente a raíz de su carácter de marcas de categoría, estas cumplen la función de dar fe del origen, la calidad de los productos y/o servicios específicos, tal y como se establece a través del reglamento de uso de las marcas colectivas a la hora de depositarlas para su registro ante la Oficina de marcas italiana.

• De Certificación

La regulación de las marcas de certificación al amparo del CPI tras las reforma de marcas es prácticamente idéntica a la de las marcas colectivas pese a la identificación de los legitimados a adquirir la calidad de titulares de dichas marcas, es decir: las personas físicas o jurídicas, incluidas las instituciones, autoridades y órganos, que, según el artículo 11 bis CPI:

(i) deben estar acreditados de acuerdo con la legislación vigente en materia de certificación; y además

(ii) no ejerzan una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado por las marcas en análisis sino que además.

Además, el Decreto del 30 de abril de 2019 no. 34 ha introducido expresamente en el artículo 11 ter CPI la disciplina para la protección de las marcas históricas de interés nacional a fin de proteger y fortalecer el Made in Italy, es decir aquellos productos italianos de especial tradición empresarial en Italia.

En concreto, pueden beneficiar de las marcas históricas sólo los titulares o licenciatarios de marcas registradas por al menos cincuenta años o cuyo uso continuado por al menos cincuenta años puede ser comprobado, siempre que dichas marcas identifican productos o servicios sean producidos por e una empresa italiana de de excelencia históricamente vinculada al territorio nacional.

Únicamente las empresas que han registrado sus propias marcas en el Registro especial de las marcas históricas, pueden también utilizar para fines comerciales y promocionales las marcas históricas creadas por el Ministerio del Desarrollo Económico (MiSE), según los criterios establecidos por el mismo Ministerio.

^[1] “Comentario breve a las leyes sobre la Propiedad Industrial, Intelectual y la Competencia en el mercado”, C.L. Ubertazzi, 7° edición, 2019, Collana Breviaria Iuris, Wolters Kluwer – CEDAM,  art. 7-28 y 156 CPI.

^[2] Ut supra.